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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – CCJ
DEPARTAMENTO DE DIREITO – DIR
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – CPGD
PROGRAMA DE MESTRADO
FABÍOLA WÜST ZIBETTI
A TITULARIDADE SOBRE OS BENS IMATERIAIS
Florianópolis
Março, 2008
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2
Fabíola Wüst Zibetti
A TITULARIDADE SOBRE OS BENS IMATERIAIS
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
graduação em Direito da Universidade
Federal de Santa Catarina como requisito à
obtenção do título de Mestre em Direito, área
de concentração em Relações Internacionais.
Orientador: Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel
Florianópolis
Março, 2008
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3
Autora: Fabíola Wüst Zibetti
Título: A titularidade sobre os bens imateriais
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
graduação em Direito da Universidade
Federal de Santa Catarina como requisito à
obtenção do título de Mestre em Direito, área
de concentração em Relações Internacionais,
e aprovada em sua versão final na forma
prevista no Regimento no CPGD/UFSC.
Florianópolis (SC), 24 de março de 2008.
________________________________________________
Dr. Luiz Otávio Pimentel (CPGD/UFSC)
Professor Orientador
___________________________________________
Prof. Dr. Antônio Carlos Wolkmer (CPGD/UFSC)
Coordenador do Curso
4
Autora: Fabíola Wüst Zibetti
Título: A titularidade sobre os bens imateriais
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
graduação em Direito da Universidade
Federal de Santa Catarina como requisito à
obtenção do título de Mestre em Direito, área
de concentração em Relações Internacionais,
e aprovada pela banca examinadora
composta pelos professores abaixo assinados.
Florianópolis (SC), 24 de março de 2008.
___________________________________________
Dr. Luiz Otávio Pimentel
Universidade Federal de Santa Catarina
___________________________________________
José Isaac Pilati
Universidade Federal de Santa Catarina
___________________________________________
Dr. Jorge Alberto Kors
Universidad de Buenos Aires
5
RESUMO
Com a globalização e a ampliação da regulamentação internacional e nacional dos direitos de
propriedade intelectual, foram surgindo uma série de novos bens imateriais. No Brasil, o
histórico das leis regulando esses direitos é marcado pelo Alvará de 1809. Desde essa data até
o período atual, especialmente após a adesão do Brasil ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, em 1994, a legislação sofreu inúmeras
modificações, estendendo o escopo de proteção desses direitos. Nesse sentido, ampliou-se aos
tipos de bens imateriais protegidos pelos direitos de propriedade intelectual, bem como os
sujeitos que podem ser titulares desses bens. Essas mudanças não ocorreram apenas no Brasil,
mas em todo o âmbito internacional. Nesse cenário, surge à indagação sobre a qual se dedica
este trabalho: Quem pode ser titular dos bens imateriais? Esta questão relaciona-se à
problemática crescente que norteia as relações entre sujeitos em matéria de propriedade
intelectual, envolvendo os mais distintos setores, tais como empresas do setor privado,
entidades do setor público, pessoas físicas, empregados e empregadores. Diante disso, como
objetivo central da presente pesquisa realiza-se uma análise da titularidade sobre os bens
imateriais, no âmbito da propriedade intelectual. Este estudo é desenvolvido, a partir da
perspectiva do sujeito, em relação a vários bens imateriais. Em particular, ele se dedica à
titularidade das obras literárias, científicas e artísticas, dos artistas intérpretes e executantes,
dos fonogramas, da radiodifusão, dos programas de computador, das invenções, dos modelos
de utilidade, dos desenhos industriais, das cultivares e das marcas.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO INTERNACIONAL; DIREITO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL; TITULARIDADE DE DIREITOS; BENS IMATERIAIS.
6
RESUMEN
Con la globalización y la ampliación de la reglamentación internacional y nacional de los
derechos de propiedad intelectual, han surgido una serie de nuevos bienes inmateriales. En
Brasil, el histórico de las leyes reglando esos derechos es marcado por e Alvará de 1809.
Desde esa fecha hasta el período actual, especialmente después de la adhesión de Brasil al
Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio,
en 1994, la legislación he pasado por muchas modificaciones, extendiendo la protección de
esos derechos. En eso sentido, se ha ampliado los tipos de bienes inmateriales protegidos por
los derechos de propiedad intelectual, así como los sujetos que pueden ser titulares de esos
bienes. Esas mudanzas no han ocurrido solamente en Brasil pero en todo el ámbito. En eso
escenario, surge la indagación sobre la cual dedicase esta investigación: ¿Quién puede ser
titular de los bienes inmateriales? Esta cuestión se relaciona a la problemática creciente que
nortea las relaciones entre sujetos en materia de propiedad intelectual, involucrando los más
distintos sectores, tales como empresas del sector privado, entidades del sector público,
personas físicas, empleados y empleadores. Ante esas consideraciones, cómo objetivo central
de la presente investigación, se realiza un análisis de la titularidad sobre los bienes
inmateriales, en el ámbito de la propiedad intelectual. Esto estudio se desarrolla a partir de la
perspectiva del sujeto, en relación a varios bienes inmateriales. En particular, dedica-se a la
titularidad de las obras literarias, científicas e artísticas, de los artistas intérpretes e
ejecutantes, los fonogramas, la radiodifusión, los programas de ordenador, las invenciones,
los modelos de utilidad, los diseños industriales, las obtenciones vegetales y las marcas.
PALABRAS-CLAVE: DERECHO INTERNACIONAL; DERECHO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL; TITULARIDAD DE DERECHOS; BIENES INMATERIALES.
7
AGRADECIMENTOS
Aos meus pais, Geraldo e Solange, e irmãos, Marcus, Marcelo e André pelo carinho,
compreensão, e pelo apoio incondicional em todos os momentos;
Ao professor Dr. Luiz Otávio Pimentel, pela orientação, paciência e amizade, pelos
ensinamentos, oportunidades acadêmicas proporcionadas e, em especial, pelo incentivo para o
desenvolvimento deste estudo;
Ao professor Dr. Welber Oliveira Barral, pelas experiências e conhecimentos compartilhados,
pelas oportunidades e pelo estímulo constante;
À Universidade Federal de Santa Catarina e ao Curso de Pós-Graduação em Direito, na
pessoa do seu coordenador, professor Dr. Antônio Carlos Wolkmer, aos professores Dr. Arno
Dal Ri Júnior, Dr. Fernando Seabra, Dr. Marcos Wachowicz, Dra. Olga Maria Boschi Aguiar
de Oliveira, Dr. Orides Mezzaroba, Dr. Paulo Freire Vieira, e aos demais professores, que
comigo compartilharam esta jornada, pelos ensinamentos, estímulo e contribuições para meu
estudo;
Ao Departamento de Propriedade Intelectual, ao Núcleo de Inovação, às Pró-Reitorias de
Pesquisa e de Pós-Graduação, da UFSC, na pessoa dos professores e técnicos do pelo apoio,
confiança e incentivo durante meu período de estudos e pesquisas;
À Universidade de Buenos Aires e ao Centro de Estudos Interdisciplinares de Direito
Industrial e Econômico, na pessoa dos professores Dr. Carlos M. Correa, Dra. Sandra C.
Negro, Dra. Delia Lipszyc, Dr. Mariano Genovesi, Dr. Salvador D. Bergel, pelos preciosos
ensinamentos e pelo acolhimento durante meu período de estudos em Buenos Aires;
Aos professores Dr. José Isaac Pilati, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Dr. Jorge
Alberto Kors, da Universidade de Buenos Aires, membros da banca da defesa desta
dissertação, pelas excelentes contribuições, de grande relevância para este trabalho;
Aos coordenadores do Projeto CAPG/BA (Direito do Comércio Internacional e Promoção do
Desenvolvimento), professores Dr. Welber O. Barral, no Brasil, e Dr. Carlos M. Correa, na
Argentina, pela oportunidade de participar do projeto e desenvolver parte de meu estudo neste
âmbito;
8
Ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial da Argentina, na pessoa do Dr. Hernán
Gaona, Diretor de Marcas, pela receptividade e inúmeras informações prestadas, bem como
pelo auxílio e colaboração com esta pesquisa;
Ao Escritório Europeu de Patentes, na pessoa do Dr. Manuel Desantes, por compartilhar um
pouco de sua vasta experiência e proporcionar informações que foram de importante subsídio
para o desenvolvimento desta pesquisa;
A todos os participantes e instituições apoiadoras do Projeto PLATIC (Plataforma de
Tecnologia da Informação e Comunicação de Santa Catarina), pelas experiências e
conhecimentos compartilhados;
A meus amigos, por estarem presentes nos momentos certos e me apoiarem das mais diversas
formas, Aluizia Cadori, Bruno L. Câmara Carrá, Carolina Munhoz, Cintia Libischoff, Cristina
Canova, Eduardo Carvalho, Eveline Brigido, Juliana Domingues, Juliane Morando, Karla
Fonseca, Kelly L. Bruch, Luciane O. Ferreira, Luciano da Silva, Mônica Guise, Mônica
Buttow, Nilton César Flores, Patrícia Areas, Priscilla Maria César, Tônia e Joaquim de Mira,
Sônia, Letícia e Tiago Frères; e em especial, a minha colega e amiga Michele Copetti, pela
amizade, paciência, compreensão, bem como pelos momentos de trabalho que
compartilhamos e pelas contribuições para o desenvolvimento deste trabalho;
A todos aqueles, amigos e colegas, ainda que não citados, contribuíram direta ou
indiretamente para a realização dessa pesquisa;
À CAPES, pelo auxílio financeiro que viabilizou minha dedicação a pesquisa e a missão de
estudos que realizei na Argentina, no âmbito do Projeto CAPG/BA (Direito do Comércio
Internacional e Promoção do Desenvolvimento).
9
SUMÁRIO
RESUMO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6
AGRADECIMENTOS --------------------------------------------------------------------------------- 7
SUMÁRIO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9
INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 13
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES NO ESTUDO DA TITULARIDADE
SOBRE OS BENS IMATERIAIS ------------------------------------------------------------------ 17
1.1 A TITULARIDADE DOS BENS IMATERIAIS --------------------------------------------------- 17
1.2 OS BENS IMATERIAIS NO ÂMBITO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL -- 20
1.2.1 O ordenamento jurídico internacional e o brasileiro ----------------------------------- 20
1.2.2 O objeto do direito -------------------------------------------------------------------------- 22
1.2.3 O modo de aquisição dos direitos --------------------------------------------------------- 23
1.2.4 Os sujeitos de direitos e titularidade sobre o bem imaterial --------------------------- 23
1.3 M
ETODOLOGIA DA PESQUISA ---------------------------------------------------------------- 25
2 A TITULARIDADE SOBRE BENS PROTEGIDOS POR DIREITOS AUTORAIS
E PROGRAMA DE COMPUTADOR ------------------------------------------------------------ 26
2.1 O
S DIREITOS AUTORAIS: OS DIREITOS DE AUTOR ----------------------------------------- 26
2.1.1 O objeto do direito de autor --------------------------------------------------------------- 26
2.1.2 O modo de aquisição dos direitos de autor ---------------------------------------------- 29
2.1.3 A titularidade de direitos sobre as obras literárias, artísticas e científicas de autoria
singular ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31
2.1.3.1 Os sujeitos de direitos: autoria e titularidade -------------------------------------- 31
2.1.3.2 A titularidade do autor --------------------------------------------------------------- 36
2.1.3.3 A titularidade de criação realizada por empregado ou prestador de serviços - 40
2.1.3.4 A transferência da obra literária, científica ou artística -------------------------- 44
2.1.3.5 A titularidade do cessionário -------------------------------------------------------- 45
2.1.3.6 O licenciado e a titularidade --------------------------------------------------------- 46
10
2.1.3.7 A desapropriação e a titularidade --------------------------------------------------- 47
2.1.3.8 A titularidade dos sucessores -------------------------------------------------------- 48
2.1.3.9 A co-titularidade ---------------------------------------------------------------------- 49
2.1.4 A titularidade de direitos sobre a obra derivada ---------------------------------------- 50
2.1.4.1 Os sujeitos de direitos ---------------------------------------------------------------- 51
2.1.4.2 A titularidade do autor de criação derivada de obra em domínio público ----- 52
2.1.4.3 A titularidade do autor de criação derivada de obra protegida ------------------ 53
2.1.4.4 A titularidade do cessionário -------------------------------------------------------- 55
2.1.4.5 O licenciado e a titularidade da obra derivada ------------------------------------ 56
2.1.4.6 A titularidade do sucessor ----------------------------------------------------------- 57
2.1.4.7 A co-titularidade da obra derivada ------------------------------------------------- 57
2.1.5 A titularidade de direitos sobre as criações de autoria plural: obra em co-autoria - 58
2.1.5.1 Os sujeitos de direitos ---------------------------------------------------------------- 59
2.1.5.2 A co-titularidade ---------------------------------------------------------------------- 61
2.1.6 A titularidade de direitos sobre as criações de autoria plural: obra coletiva -------- 64
2.1.6.1 Os sujeitos de direitos ---------------------------------------------------------------- 64
2.1.6.2 A titularidade do organizador ------------------------------------------------------- 65
2.1.6.3 A titularidade dos autores de contribuições individuais ------------------------- 68
2.1.7 A titularidade de direitos sobre a obra audiovisual ------------------------------------- 69
2.1.7.1 Os sujeitos de direitos ---------------------------------------------------------------- 70
2.1.7.2 A co-titularidade dos co-autores da obra audiovisual ---------------------------- 71
2.1.7.3 O produtor de obra audiovisual ----------------------------------------------------- 72
2.1.7.4 A titularidade dos autores de contribuições individuais ------------------------- 73
2.2 OS DIREITOS AUTORAIS: OS DIREITOS CONEXOS ---------------------------------------- 73
2.2.1 Os artistas intérpretes e executantes ------------------------------------------------------ 74
2.2.1.1 Os sujeitos de direitos ---------------------------------------------------------------- 74
2.2.1.2 A titularidade os dos artistas intérpretes e executantes -------------------------- 75
2.2.2 Os fonogramas ------------------------------------------------------------------------------ 76
2.2.2.1 Os sujeitos de direitos ---------------------------------------------------------------- 76
2.2.2.2 A titularidade do produtor de fonogramas ----------------------------------------- 77
2.2.3 A radiodifusão ------------------------------------------------------------------------------- 77
2.2.3.1 Os sujeitos de direitos ---------------------------------------------------------------- 78
2.2.3.2 Titularidade dos organismos de radiodifusão ------------------------------------- 79
11
2.3 O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR ------ 80
2.3.1 O objeto do direito -------------------------------------------------------------------------- 81
2.3.2 O modo de aquisição de direitos ---------------------------------------------------------- 82
2.3.2.1 Os sujeitos de direitos ---------------------------------------------------------------- 83
2.3.2.2 A titularidade do autor de programa de computador ----------------------------- 85
2.3.2.3 A titularidade do autor de derivação de programa de computador ------------- 86
2.3.2.4 Programa de computador como obra coletiva ------------------------------------- 87
2.3.2.5 A titularidade do programa de computador criado por empregado ou prestador
de serviço ------------------------------------------------------------------------------------------ 88
2.3.2.6 A titularidade do cessionário -------------------------------------------------------- 91
2.3.2.7 O licenciado e a titularidade --------------------------------------------------------- 92
2.3.2.8 A co-titularidade sobre o programa de computador ------------------------------ 93
3 A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE INVENÇÃO, MODELO DE
UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL E CULTIVAR ------------------------------------ 96
3.1 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE PATENTE --------------------------------- 96
3.1.1 O objeto do direito: invenção e modelo de utilidade ----------------------------------- 97
3.1.2 O modo de aquisição de direitos ---------------------------------------------------------- 98
3.1.3 A titularidade de direitos sobre invenção ou modelo de utilidade ------------------- 101
3.1.3.1 Os sujeitos de direitos --------------------------------------------------------------- 101
3.1.3.2 A titularidade do autor do invento ------------------------------------------------- 104
3.1.3.3 A titularidade de invento realizado por empregado ou prestador de serviço - 107
3.1.3.4 A titularidade de invento realizado por sócio de empresa ---------------------- 114
3.1.3.5 A titularidade do cessionário ------------------------------------------------------- 115
3.1.3.6 O licenciado e a titularidade da invenção ou modelo de utilidade------------- 116
3.1.3.7 A desapropriação e as patentes de interesse nacional --------------------------- 118
3.1.3.8 A titularidade do sucessor ---------------------------------------------------------- 119
3.1.3.9 A co-titularidade de direitos -------------------------------------------------------- 120
3.2 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL 123
3.2.1 O objeto do direito ------------------------------------------------------------------------- 123
3.2.2 O modo de aquisição de direitos --------------------------------------------------------- 124
3.2.3 A titularidade de direitos sobre desenho industrial ------------------------------------ 126
3.3 O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE CERTIFICADO DE CULTIVAR ------- 127
12
3.3.1 O objeto do direito ------------------------------------------------------------------------- 128
3.3.2 O modo de aquisição de direitos --------------------------------------------------------- 130
3.3.3 A titularidade sobre cultivar -------------------------------------------------------------- 131
3.3.3.1 Os sujeitos de direitos --------------------------------------------------------------- 131
3.3.3.2 A titularidade do melhorista-obtentor --------------------------------------------- 134
3.3.3.3 A titularidade de cultivar obtida por melhorista na relação de trabalho ou de
prestação de serviços ---------------------------------------------------------------------------- 134
3.3.3.4 A titularidade do cessionário ------------------------------------------------------- 136
3.3.3.5 O licenciado e a titularidade da cultivar ------------------------------------------ 136
3.3.3.6 A desapropriação e o uso público restrito ---------------------------------------- 137
3.3.3.7 A titularidade do sucessor ---------------------------------------------------------- 137
3.3.3.8 A co-titularidade --------------------------------------------------------------------- 138
4 A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE AS MARCAS -------------------------- 139
4.1 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MARCA REGISTRADA ------------------ 139
4.1.1 O objeto do direito ------------------------------------------------------------------------- 139
4.1.2 O modo de aquisição de direitos --------------------------------------------------------- 142
4.1.3 A titularidade de direitos sobre marca de produto ou de serviço -------------------- 147
4.1.3.1 Os sujeitos de direitos --------------------------------------------------------------- 147
4.1.3.2 A titularidade de marca de produto ou serviço ----------------------------------- 150
4.1.3.3 A titularidade do cessionário ------------------------------------------------------- 153
4.1.3.4 O licenciado e a titularidade da marca -------------------------------------------- 156
4.1.3.5 A titularidade do sucessor societário ---------------------------------------------- 157
4.1.3.6 A titularidade do sucessor da pessoa natural ------------------------------------- 159
4.1.3.7 A co-titularidade de marcas -------------------------------------------------------- 160
4.1.4 A titularidade de direitos sobre marcas coletivas -------------------------------------- 162
4.1.4.1 Os sujeitos de direitos --------------------------------------------------------------- 163
4.1.4.2 A titularidade de marca coletiva --------------------------------------------------- 164
4.1.5 A titularidade de direitos sobre marca de certificação -------------------------------- 165
4.1.5.1 Os sujeitos de direitos --------------------------------------------------------------- 166
4.1.5.2 A titularidade da marca de certificação ------------------------------------------- 167
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ---------------------------------------------------------------- 170
REFERÊNCIAS -------------------------------------------------------------------------------------- 175
13
INTRODUÇÃO
Atualmente, no âmbito do direito de propriedade intelectual, são muitos os bens
imateriais, bem como diversas são as pessoas que podem ser titulares desses bens. No Brasil,
o histórico das leis regulando esses direitos completa 199 anos. Ele é marcado pela expedição
do Alvará de 1809. Desde essa data até o período atual, especialmente após a adesão do Brasil
ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(Acordo TRIPS), em 1994, a legislação sofreu inúmeras modificações. Em decorrência disso,
o escopo de proteção dos direitos de propriedade intelectual foi ampliado tanto em relação aos
tipos de bens imateriais como no tocante aos sujeitos que podem ser titulares desses bens.
Essas mudanças não ocorreram apenas no Brasil, mas em todo o cenário internacional,
resultando em inúmeros instrumentos internacionais e legislações nacionais estrangeiras
regulando essa matéria.
Dentro desse contexto, surge à indagação sobre a qual se dedica este trabalho: Quem
pode ser titular dos bens imateriais?
Esta questão funda-se na problemática crescente que norteia as relações entre sujeitos
em matéria de propriedade intelectual, envolvendo os mais distintos setores, tais como
empresas do setor privado, entidades do setor público, pessoas físicas, empregados e
empregadores. Assim, tendo como pano de fundo esta problemática, o objeto central deste
trabalho é analisar a titularidade sobre os bens imateriais, no âmbito da propriedade
intelectual.
A noção de titularidade corresponde, neste trabalho, à qualidade de titular. Qualifica-
se como titular o sujeito ativo do direito sobre o bem imaterial. De modo geral, o titular de
direitos é associado à figura do proprietário de um bem, no entanto, ainda que se denominem
direitos de propriedade intelectual, nem todos os direitos abrangidos por esta categoria são
considerados direitos de propriedade. Na doutrina, nacional ou internacional, inúmeros
estudos discorrem a respeito da natureza jurídica desses direitos, principalmente pela falta de
unanimidade no entendimento da matéria. Nesse sentido, neste estudo, a titularidade faz
referência ao titular de um bem imaterial, em decorrência dos direitos exclusivos conferidos,
pela ordem jurídica, ao sujeito. Considerando isso, a hipótese principal é de que a titularidade
14
está regulada no ordenamento jurídico interno e internacional, em particular nas normas que
tratam dos direitos de propriedade intelectual.
Com a globalização e a ampliação da regulamentação internacional dos direitos de
propriedade intelectual, o estudo da titularidade desses direitos compreende necessariamente o
exame do ordenamento jurídico internacional, especialmente dos instrumentos multilaterais
que regulamentam a proteção e a aplicação desses direitos. Diante disso, insere-se este
trabalho no tema do direito internacional da propriedade intelectual. Contudo, este estudo não
se limita à perspectiva internacional, principalmente em decorrência do princípio da
territorialidade que rege esses direitos, desenvolvendo a análise do ordenamento jurídico
brasileiro. Ainda, em determinados casos, observa-se também particularidades previstas em
legislações nacionais estrangeiras.
Diante disso, com o propósito de analisar a titularidade dos bens imateriais, no
âmbito do direito de propriedade intelectual, propõem-se um estudo particularizado de alguns
desses bens. Reconhecendo que o rol de bens imateriais é limitado aos tipos previstos em lei,
considera-se que abarcar todos eles resultaria em um estudo bastante abrangente. Nesse
sentido, delimita-se a presente pesquisa a partir de três categorias, conforme proposto por
Tullio Ascarelli, em sua obra Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali. A primeira
categoria se refere a dos bens caracterizados pela originalidade e que surgem do ato de
criação, a qual engloba as obras literárias, científicas e artísticas, protegidas por direitos de
autor, os bens protegidos por direitos conexos ao de autor, bem como o programa de
computador. A segunda categoria diz respeito aos bens caracterizados pela novidade e que se
constituem com a concessão do registro (patente ou certificado). Nesta categoria incluem-se
as invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e as cultivares. Por fim, a terceira
categoria que abarca os bens dotados de distintividade, como é o caso das marcas.
Importa observar que este estudo deixa de abordar alguns bens imateriais, dentre eles
as topografias de circuitos integrados, que se caracterizam pela originalidade, porém exigem
registro para sua proteção. Estes bens tiveram sua proteção instituída no Brasil, em 2007.
Ainda, as indicações geográficas, caracterizadas pela distintividade e por não exigirem o
registro para se constituírem, também não são analisadas neste trabalho.
A fim de alcançar o objetivo proposto, o desenvolvimento deste trabalho estrutura-se
em quatro capítulos. O primeiro capítulo, na forma de uma introdução estendida, tem o
propósito de apresentar algumas considerações preliminares para o estudo da titularidade
sobre os bens imateriais, em particular, as principais definições, conceitos e teoria que
15
embasam o presente estudo, bem como as hipóteses propostas e metodologia aplicada à
pesquisa.
No segundo, terceiro e quarto capítulo desenvolve-se o estudo da titularidade sobre
os bens imateriais, tratando-se em cada capítulo cada uma das categorias de bens
anteriormente apresentadas. Na estrutura interna de cada capítulo, em relação a cada um dos
bens analisados, leva-se em consideração as hipóteses secundárias estabelecidas neste
trabalho para responder à questão a partir da qual se incita este estudo. A primeira é que a
determinação dos sujeitos que podem ser titulares de direitos sobre os bens imateriais guarda
relação com as características dos próprios bens sobre o qual recai a proteção. Diante disso,
abordam-se os regimes jurídicos especiais em relação aos bens de maneira particularizada. A
segunda é que o modo de atribuição desses direitos e as respectivas exigências para sua
constituição são determinados em relação ao sujeito. Assim, analisa-se o modo de aquisição
dos direitos sobre cada um dos bens imateriais. A terceira constatação é que o sujeito ao qual
se constitui o direito, ou mesmo a expectativa de direito, pode transferi-lo a outras pessoas.
Em decorrência disso, analisam-se esses atos/fatos a partir do sujeito, tais como o cessionário
e o sucessor do bem imaterial.
Quanto aos bens imateriais, o segundo capítulo dedica-se ao estudo da titularidade
sobre os bens imateriais protegidos por direitos autorais. Primeiramente, a análise dedica-se à
titularidade das obras literárias, científicas e artísticas tuteladas pelos direitos de autor. Neste
ponto, levando em consideração a perspectiva subjetiva da análise, para tratar os regimes
jurídicos específicos sobre as obras intelectuais, o estudo dissociou-se em relação às obras de
autoria singular, derivadas e de autoria plural, em particular as obras em co-autoria, coletivas
e audiovisuais. Na seqüência, enfocam-se os bens protegidos por direitos conexos ao de autor,
em particular os direitos dos artistas intérpretes e executantes, dos produtores de fonogramas e
dos organismos de radiodifusão. Ao final deste capítulo, trata-se da titularidade dos
programas de computador, aos quais se confere a proteção conferida às obras literárias.
No terceiro capítulo, trata-se da titularidade sobre a invenção, o modelo de utilidade
e o desenho industrial, protegidos por direitos de propriedade industrial. Ainda, neste capítulo,
aborda-se a titularidade sobre cultivares protegidas por direitos de propriedade intelectual.
No quarto e último capítulo, desenvolve-se a titularidade das marcas. No entanto,
neste ponto, analisam-se separadamente as marcas de produtos e de serviços, as coletivas e as
de certificação.
16
Ao final, após a análise da titularidade de cada um dos bens imateriais, conforme
delimitados no escopo deste trabalho, são apresentadas considerações gerais sobre o estudo da
titularidade face às particularidades de cada um dos bens.
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES NO ESTUDO DA TITULARIDADE
SOBRE OS BENS IMATERIAIS
Como ponto de partida, buscando complementar os aspectos introdutórios, o presente
capítulo apresenta as considerações preliminares para o desenvolvimento deste trabalho.
Dessa forma, inicialmente, busca-se definir a noção de titularidade e de bens imateriais
adotada neste trabalho, assim como estabelecer o referencial normativo e principais conceitos
pertinentes a este estudo.
1.1 A TITULARIDADE DOS BENS IMATERIAIS
A noção de titularidade corresponde, neste trabalho, à qualidade de titular. Designa-
se titular “o sujeito ativo, pessoa física ou jurídica, que possui um direito reconhecido ou
declarado por lei a seu favor”.
1
A titularidade exprime a “qualidade de titular de alguma
coisa, em virtude de título conferido, ou outorgado”.
2
Nesse sentido, qualifica-se como titular o sujeito a quem a lei confere a titularidade
sobre um bem imaterial. A posição de titular de direito sobre um bem imaterial concede ao
sujeito um poder, conferido pelo ordenamento jurídico, de se opor frente a todos ou, de
acordo com o direito, frente à determinada ou determinadas pessoas.
De modo geral, o titular de direitos é associado à figura do proprietário de um bem,
no entanto, ainda que se denominem direitos de propriedade intelectual, nem todos os direitos
abrangidos por esta categoria são considerados direitos de propriedade. Na doutrina, nacional
ou internacional, inúmeros estudos discorrem a respeito da natureza jurídica desses direitos,
principalmente pela falta de unanimidade no entendimento da matéria. Nesse sentido, neste
estudo, a titularidade faz referência ao sujeito ativo do direito absoluto sobre um bem
imaterial, em decorrência do direito exclusivo a ele conferido pela ordem jurídica.
1
PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade Intelectual e Universidade: aspectos gerais. Florianópolis: Fundação
Boiteux, 2005a, p. 22-23.
2
DE PLÁCIDO E SIVA. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 817.
18
No decorrer dos anos, foram surgindo uma série de novos bens imateriais, entre eles
as criações intelectuais, que não se enquadravam com clareza dentro das categorias jurídicas
tradicionais. Neste contexto, a distinção clássica romana entre res corporales e incorporales
não era aplicável
3
, sempre que sob o conceito de res incorporales incluíam-se os direitos, mas
não as criações intelectuais. Diante disso, Joseph Kohler, para qualificar esses bens, utilizou a
expressão bens imateriais
4
.
Em sentido amplo, bem imaterial é qualquer entidade incorpórea, intangível,
inapreensível pelos sentidos. Essa noção apresenta uma perspectiva puramente negativa,
caracterizando os bens como coisas que não podem ser tocadas ou não são perceptíveis. Nesse
sentido, ele pode ser muitas coisas, como a vida, a liberdade, as energias, inclusive as criações
intelectuais. No entanto, nem todas essas entidades imateriais são bens em sentido jurídico
5
.
Mesmo em relação às entidades intelectuais, nem todas são tuteladas juridicamente, senão que
somente as categorias determinadas pelo ordenamento jurídico com bens imateriais
6
. As
entidades intelectuais referem-se a uma categoria pré-jurídica da realidade humana e social
7
.
Os bens imateriais caracterizam-se como uma categoria jurídica. No sentido jurídico,
reserva-se o uso do termo “bem imaterial” para determinadas realidades imateriais que estão
dotadas de uma tutela jurídica especial
8
. Nesse sentido, concebe-se a noção de bens imateriais
a partir de forma positiva, podendo-se ressaltar suas características essenciais. Segundo
Gomez Segade, os bens imateriais referem-se às “criações da mente humana que, mediante os
meios adequados
9
, tornam-se perceptíveis e utilizáveis nas relações sociais e por sua especial
importância econômica são objeto de uma tutela jurídica especial”.
10
3
Ver ASCARELI, Tullio. Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali: Instituzioni di Diritto Industriale. 3
ed. Milão: Doit A. Giuffre Editore, 1960; GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. El secreto industrial (Know-how):
concepto y protección. Madrid: Editorial Tecnos, 1974. GOMEZ SEGADE, 1974.
4
Segundo GOMEZ SEGADE, esta expressão foi utilizada por Kohler, inicialmente, em 1878 e, posteriormente,
em numerosos de seus estudos sobre propriedade intelectual (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 71-72).
5
GOMEZ SEGADE, 1974, p. 71-73.
6
ASCARELLI, p. 290-291.
7
Nesse sentido ARE, conforme aponta GOMEZ SEGADE (1974, p. 72).
8
GOMEZ SEGADE, 1974, p. 72-73.
9
Conforme ASCARELLI, os bens imateriais são somente os tipos de criações imateriais que são reconhecidos
pela lei como suscetíveis de se constituir em bens imateriais e, enquanto possa, se ela se constituiu
concretamente o procedimento normativo previsto (ASCARELLI, p. 290-291).
10
“Creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en
las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”
(GOMEZ SEGADE, 1974, p. 73-74). Sobre o conceito de bens imateriais, ver ainda KORS, Jorge. Los
secretos industriales y el know-how. Buenos Aires: La Ley, 2007, p. 42-49.
19
A categoria dos bens imateriais, ainda que ela não esteja prevista no atual Código
Civil brasileiro, ela é admitida pela maioria da doutrina brasileira
11
e estrangeira
12
, incluindo-
se civilistas. Esses bens apresentam características comuns em relação aos bens materiais, tais
como a autonomia e a idoneidade para ser objeto de direitos
13
.
Diante disso, com o propósito de analisar a titularidade dos bens imateriais, no
âmbito do direito de propriedade intelectual, propõem-se um estudo particularizado de alguns
desses bens. Reconhecendo que o rol de bens imateriais é limitado aos tipos previstos em lei,
considera-se que abarcar todos eles resultaria em um estudo bastante abrangente. Nesse
sentido, delimita-se a presente pesquisa a partir de três categorias, conforme proposto por
Tullio Ascarelli, em sua obra Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali
14
.
A primeira categoria se refere a dos bens caracterizados pela originalidade e que
surgem do ato de criação, a qual engloba as obras literárias, científicas e artísticas, protegidas
por direitos de autor, os bens protegidos por direitos conexos ao de autor, bem como o
programa de computador. A segunda categoria diz respeito aos bens caracterizados pela
novidade e que se constituem com a concessão do registro (patente ou certificado). Nesta
categoria incluem-se as invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e as cultivares.
Por fim, a terceira categoria que abarca os bens dotados de distintividade, como é o caso das
marcas
15
.
11
BARBOSA, Denis B. Uma introdução à propriedade intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003;
PIMENTEL, Luiz Otávio. Las funciones del derecho mundial de patentes. Córdoba: Advocatus, 2000;
PIMENTEL, 2005a; PIMENTEL, Luiz Otávio; CAVALCANTE, Milene Dantas. Meta 11: A proteção jurídica
dos programas de computador. In: CORAL, Eliza et al. PLATIC: Arranjo produtivo catarinense. Tecnologia
da Informação e comunicação. Florianópolis: FIESC/ IEL SC, 2007, p. 291-317; MIRANDA, Pontes de.
Tratado de Direito Internacional Privado. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, tomo 16 e 17.
BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 5 tir. Rio de Janeiro: Editora
Rio, 1940, p. 1111 e ss.
12
Segundo GOMEZ SEGADA, ainda que a categoria dos bens imateriais seja criticada por alguns autores, tais
como ELSTER e FRANCESCHELLI, atualmente ela é admitida pela maioria da doutrina (e.g. GRECO-
VERCELLONE; ARE; BARBERO; VOLTAGGIO LUCHESSI; TROLLER; ULMER; ASCARELLI;
MURANO; ROTONDI; ZAVALA RODRÍGUEZ; BIRRER; MEYER; PAWLOWSKI; ROVELLI;
SEETZEN) (cf. GOMEZ SEGADE, 1974, p. 76-77).
13
GOMEZ SEGADE, 1974, p. 75. Ver CORREA, Carlos M. Propriedade Intelectual e Saúde Pública
(Tradução por Fabíola Wüst Zibetti). Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.
14
ASCARELLI, 1960.
15
Assim, destaca-se a originalidade, em sentido subjetivo, em relação ao autor; a novidade, objetivamente
considerado, no tocante ao tempo; e a distintividade, quanto ao objeto. Conforme Nuno Tomaz Pires de
Carvalho na palestra “Propriedade Intelectual” proferida no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC,
em Florianópolis, em 22 de maio de 2004 (apud BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do direito de propriedade
industrial de plantas. 1996. Dissertação (Mestrado em Agronegócios) - Programa de Pós-Graduação em
Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegra, 2006; PIMENTEL, Luiz Otávio;
CAVALCANTE, Milene Dantas. Meta 11: A proteção jurídica dos programas de computador. In: CORAL,
Eliza et al. PLATIC: Arranjo produtivo catarinense. Tecnologia da Informação e comunicação. Florianópolis:
FIESC/ IEL SC, 2007, p. 292.
20
1.2 OS BENS IMATERIAIS NO ÂMBITO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
A propriedade intelectual refere-se aos direitos, exclusivos e temporários, garantidos,
pela ordem jurídica, em relação aos frutos da atividade criativa humana. Correspondem eles
aos direitos conferidos às pessoas sobre suas criações, invenções, obras literárias e artísticas,
marcas, símbolos, nomes e desenhos usados no comércio
16
. Estes direitos são estabelecidos
pelo ordenamento jurídico.
1.2.1 O ordenamento jurídico internacional e o brasileiro
Os bens objeto de proteção por direitos de propriedade intelectual
17
têm como
fundamento normativo o ordenamento jurídico interno e internacional. Em relação às normas
internacionais, elas são um referencial para este estudo, e em especial Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), anexo ao
tratado que cria a Organização Mundial do Comércio, da qual o Brasil é membro
18
.
Esse Acordo estabelece relação com outras convenções internacionais em matéria de
propriedade intelectual, tais como a Convenção da União de Paris, a Convenção de Berna e a
Convenção de da Convenção de Roma
19
. Essas são normas que regulam os direitos de
propriedade industrial sobre as invenções, modelos de utilidade e marcas, e dos direitos
autorais e conexos.
No tocante a proteção das cultivares, que está fora do escopo dessas normas,
inclusive do Acordo TRIPS, tem-se por base a Convenção da União Internacional para a
16
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY. [site] Disponível em: <http://www.wipo.int>. Acesso em 16 de
novembro de 2007.
17
Diz-se em sentido amplo, os direitos de propriedade intelectual porque abarcam os direitos autorais e conexos,
assim como os direitos de propriedade industrial, dentre outros.
18
BRASIL. Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio. (Acordo de TRIPS). (Ata Final. Anexo 1 C) de 12/04/1994. Disponível
em: <http://www.mre.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007. Sobre o conceito e tipos de normas internacionais,
ver: PELLET, Alain; DINH, Nguyen Quod; DAILLIER, Patrick. Direito Internacional Público. 2 ed. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 116-120.
19
“Art.2.1 [...] os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967)”. “Art.
2.2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre
si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma [...]”. (BRASIL.
Decreto nº 9.233 de 28 de junho de 1884. Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade
Industrial e Protocolo de Encerramento, de 20.03.1883; BRASIL. Decreto nº 15.530 de 21 de junho de 1922.
Convenção de Berna (Revista) para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 13.11.1908. BRASIL.
Decreto nº 23.270 de 24 de outubro de 1933. Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e
Artísticas, de 09.09.1886, Revista em Berlim a 13.11.1908 e em Roma a 02.06.1928; de 02.06.1928.
21
Proteção de Novas Variedades de Plantas (UPOV), de 1961, que foi revisada em 1972, 1978 e
1991
20
. Nesse caso, importa neste estudo observar a Ata de 1978, da Convenção UPOV, à
qual aderiu o Brasil
21
.
No âmbito interno, o ordenamento jurídico brasileiro que regula a propriedade
intelectual compreende a Constituição Federativa da República
22
, de 1988, e o conjunto da
legislação federal, proveniente dos poderes Legislativo e do Executivo, e de órgãos da
administração pública, de caráter material, processual e administrativo
23
. Neste contexto,
destacam-se a Lei nº 9.279, de 1996
24
, que regula os direitos de propriedade industrial, das
patentes de invenção e modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de registro de
marca, a Lei nº 9.456, de 1997, que instituí a proteção de cultivares
25
, a Lei nº 9.609, de 1998
que trata da proteção do programa de computador
26
, e a Lei nº 9.610, de 1998, que regula os
direitos autorais e conexos
27
.
Essas normas estabelecem os princípios e regras que regulam a aquisição, o uso, o
exercício e a perda de direitos. Nesse sentido, documentos fundamentais para a análise da
titularidade de direitos. Assim, delimitados o quadro normativo que serve de base para este
estudo, importa observar alguns conceitos introdutórios e metodologia deste estudo.
20
INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV).
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. Act of 1991. 2.12.1961; Revisado em
Geneva, 10.11.1972, 23.10.1978 e 19.03.1991. Disponível em: <http://www.upov.int>. Acesso em: 10 nov.
2007.
21
BRASIL. Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 1999. Promulga a Convenção Internacional para a Proteção das
Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de
outubro de 1978. Disponível em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.
22
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.presidencia.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.
23
PIMENTEL, 2005a.
24
BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Com alterações estabelecidas pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.
25
BRASIL. Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.
26
BRASIL. Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de
programa de computador, sua comercialização no país e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.
27
BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.
22
1.2.2 O objeto do direito
O estudo da titularidade sobre os bens imateriais, que será desenvolvido nos
capítulos que seguem, em relação a cada um dos bens analisados, antes de aprofundar a
análise da titularidade, trata de descrever as características do bem imaterial, objeto do direito,
bem como o modo de aquisição dos direitos sobre os bens imateriais.
Quanto ao objeto dos direitos, esse é o bem sobre o qual o titular exerce os poderes
que a ordem jurídica lhe reconhece. Nesse sentido, assinala-se que o “objeto dos direitos, ou
seja, o bem que incide no poder do titular”, não se confunde com o “conteúdo dos direitos,
isto é, daquilo que, por força dos direitos, é facultado às pessoas”.
28
De acordo com a definição de bens imateriais de Gómez Segade, conforme
mencionada anteriormente, eles se referem criações da mente humana que, através dos meios
adequados, tornam-se perceptíveis e utilizáveis nas relações sociais e por sua especial
importância econômica são objeto de uma proteção jurídica especial, em particular neste
estudo, pelos direitos de propriedade intelectual.
Desta definição desprende-se a necessidade de um meio ou instrumento que
exteriorize o bem imaterial, que o materialize e o torne perceptível: o corpus mechanicum. É o
corpus mechanicum a ponte sensorial que permite a identificação, reconhecimento e
utilização do bem imaterial. No entanto, o bem imaterial não se confunde com o objeto no
qual se exterioriza a criação, senão que sua concepção, a idéia criadora em si
29
. Superou-se a
noção da tutela indireta da criação intelectual pela proteção da coisa material na qual a criação
se exterioriza (como se a criação intelectual somente pudesse ser protegida indiretamente
através da proteção do manuscrito, por exemplo). Assim, a criação intelectual passa a ser
diretamente tutelada. (autonomia da proteção)
30
.
Nesse sentido, são objetos dos direitos distintos direitos de propriedade intelectual, as
obra literária, artística ou científica, o programa de computador, a invenção, o modelo de
utilidade, o desenho industrial, a cultivar e a marca.
28
RÁO, 1999, p. 789. O tipo de bem, por um lado, determina a qualidade ou a natureza do direito que lhe
corresponde e do qual constitui o objeto, por outro, a natureza e a extensão dos poderes e deveres dos
respectivos titulares (RÁO, 1999, p. 903).
29
GOMEZ SEGADE, 1974, p. 74; ASCARELLI, p. 327??.
30
ASCARELLI, p. 290
23
1.2.3 O modo de aquisição dos direitos
O direito sobre o bem somente surge e se adquire ao se verificar o fato ou o ato capaz
de produzi-lo. Exemplo disso, o ato de criação, o ato de invenção e a respectiva concessão da
patente, e a expedição do registro validamente concedido da marca. Nesses casos, o ato capaz
de constituir direito depende do registro
31
. Em sentido amplo, o certificado e a patente são
tipos de registro.
O registro é uma formalidade que pressupõe a legalidade do direito, pois a autoridade
competente o concede em razão do cumprimento das exigências e porque nenhuma
irregularidade extrínseca ou intrínseca lhe acolheu do exame do título. Ainda, o registro
proporciona a publicidade, pois através dele qualquer pessoa toma conhecimento. Ele tem
força probante, pois indica quem é o titular do direito (presunção iuris tantum), e eventuais
titulares anteriores. Assim, ele oferece ao próprio sujeito (titular) segurança, bem como a
terceiro que tenha interesse na coisa
32
.
Para se solicitar o registro, a pessoa deve reunir os requisitos de capacidade e de
legitimidade para a aquisição do direito. Em alguns casos, ainda que a pessoa não tenha
legitimidade para ser titular por si só, pode ele se legitimar por outrem
33
, que lhe confere a
titularidade do direito ou de constituí-lo.
Constituído o bem imaterial em um bem individualizado cuja constituição é
normativamente disciplinada partindo da existência de uma criação intelectual cujas
características correspondem aquele de um tipo de criação intelectual tutelável pelo
ordenamento jurídico, importa identificar quem é o sujeito, titular de direitos
34
. A titularidade
quando atribuída de modo equivocado, é passível de nulidade, não afetando a existência do
bem imaterial.
1.2.4 Os sujeitos de direitos e titularidade sobre o bem imaterial
No tocante à análise da titularidade, propõe-se enfocar a aquisição do direito
exclusivo sobre o bem imaterial sob a perspectiva do sujeito. Dessa maneira, considera-se a
31
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição,
garantia e aquisição. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. IV, p. 106-8.
32
PEREIRA, 1981, p. 106-8.
33
RÁO, 1999, p. 620.
34
ASCARELLI, 1960, p. 315.
24
importância de inicialmente se identificar e qualificar os sujeitos para, na seqüência, dedicar-
se à análise da titularidade a partir desses sujeitos como, por exemplo, a titularidade do autor,
do cessionário e do sucessor. Nesse aspecto, busca-se examinar a relação jurídica que enseja a
atribuição do direito subjetivo, no sentido de observar se ela opera a título originário ou
derivado, bem como de examinar as características que norteiam a relação.
Quanto a essa consideração, importa esclarecer a principal distinção e o efeito no que
diz respeito à aquisição de direitos a título originário ou derivado. Entende-se como
originário, quando o sujeito adquire um direito sem decorrer de sua transferência por outrem
35
.
A aquisição a título derivado é indireta, pois depende de um ato de transmissão por meio da
qual a titularidade se transfere para o adquirente
36
. Em geral, a transmissão pode ser imposta
por lei ou determinada por ato, entre vivos ou por causa de morte
37
. A importância dessa
distinção é que no modo derivado aquele a quem se transmite a titularidade estará sujeito
eventualmente a comprovar que seu antecessor também era titular do bem adquirida
38
.
Cumpre assinalar que os direitos de propriedade intelectual conferidos ao titular
constituem-se bens móveis e, nesse sentido, podem ser objeto de atos jurídicos, dentro dos
limites da lei
39
. Nesse sentido, incidem sobre eles tipos de atos que podem ser realizados, tais
como a patente que pode ser objeto de cessão
40
, mas não de compra e venda.
No que se refere à co-titularidade, cumpre observar que ela não se constitui em um
ato jurídico em si, senão uma relação jurídica a partir da qual um direito, ou conjunto de
direitos, pode surgir de atos jurídicos ou por outras causas. Diante disso, utiliza-se a expressão
co-titularidade para fazer referência a distintas situações jurídicas em que um direito, ou
conjunto de direitos, pertence a uma pluralidade de pessoas, ou seja, pela titularidade conjunta
ou pela comunhão de direitos
41
.
35
BARROS MONTEIRO, 1973, p. 102. Ver ainda DE PLÁCIDO E SIVA, 1999, p. 819; PEREIRA, 1981, p.
99-100.
36
BARROS MONTEIRO, 1973, p. 102. Ver ainda DE PLÁCIDO E SIVA, 1999, p. 818.
37
PEREIRA, 1981, p. 100-101.
38
BARROS MONTEIRO, 1973, p. 103.
39
Tais como os direitos de autor (Lei nº 9.610/1998), os direitos de propriedade intelectual de programa de
computador (Lei nº 9.609/1998) e de cultivares (Lei nº 9.456/1997), e os direitos de propriedade industrial de
patente de invenção e modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de registro de marca (Lei nº
9.279/1996).
40
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de las patentes de invención. 2ed. Buenos Aires:
Heliasta, 2004, v.1.
41
Esses casos são considerados pela possibilidade, e não pela necessidade, de que se origine desses atos
jurídicos. A possibilidade de o direito pertencer em comum a várias pessoas, muitas vezes é denominada
condomínio. Contudo, esta terminologia aplicável principalmente aos bens corpóreos é muitas vezes criticada
pela doutrina, alem de que pode criar uma falsa assimilação com a noção de condomínio prevista no Código
Civil, sem prejuízo de que as disposições aplicáveis a ele podem, por analogia e de forma limitada, serem
25
Assim, definidos os principais termos e conceito que norteiam o desenvolvimento
deste estudo, importa comentar a metodologia que se busca utilizar.
1.3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Esta pesquisa busca analisar o objeto de estudo por meio de uma revisão
bibliográfica da matéria, fundamentada nas normas internacionais e internas, sobre os
distintos bens imateriais, de forma dissociada, para se permitir uma adequada identificação
dos sujeitos de direitos.
Como instrumento para a realização do processo investigatório, utilizar-se-á a técnica
documental e a técnica bibliográfica, sustentada principalmente nas normas internacionais e
na legislação brasileira
42
, em fontes bibliográficas e documentais, de autores nacionais e
estrangeiros. O recurso à leitura da bibliografia estrangeira atenta principalmente para os
casos em que o regime de proteção estrangeiro assemelha-se com o brasileiro.
As fontes jurisprudenciais também serão usadas para complementar o estudo e dar
suporte para a compreensão da aplicação das normas na prática brasileira. Dessa forma,
delimita-se a busca das decisões judiciais aos tribunais estaduais, federais e da justiça do
trabalho, bem como do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Ainda que
este não se trate de um estudo comparado, serão analisados alguns casos internacionais.
Assim, a partir dessas considerações preliminares, que podem auxiliar para uma melhor
compreensão de certos conceitos e da estrutura proposta, parte-se para o estudo da titularidade
sobre os bens tutelados mediante direitos de autor.
aplicadas aos direitos de propriedade intelectual (Nesse sentido, CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p.
678).
42
Anote-se que algumas fontes legais, que atualmente não se encontram em vigor, serão consultadas e
mencionadas para fins de ilustração.
26
2 A TITULARIDADE SOBRE BENS PROTEGIDOS POR DIREITOS AUTORAIS
E PROGRAMA DE COMPUTADOR
2.1 OS DIREITOS AUTORAIS: OS DIREITOS DE AUTOR
Os direitos autorais
43
compreendem tanto os direitos de autor como os direitos que
lhes são conexos
44
. Enquanto os direitos de autor dizem respeito aos direitos conferidos sobre
as obras literárias, científicas e artísticas; os direitos conexos regulam os direitos dos artistas-
intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão
45
.
2.1.1 O objeto do direito de autor
Os direitos de autor referem-se aos direitos morais e patrimoniais de autor que têm
como objeto de proteção as criações do espírito expressas de qualquer forma ou fixadas em
qualquer suporte
46
. São exemplos dessas criações os textos de obras literárias, artísticas ou
científicas, as conferências, alocuções e sermões, as obras fotográficas, as obras de desenho,
pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, as ilustrações e cartas geográficas, os
projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia,
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência
47
.
43
Esta é uma terminologia utilizada pela legislação brasileira nos termos do Art. 1º, da Lei 9.610/1998. Há
muitas críticas sobre o uso da terminologia “direito autoral”, em especial para deixar de usar “direito de
propriedade literária e artística”. Nesse sentido, comentários sobre o parecer de BARBOSA ao projeto do
Código Civil, de 1916, em ORLANDO, Pedro. Direitos Autorais. São Paulo: Nova Jurisprudência, [?], p. 147-
151). A terminologia “direitos autorais” também era utilizada na revogada Lei nº 5.988/1973 (BRASIL. Lei nº
5.988 de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos autorais e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007).
44
Conforme declara o Art. 1º, da Lei 9.610/1998.
45 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 15.
46
Art. 7º, caput, Lei nº 9.610/1996.
47
Art. 2.1. alínea 2, da Convenção de Berna (BRASIL. Decreto nº 15.530/1922); Art. 7º, da Lei nº 9.610/1998.
Este dispositivo elenca um rol exemplificativo de obras passíveis de proteção por direitos de autor, razão pela
qual não esgota, em seu texto, as possíveis obras intelectuais passíveis de proteção (Nesse sentido CHAVES,
Antônio. Criador da obra intelectual. São Paulo: LTr, 1995; PIMENTEL, 2005a; MIRANDA, 1983, t. 16).
27
Essas criações consubstanciam-se em obras intelectuais do domínio literário,
científico e artístico. Elas resultam de um ato de criação (criação do espírito)
48
e passam a ser
protegidas ao serem exteriorizadas
49
. De acordo com a legislação brasileira, são protegidas as
criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou
intangível, conhecido ou que se invente no futuro
50
. Desse modo, protegem-se as criações,
independentemente de sua fixação, desde que expressas de alguma forma
51
, tais como as obras
orais
52
.
A obra intelectual realiza-se no domínio da forma
53
e nela incorre sua proteção,
quando original
54
. Segundo estipula a legislação autoral, a proteção recai sobre a forma de
expressão (a forma literária ou artística da obra)
55
, contudo, sem abranger seu conteúdo
científico ou técnico
56
. A proteção incide também sobre as obras que se constituam, por sua
seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, em uma criação intelectual, porém, ela
não abarca os dados ou materiais em si mesmos
57
.
48
O ato de criação caracteriza-se como uma atividade intelectual qualificada como criativa (e original), realizada
por uma ou mais pessoas. A exigência de originalidade não está expressa no art. 7º que faz referência às obras
protegidas pelos direitos autorais, mas sim no art. 10, ambos da Lei nº 9.610/1998, ao se referir aos títulos das
obras intelectuais.
49
Como coloca ASCENÇÃO: “De fato, a criação não pode permanecer no foro íntimo. Tem que se exteriorizar
ou manifestar por meio que seja captável pelos sentidos. Esta exteriorização pode realizar-se das mais diversas
maneiras, e os avanços técnicos permitem cada dia descobrir novos processos de expressão de criações do
espírito” (ASCENSÃO, 1997, p. 30).
50
Art. 7º, caput, da Lei nº 9.610/1998.
51
Art. 7º, caput, Lei nº 9.610/1998; Art. 2.2, da Convenção de Berna.
52
BARBOSA, Denis Borges. Titularidade das obras produzidas em relação de subordinação. 1999. Disponível
em: <http://denisbarbosa.addr.com>. Acesso em 10 set. 2007. Em relação às restrições às obras orais, ver
MANSO, Eduardo Vieira. O que e direito autoral. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1992. Ver ainda SAIZ
GARCÍA, Concepción. Objecto y sujeto del derecho de autor. Valencia: Tirant lo Banch, 2000, p. 169.
53
Contudo, assinala-se que a forma não se confunde com o suporte material sobre a qual é expressa (o corpus
mechanicum), mas na sua concepção imaterial (ASCENÇÃO, 1997, p. 31).
54
A originalidade é entendida por SILVEIRA em sentido subjetivo, em relação à esfera pessoal do auto, visto
que o autor trabalha com elementos de seu espírito, de sua própria imaginação (SILVEIRA, 2005, p. 9).
Conforme VILLALBA e LIPSZYC, a originalidade, ou individualidade, reside na expressão, ou seja, na forma
representativa, criativa e individualizadora da obra (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 28)
55
A forma literária ou artística abrange todas as obras do domínio literário, artístico e científico. A legislação
autoral menciona também o termo “obras intelectuais” ao se referir às obras literárias, científicas e/ou
artísticas. Essa noção pode ser inferida com a leitura do art. 6º conjuntamente com o art. 11 da Lei nº
9.610/1998.
56
“No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu
conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade
imaterial” (Art. 7º, § 3º, Lei nº 9.610/1996). Ver ainda o art. 9.2 do Acordo TRIPS. Nesse sentido, Ver a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em 1979: STF, Recurso Extraordinário nº 88.705-9/RJ, 2ª Turma,
Rel. Min. Cordeiro Guerra, 25.05.1979. No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Direito Autoral:
Deliberação nº 41/1983, Processo 440/1982; 40/1983, Processo 438/1982; 39/1983, Processo 439/1982;
33/1983, Processo 690/1981 (CONSELHO NACIONAL DE DIREITO AUTORAL (CNDA). Deliberações de
1982-1983. Brasília: CNDA, 1984).
57
Segundo o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.610/1996: “A proteção concedida no inciso XIII não abarca e se entende
sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas
obras”.
28
Ainda, a proteção conferida à obra pode abranger seu título
58
, se original e
inconfundível com o de obra do mesmo gênero, que tenha sido divulgada anteriormente
59
.
Conforme o caso, essa proteção pode alcançar os títulos internos e os secundários ou
subtítulos, tais como os títulos de partes componentes de série, coleção, tomo ou volume, bem
como os títulos de artigos de revistas e outros periódicos
60
.
Neste contexto, entretanto, importa observar que há obras intelectuais que não são
objeto de proteção por direitos de autor, seja porque não cumprem com os requisitos e
condições ou porque se caracterizam obras excluídas da proteção legal
61
.
A partir dessa descrição do objeto protegido por direitos de autor, observando os
aspectos objetivos que a criação intelectual deve cumprir, examina-se o modo de aquisição de
direitos sobre elas, atentando para as demais condições e formalidades necessárias para sua
proteção. Com base nesses elementos, será analisada a titularidade sobre as obras literárias,
artísticas e científicas protegidas por direitos de autor.
58
Não se protegem os títulos isoladamente, mas podem ser protegidos com o conjunto da obra. Assim, não se
registram os títulos isoladamente. Ver art. 31 das para depósito do pedido de registro de obras do EDA/FBN.
Ainda, segundo essas normas: “Art. 29 - Não serão aceitos como títulos de obras intelectuais: as marcas de alto
renome, marcas notoriamente conhecidas, o nome civil ou sua assinatura, pseudônimo ou apelido notoriamente
conhecidos, nome artístico, singular ou coletivo, salvo com consentimento dos titulares, herdeiros ou
sucessores, nem os slogans em qualquer caso”. (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. Normas para
registro de obras intelectuais inéditas e publicadas no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca
Nacional. Rio de janeiro, 20 de março de 2007. Disponível em <http://www.bn.br>. Acesso em 20 de agosto
de 2007). Nesse sentido, ver a decisão: BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Apelação Cível nº 5263499 DF. Acórdão nº 190252. Quinta Turma Cível. Relator: Dácio Vieira. Brasília,
23.10.2000. Publicação: DJU, 24.06.2004, p. 64. Ementa: Civil e processual civil. Ação de rito ordinário.
Grupo musical. Identidade de nome. Pedido de declaração de exclusividade na utilização do nome. Pleito
formulado com base na lei de direitos autorais. Possibilidade jurídica do pedido. Inexistência de registro no
INPI. Improcedência do pedido de perdas e danos materiais e morais.
59
Art. 10 Lei nº 9.610/1998. Ainda, conforme as normas do EDA/FBN: “Art. 28 - O registro da obra intelectual
abrange o seu título, desde que este seja original e não se confunda com o de obra do mesmo gênero divulgada
anteriormente por outro autor, dando-se prevalência para as obras publicadas em detrimento das não
publicadas”.
60
Nesse sentido, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 18. Sobre o registro de títulos de jornais e demais publicações
periódicas, ver Art. 30, das Normas do EDA/FBN; artigos 122 a 126, Lei nº 6.015/1973 (BRASIL. Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Disponível
em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007).
61
Segundo o art. 8º, da Lei nº 9.610/1998, não é objeto de proteção por direitos autorais: “I - as idéias,
procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; lI - os esquemas,
planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; III - os formulários em branco para serem
preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; IV - os textos de tratados ou
convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; V - as informações de uso
comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; VI - os nomes e títulos isolados; VII - o
aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras”. Ver ASCENÇÃO, 1997, p. 78-84.
29
2.1.2 O modo de aquisição dos direitos de autor
A obra literária, científica ou artística surge a partir do ato de criação, e com este ato
concede-se sua proteção, emanando-se os direitos morais
62
e direitos patrimoniais
63
de autor,.
O direito de autor constitui-se com a exteriorização da criação do espírito
64
,
independentemente de qualquer formalidade, como é o caso do registro. O registro da obra
intelectual é facultativo
65
, podendo ser realizado no Brasil, de acordo com o estipulado em lei,
no órgão competente conforme a natureza da obra
66
.
Confere-se ao autor a faculdade de registrar a obra, que tem como efeito declarar o
direito
67
. Estende-se esta faculdade também ao titular dos direitos de autor sobre a obra, que
não necessariamente o autor, tais como o organizador, editor, sucessor ou cessionário
68
.
Diante disso, o
s direitos de autor não surgem com o registro, e
les pré-existem a ele.
62
A expressão “direito moral”, em francês “droit moral”, foi lançada pelo jurista francês André Marillot em
1872 (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 9. Ver nesta obra críticas a essa terminologia). Sobre a adequação da
legislação brasileira à Convenção de Berna, ver ORLANDO, [?], p. 114 e ss.
63
Art. 22, Lei nº 9.610/1998. Para os efeitos legais, os direitos autorais são reputados como bens móveis (Art. 3º,
Lei nº 9.610/1998).
64
Como coloca Pontes de MIRANDA “a criação intelectual é plus, em relação à especificação. Quem especifica
nem sempre cria; quem cria nem sempre especifica. O discurso de improviso, a poesia, a exposição científica,
que se não escreveu, nem gravou, não especificou, mas é criação intelectual [...]. A inserção do elemento
psíquico próprio é que faz a criação intelectual [...]” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 13). Ainda que este
posicionamento não seja unânime (ver BECQUET, Samuel. Le bien industriel. Paris, LGDJ, 2005.
(Biblioteque de Droit Privé, tome 488)), entende-se que não se pode invocar as regras do art. 611, ou o art. 612
como forma de aquisição de direitos autorais. Segundo VÁZQUEZ LEPINÉTTE, “tampouco cabe uma
hipotética aquisição originária dos direitos de autor por usucapião”. (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 121).
65
Arts. 18 e 19, da Lei nº 9.610/1998. Importa anotar que o registro das obras literárias, científicas e artísticas
para efeitos dos direitos autorais, apresenta distintos períodos na história brasileira: (1º) anterior a 1898: não se
exigia registro das obras para sua proteção; (2º) desde a entrada em vigor do Decreto nº 496/1898 até a entrada
em vigor do Código Civil de 1916 (1º de janeiro de 1917): o registro era formalidade indispensável para a
proteção das obras (cf. Lei nº 2.577/1912, sobre obras editadas no exterior); e (3º) desde a entrada em vigor do
Código Civil de 1916 até os dias atuais (em vigor o art. 17 da Lei nº 5.988/1973 e a Lei nº 9.610/1998), em
que se faculta o registro das obras para sua proteção (ORLANDO, [?], p. 90 e ss.; p. 116-117.). Sobre o
registro, ver artigos 20 e 21, da Lei nº 9.610/1998 c/c § 2º do art. 17 da Lei nº 5.988/1973.
66
Na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
nos termos do art. 17, da Lei nº 5.988/1973. Segundo MIRANDA, “sendo a obra de caráter misto, registra-se
no estabelecimento que fôr mais adequado ao elemento predominante da obra, permitido o registro plural (=
em dois ou mais estabelecimentos que correspondam aos elementos da produção)” (MIRANDA, 1983, t. 16, p.
118). Segundo as normas para registro do EDA/FBN, de 2007, as obras encaminhadas para registro ficarão sob
a guarda do Escritório de Direitos Autorais, e estarão acessíveis somente ao autor/titular ou seu procurador
devidamente autorizado (Art. 1º, das Normas do EDA/FBN).
67
Conseqüentemente, o registro não é constitutivo de direito.
68
Art. 1º, I, das Normas EDA/FBN. No caso de o registro ser requerido por pessoa distinta do autor (titular de
direitos de autor), é necessário à apresentação de documento que legitime essa pessoa como titular de direitos
(e.g. contrato original de cessão de direitos patrimoniais de autor) (Arts. 49 e 50 da Lei nº 9.610/1998; Art. 1º,
IV (c), das Normas EDA/FBN). No caso de herdeiros ou sucessores autor falecido, art. 26, das Normas para
registro EDA/FBN.
30
O registro da obra intelectual, inédita ou publicada, por seu efeito declaratório em
relação a terceiros
69
, proporciona ao seu titular relativa segurança de seus direitos
70
. Ele faz
prova da criação
71
e estabelece uma presunção de anterioridade da obra em relação aos
registros posteriores de obras que apresentem características similares
72
. Ademais, ele
presume ser titular quem como tal consta do registro. Contudo, cumpre destacar que o
procedimento de registro não analisa o mérito da obra, assim, “o fato de haver registro do que
se reputa criação intelectual sem o ser não torna a obra intelectual protegível”.
73
No mesmo sentido que o registro da obra, o registro translativo de direito (ato
jurídico capaz de transferir a propriedade) também não é obrigatório
74
. Entretanto, ele importa
para emanar efeitos perante terceiros
75
, fazendo prova da transferência.
Assim, considerando a não obrigatoriedade do registro, com a criação da obra há a
emanação imediata dos direitos de autor. Para se identificar quem é o sujeito a quem, pela
ordem jurídica, confere-se a titularidade desses direitos, importa atentar para o tipo de obra
criada. Conforme as particularidades no tocante a sua criação, seja em relação às obras
preexistentes que a compõem (e.g. obra derivada ou audiovisual) ou à maneira como as
pessoas se organizam para criar uma obra (e.g. obra em co-autoria, coletiva ou audiovisual),
aplicam-se disposições específicas quanto à titularidade. Nesse sentido, a análise da
titularidade sobre as obras intelectuais, pelas regras gerais, é detalhada no que se refere às
obras derivada, em co-autoria, coletivas e audiovisuais.
69
Art. 50, § 1º, Lei nº 9.610/1998. Ver Deliberação nº 1, de 1982, da 1
a
Câmara do CNDA (CNDA, 1984, p. 35).
70
Art. 17, da Lei nº 5.988/1973.
71
Art. 17, Lei nº 5.988/1973; Art. 1º, EDA/FBN.
72
EDA, art. 2º. No caso de duas ou mais pessoas requererem, separada e simultaneamente, o registro da mesma
obra, ou de obras que pareçam idênticas, ou de obras cuja autoria se tenha suscitado discussão ou controvérsia,
não será feito o registro até que o juiz competente decida (EDA, Art. 16). O momento do registro, em regra,
independe para determinar a vigência do prazo de proteção de uma obra, pois sua proteção é determinada a
partir da data de criação. Contudo, não podendo ser essa bem definida, a data do pedido de registro pode ser
considerada como parâmetro para determinar a data de criação.
73
BRASIL. Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro. Apelação nº 51.235. Segunda Câmara. Relator: Emerson
Santos Parente. Rio de Janeiro, 9.10.1980. Disponível em: <http://www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008;
BITTAR, Carlos Alberto. A Lei de Direitos Autorais na Jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1988, p. 88.
74
Conforme a Lei nº 9.610/1998: “Art. 50. […] § 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se
refere o art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de
Títulos e Documentos”.
75
Ver art. 27, das Normas do EDA/FBN. De acordo com a revogada Lei nº 5.988/1973: “Art. 53. A cessão total
ou parcial dos direitos do autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa. § 1º Para valer perante
terceiros, deverá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o artigo 17”.
31
2.1.3 A titularidade de direitos sobre as obras literárias, artísticas e científicas de
autoria singular
Para se analisar a titularidade sobre as obras intelectuais protegidas por direitos de
autor, uma considerações deve ser observadas: sem a figura do autor, não há que se falar de
direito de autor
76
. Como a própria expressão empregada para nominar o direito, os “direitos de
autor” sobre as obras literárias, científicas e artísticas de autoria singular, em regra, são
conferido ao autor
77
da obra. Vige, assim, a regra da autoria em matéria de titularidade,
fundada na noção de que os direitos de autor são de titularidade do autor
78
.
Contudo, como é possível inferir a partir dessa consideração, a qualidade de autor e a
qualidade de titular de direitos de autor se referem a qualidades distintas. Diante disso, para o
desenvolvimento da análise da titularidade exige que antes se esclareça esta diferença, pelka
distinção dos termos “autoria” e “titularidade”.
2.1.3.1 Os sujeitos de direitos: autoria e titularidade
Conforme mencionado, autoria e titularidade não se confundem. Enquanto a autoria é
conferida ao sujeito que possui a qualidade de autor, a titularidade é assegurada àquele que
apresenta a qualidade de titular de direito de autor. Assim, ainda que uma mesma pessoa
possua ambas as qualidades distinguem-se
79
.
A noção de “autor”, central para tratar da titularidade de direitos de autor, não está
previstas nos textos das normas internacionais que regulam a matéria. Particularmente nos
textos do Acordo TRIPS e da Convenção de Berna não se encontra uma definição clara e
expressa de “autor”. Nesse sentido, fica a critério das legislações nacionais definirem seu
significado
80
.
76
“Não se conhecendo o autor, não cabe falar em direitos de autor” (HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de
Propriedade Intelectual: Conforme a Lei 9619 de 19.2.1998. 3 ed. São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 127). Ver
ainda art. 45, II, Lei nº 9.610/1998.
77
Art. 22, Lei nº 9.610/1998.
78
Conforme a Lei 9.610/1998: “Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que
criou”.
79
LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires/ Paris/ Bogotá: Zavalia/ UNESCO/
CERLALC, 1993, p. 123; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le Droit D’Auteur. Paris: Economica, 2005, p. 187
e ss.
80
Alguns países não apresentam expressamente em suas legislações nacionais a definição de autor, tais como
Colômbia (1982), Uruguai (1937), Portugal, Argentina. Algumas legislações nacionais estabelecem
expressamente a definição de autor, tais como: Equador (1998), El Salvador (1993), Espanha (1987, texto
32
Na prática, nem todas as legislações nacionais estabelecem esta definição, e naquelas
que estipulam o tratamento não é uniforme
81
. Nos termos da lei autoral brasileira, Lei nº
9.610, de 1998, considera-se autor “a pessoa física criadora de obra literária, artística ou
científica”.
82
Com base nessa noção, observa-se que, sob a perspectiva da legislação brasileira, por
um aspecto, a qualidade de autor corresponde à pessoa física (ou natural) e, por outro, ela está
relacionada ao ato de criação da obra intelectual.
A correspondência da qualidade de autor à pessoa natural é apoiada pela doutrina
nacional e internacional, que entende ser apenas o ser humano o criador de obra intelectual e,
portanto, autor
83
. Como argumenta LIPSZYC,
As pessoas físicas são as únicas que têm aptidão para realizar atos de criação
intelectual, somente elas possuem a capacidade criadora. Aprender, pensar,
sentir, compor e expressar obras literárias, musicais e artísticas, constitui
ações que somente podem ser realizadas por seres humanos
84
.
Nesse sentido, qualquer pessoa natural, nacional ou estrangeira, domiciliada no
Brasil ou exterior, nos termos da lei
85
, pode ser qualificada como autor. As normas
internacionais que regulam a matéria, neste aspecto, se limitam a estabelecer o regime dos
estrangeiros, que em relação aos direitos de autor, aplica-se a regra do tratamento nacional,
salvo exceções.
A pessoa natural pode ser qualificada como autor independente de sua capacidade
86
para os atos da vida civil. Ainda, não importa que a pessoa possua qualquer qualificação
refundido de 1996), Guatemala (1998), Honduras (1993), México (1996), Panamá (1994), Paraguai (1998),
Perú (1996), Cuba (1976); Bolívia (1992); República Dominicana (2000) (Ver VILLALBA, Carlos A.;
LIPSZYC, Delia. El derecho de autor en la Argentina. Buenos Aires: La Ley, 2001, p. 83-84).
81
Cf. 17 US Code (UNITED STATES. United States Code. Disponível em: <http://uscode.house.gov>. Acesso
em: 10 jan. 2008).
82
Art. 11, da Lei 9.610/1998. Ver ainda: EDA/FBN, art. 1º, I.
83
BARBOSA, 1999; HAMMES, 2002, p. 134; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186; LIPSZYC, 1993, p. 123.
84
LIPSZYC, 1993, p. 123 (Tradução livre).
85
Com base na Convenção de Berna, que tem determina o princípio tratamento nacional, aplica-se o disposto na
Lei nº 9.610/1998, aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas que
tenham domicílio no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes. Quanto aos
estrangeiros domiciliados no exterior, estes gozam da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados
em vigor no Brasil (Art. 2º e p.u., Lei nº 9.610/1998).
86
A incapacidade da pessoa natural não afeta a qualidade de autor, ainda que isso imponha limites ao exercício
de atos da vida civil. CHAVES, 1995, p. 85 e ss. Segundo o Código Civil brasileiro: “Art. 1
o
Toda pessoa é
capaz de direitos e deveres na ordem civil. [...] Art. 3
o
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não
tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não
puderem exprimir sua vontade. Art. 4
o
São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de exercê-los: I
- os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que,
por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo; IV - os pródigos.” (BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.
Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007)
33
prévia ou habilitação. Pode ser autor qualquer pessoa natural, enquanto realize ou contribua
para a realização do ato de criação da obra literária, científica ou artística
87
.
Neste contexto, contudo, a contribuição do sujeito para o ato de criação deve ser
qualificada como criativa. O ato de criação não compreende contribuições de certas pessoas
que realizam atividades não criativas, tais como simplesmente fornecer a idéia, realizar um
trabalho de orientação, correção ou revisão não criativa
88
, executar operações técnicas sob as
instruções do autor, assim como financiar a produção da obra
89
. Conseqüentemente, em geral,
a pessoa que realiza tais atividades não apresenta a qualidade de autor
90
.
Entretanto, há ressalvas em relação a essa consideração e, nesse sentido, cada caso
precisa ser avaliado com atenção. Por exemplo, no domínio das artes plásticas, essa
consideração apresenta ressalvas. Neste domínio, a execução do trabalho técnico apresenta
um papel essencial e, por isso, pode implicar na qualidade de autor à pessoa que o executa.
Isso porque, em muitos casos, a pessoa natural que participa diretamente da elaboração de
uma pintura ou uma escultura também realiza um ato de criação
91
, pois contribui de maneira
criativa para a realização da criação e, dessa forma, pode ser qualificada como autor (ou co-
autor)
92
.
Ainda, importa observar que as pessoas naturais podem estar organizadas em
coletividades, sem se caracterizarem pessoas jurídicas, como é o caso de povos e
comunidades tradicionais (que não se caracterizam como pessoas jurídicas, salvo se tenham
constituído associação ou sociedade com personalidade jurídica). Independentemente de
87
SAIZ GARCÍA, 2000, p. 173.
88
Nesse sentido, a jurisprudência brasileira: “Ementa: Trabalho científico. Mestrado. Propriedade intelectual.
Alegação de co-autoria. ‘No caso dos autos, a participação do ora agravado restringiu-se tão-somente a sua
orientação. O estudo foi desenvolvido pela autora, sob orientação do professor, como dissertação do curso de
mestrado em bioquímica da Universidade Federal do Paraná. A colaboração do mesmo, então, a priori, estaria
vinculada apenas à orientação da autora na produção e pesquisa universitária, o que difere sensivelmente da
figura da co-autoria. Ainda que o orientador já trabalhasse no desenvolvimento da linha de pesquisa seguida
pela mestranda, certo que ela foi a autora do estudo, reservando-se ao Professor orientador, no âmbito
universitário, a missão de conduzir, dirimir dúvidas, encaminhar apenas o desenvolvimento do trabalho
científico destinado à obtenção do grau: não a, de realizar a pesquisa ou confeccionar a dissertação, o que,
aliás, se ocorresse, fraudaria sua posição de orientador. [...]’.” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta
Região. Agravo de instrumento nº 200404010216989 PR. Terceira Turma. Relator: Vânia Hack de Almeida.
Porto Alegre, 07.11.2005. Publicação: DJU, 30.11.2005, p. 721. Disponível em: <http://www.trf4.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008).
89
POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186.
90
Segundo POLLAUD-DULIAN, as pessoas que realizam operações de execução material sobre o controle do
autor, tais como o técnico ou o operário não realizam aporte criativo e, assim, não podem ser consideradas
autores ou co-autores (2005, p. 259).
91
POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 190. Sobre o tema ainda pode-se observar os comentários ao caso de “Guino
contra Renoir” em: POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 191-192.
92
Sobre a qualidade de co-autora, ver a analise detalhada neste estudo no item que trata das obras em co-autoria.
34
como se organizam, elas podem ser sujeitos de direitos de autor, tanto pelo trabalho coletivo
(ou em co-autoria) como pela individualidade de suas contribuições ao conjunto da obra
93
.
No caso dos povos e comunidades tradicionais, o reconhecimento de sua
contribuição criativa, principalmente artística, para a humanidade, lhes possibilita a proteção
de sua obra por direitos autorais, o que não exclui outras formas de proteção do conhecimento
tradicional. Ainda que eles gozem de uma proteção especial e tenham seus direitos
regulamentados por disposições e normas especiais
94
, os povos e comunidades tradicionais
têm garantidos os direitos autorais sobre suas criações. Vale assinalar a legislação autoral não
faz diferenciação entre as pessoas naturais criadoras de obras literárias, artísticas e
científicas
95
. Nesse sentido manifesta-se a Fundação Nacional do Índio, por meio da Portaria
nº 117, de 2006, da Presidência, em seu art. 2, § 1º, que reconhece o direito autoral do
indígena sob a perspectiva individual e coletiva.
Quanto à pessoa jurídica
96
, seja de direito público ou privado, não lhe é atribuída à
qualidade de autor. De fato, ela não possui a capacidade de realizar um ato de criação por si
mesma
97
. Entretanto, ainda que seja possível a concessão de uma proteção similar às pessoas
jurídicas
98
, conforme declara a legislação autoral, a qualidade de autor é determinada somente
às pessoas naturais
99
. Contudo, podem as pessoas jurídicas assumir a qualidade de titulares de
alguns direitos de autor (direitos patrimoniais).
Se por um lado a qualidade de autor é essencial para tratar da titularidade de direitos
de autor, por outro lado, definir a qualidade de titular desses direitos é de particular
importância neste estudo.
Nesse contexto, reafirma-se que autoria e titularidade são dois conceitos
perfeitamente distinguíveis. Enquanto o autor se refere à pessoa natural criadora da obra
literária, artística ou científica; o titular de direitos de autor refere-se ao sujeito, pessoa natural
93
Ver mais detalhes neste trabalho nos itens que analisam as obras em co-autoria e as obras coletivas.
94
Considera-se que a associação estabelecida nos termos da lei entre o conhecimento tradicional e o autor
desconhecido é equivocada; ainda que possa ocorrer, em alguns casos, de o autor do conhecimento tradicional
ser desconhecido, como ocorre também em comunidades não tradicionais. “Art. 45. Além das obras em
relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: […] II
- as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais” (Lei nº
9.610/1998).
95
Nesse sentido, garante a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º.
96
A legislação e a literatura utilizam os termos “pessoa jurídica” ou “pessoa moral”. No Brasil, o Código Civil
utiliza a expressão “pessoa jurídica” (Título II, artigos 40 e ss, da Lei nº 10.406/2002).
97
BARBOSA, 1999; LIPSZYC, 1993, p. 123; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186.
98
A Lei 5.988/1973 dispunha: “Art. 15. Quando se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas
organizada por empresa singular ou coletiva e em seu nome utilizada, a esta caberá sua autoria”.
99
Termo utilizado pela legislação civil: Código Civil Brasileiro, Livro I. Das Pessoas, Titulo I. Das pessoas
naturais (Lei nº 10.406/2002). Art. 11 e p.u, Lei nº 9.610/1998.
35
ou jurídica, de direito público ou privado, detentor de todos ou parte dos direitos de autor, seja
sob a perspectiva dos direitos morais ou patrimoniais.
A qualidade de titular de direitos de autor pode ser conferida à pessoa natural ou
jurídica
100
, a título originário ou derivado
101
, por lei ou ato (e.g. criação), entre vivos (e.g.
cessão) ou por causa de morte (e.g. sucessão), independente da sua capacidade civil
102
.
Assinala-se que a incapacidade da pessoa não afeta sua qualidade de titular, ainda que a ela
imponha limites aos atos da vida civil
103
.
Destaca-se, ainda, a figura das associações de titulares de direitos de autor. Os
titulares de direitos de autor e dos que lhes são conexos podem se associar, nos termos da lei,
sem intuito de lucro e com personalidade jurídica própria
104
. Ao se associarem, com o ato de
filiação, os titulares reconhecem as associações como mandatárias
105
para a prática de todos
100
A pessoa deve ter personalidade, seja civil ou jurídica, conforme o caso. “Art. 2
o
A personalidade civil da
pessoa começa do nascimento com vida […]. Art. 6
o
A existência da pessoa natural termina com a morte [...].”
(Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002). Nesse sentido: “Dona Catarina Virgolino de Campos, na
qualidade de viúva de Humberto de Campos propôs a presente ação declaratória contra a Federação Espírita
Brasileira na Livraria Editora da referida Federação [...] e também contra Francisco Candido Xavier [...], para
que se declare, por sentença, se são ou não do ‘espírito de Humberto de Campos’ as obras referidas na inicial
que começam a surgir posteriormente à morte do grande escritor, atribuídas a seu ‘espírito’ e ‘psicografadas’
pelo ‘medium’ Francisco Candido Xavier, segundo versão da técnica espírita. [...] Ora, nos termos do Artigo
10, do Código Civil, ‘a existência da pessoa natural termina com a morte’; por conseguinte, com a morte se
extinguem todos os direitos e bem assim a capacidade jurídica de os adquirir. No nosso direito, é absoluto o
alcance da máxima ‘mora omnina solvit’. Assim, o grande escritor Humberto de Campos, depois de sua morte,
não poderia ter adquirido direitos de espécie alguma, e conseqüentemente nenhum direito autoral da pessoa
dele deve ser transmita para seus herdeiros e sucessores. Nossa legislação protege a propriedade intelectual em
favor dos herdeiros até certo limite de tempo, após a morte mas o que considera para esse fim como
propriedade intelectual são as obras produzidas pelo ‘de cujus’ em vida o direito a essas é que se transmite aos
herdeiros. Não pode portanto a suplicante pretender direitos autorais sobre supostas produções literárias
atribuídas ao ‘espítrito’do autor. [...] Isto posto julgo a suplicante carecedora da ação proposta e a condeno nas
custas. R. R. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1944. (a.) João Frederico Mourão Russel” (Ver a íntegra da
sentença em ORLANDO, [?], p. 265-267).
Esta situação, como menciona ORLANDO, trata-se de uma “momentosa e impressionante questão, em relação
ao Direito Autoral” (ORLANDO, [?], p. 269).
101
Art. 24, § 1º, Lei nº 9.610/1998. Quanto aos direitos morais do autor, estes somente são transmitidos em parte
à causa de morte, aos seus sucessores.
102
(MIRANDA, 1983, t. 16, p. 46 e 136).
103
POLLAUD-DULIAN, 2005, p.185. Sobre o direito pecuniário e o direito moral de autor da mulher casada,
CHAVES, 1995, p. 91 e ss. Ver ainda Art. 39 da Lei nº 9.610/1998.
104
Art. 97, Lei nº 9.610/1998. § 3º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por
associações nacionais constituídas na forma prevista nesta Lei.
105
Sobre o negócio jurídico de que emana o poder de representação, MIRANDA, 1983, t. 16, p. 158 e ss.
Segundo ele, “a referência a mandato […] é fruto de imprecisão técnica do legislador, que o confunde com a
outorga de poder de representação em declaração unilateral de vontade receptícia. A defesa do sócio é fim
social; o contrato social cogita de tal defesa […] são regras jurídicas dispositivas sôbre poder de representação.
Entre o contrato social ou o de entrada do nôvo sócio e a outorga do poder de representação, não há qualquer
negócio jurídico, seja mandato ou outro. O poder que o sócio outorga à sociedade, por sua qualidade de sócio;
é revogável, salvo se foi estabelecida a irrevogabilidade”.
36
os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para
sua cobrança
106
.
Diante dessas considerações, observa-se que qualidade de titular de direitos de autor
pode ser conferida à pessoa natural ou jurídica por lei ou ato, entre vivos ou por causa de
morte, a titulo originário ou derivado
107
. Assim, analisa-se a titularidade das obras
intelectuais, sob a perspectiva dos sujeitos a quem se atribui à aquisição originária (autor) e
derivada (cessionário e sucessores) dos direitos de autor. Ademais, de maneira particularizada
se examina a situação de co-titularidade.
2.1.3.2 A titularidade do autor
No que se refere à titularidade de direitos de autor, as normas internacionais não
estabelecem regras a esse respeito. Quanto às legislações nacionais, elas tendem a proteger os
direitos da pessoa física criadora de obra intelectual, de modo que, em princípio, somente o
autor tem reconhecido originariamente os direitos sobre ela. Trata-se da regra da autoria
108
.
Segundo ela, a aquisição originária do direito se faz na esfera jurídica do autor, no momento e
pelo fato da criação da obra (ato-fato jurídico), salvo exceções previstas em lei, como é o caso
das obras coletivas que se analisa posteriormente.
Desse modo, ab initio, a pessoa a que se atribui à qualidade de autor se confunde
com a pessoa a quem se confere a qualidade de titular de direitos, pois é o autor o titular
originário dos direitos sobre a obra que criou
109
. Nesse sentido dispõe a lei autoral brasileira
110
.
106
Art. 98, Lei nº 9.610/1998. Ver ainda art. 99 e ss, dessa Lei.
107
Art. 24, § 1º, Lei nº 9.610/1998. Quanto aos direitos morais do autor, estes somente são transmitidos em parte
à causa de morte, aos seus sucessores.
108
O autor português DIAS PEREIRA trata como “princípio do criador” (DIAS PEREIRA, Alexandre.
Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital. Coimbra: Coimbra Editora, 2001). Ver ainda Artigo
27.1, deste Código. De acordo com SAIZ GARCÍA, o princípio da autoria é considerado dos fundamentos
básicos sobre o qual se baseia o sistema de droit d’auteur (direito de autor), também denominado sistema
continental ou europeu). Contudo, em relação a essa questão há distintos posicionamentos legislativos, seja em
países que adotam o sistema de direito de autor ou naqueles que adotam o sistema do copyright (direito de
cópia), nos quais se admite que pessoas, naturais ou jurídicas, distintas dos autores sejam titulares originárias
dos direitos de autor (SAIZ GARCÍA, 2000, p. 248). Segundo LIPSZYC, as fictio iuris pelo que a qualidade
de autor ou a titularidade originária sobre as obras são atribuídas às pessoas (físicas ou jurídicas) distintas da
pessoa física que cria a obra, respondem aos interesses de terceiros que exploram as obras (LIPSZYC, 1993, p.
124).
109
LIPSZYC, 1993, p. 123. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Estudios de derecho de autor y derechos afines.
Madrid: Editorial Réus, 2007, p. 30; DIAS PEREIRA, 2001, p. 281; CARVALHO, Orlando de. Os direitos de
personalidade de autor. In: Novo mundo do Direito de Autor? II vol. p. p. 543; BARBOSA, 1999;
POLLAUD-DULIAN, 2005. A pessoa que se identifica como tal de acordo com o previsto no art. 12 e 13, da
Lei nº 9.610/1998, e art. 15.1, da Convenção de Berna.
37
Assim, para se determinar quem é o titular da obra, importa conhecer seu autor. O
autor, para ser reconhecido como tal, precisa ser identificado. Nesse sentido, o criador para ter
reconhecida sua qualidade de autor necessita indicar ou anunciar essa qualidade
111
.
A legislação brasileira apresenta um rol exemplificativo de modalidades de
identificação do autor, tais como o uso de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas
iniciais, o uso de pseudônimo ou de qualquer outro sinal convencional. Nesse sentido,
considera-se autor aquele que tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa
qualidade na utilização da obra
112
.
A identificação do autor pode ser feita por meio do registro da obra, o que é
particularmente importante no caso de a obra ser mantida inédita, pois é uma maneira de
identificar seu autor, mantendo o ineditismo da obra. Com efeito, depois de concedido o
registro, a retificação de autoria ou cancelamento do registro somente poderá operar mediante
ordem judicial
113
.
Nos termos da Convenção de Berna
114
, bem como de diversas legislações nacionais, a
qualidade de autor, indicada ou anunciada na obra, é passível de ser contestada
115
. Em
conseqüência, a identificação da qualidade de autor da obra na forma usual do direito não
impede que a autoria possa ser contestada mediante prova em contrário. Nesse mesmo sentido
estipula a legislação brasileira, de modo que a identificação do autor no uso da obra faz
presunção relativa da autoria da obra
116
.
110
Art. 22, Lei nº 9.610/1998. No que tange aos direitos morais, a legislação determina que: “Art. 24. São
direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o de ter seu nome,
pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
III - o de conservar a obra inédita; IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer
modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em
sua reputação ou honra; V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a
obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem
afronta à sua reputação e imagem; VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou
audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que,
em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. [...]” (Lei nº 9.610/1998).
Anota-se que “nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando
couberem” (Art. 24, § 3º, Lei nº 9.610/1998). Ver ainda Art. 108, desta Lei.
111
Art. 12, Lei nº 9.610/1996.
112
Arts. 12 e 13 da Lei nº 9.610/1998. Ver, inclusive sobre a tutela do nome e a cedência do direito ao nome,
ASCENÇÃO, 1997, p. 71 e ss. Normas.
113
Art. 5º, p.u., Normas para registro EDA/FBN. Ver ainda art.27 da Lei 9.610/1998.
114
Art. 15.1, da Convenção de Berna.
115
VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 63-64. A legislação brasileira anterior (revogada) à Lei nº 9.610/1998
estipulava como presunção relativa, adminitindo prova em contrario, inclusive admitindo ser o direito a
nominação um direito disponível. Sobre o direito de nominação, MIRANDA, 1983, t. 16.
116
Art. 13, Lei nº 9.610/1998.
38
Por outro aspecto, a falta de identificação do nome do autor pode gerar distintos
efeitos, conforme for o autor desconhecido, anônimo ou omita-se seu nome na divulgação da
obra. Se o autor é desconhecido, a obra deixa de ser protegida por direitos de autor, ela
pertence ao domínio público. Conforme esclarece Hammes, “não se conhecendo o autor, não
cabe falar em direitos de autor”.
117
No caso de o autor da obra ser mantido no anonimato, trata-se de obra anônima
118
.
Neste tipo de obra, assim como na obra pseudônima, ainda que o nome do autor não seja
indicado ou anunciado, ele pode ser conhecido
119
. Nesses casos, caberá à pessoa que publicar
a obra o exercício dos direitos patrimoniais de autor. Porém, o autor que se der a conhecer
assumirá o exercício dos direitos patrimoniais sobre a obra, ressalvados os direitos adquiridos
por terceiros
120
.
Outra situação refere-se à omissão do nome do autor (ou co-autor), na divulgação da
obra. Esta situação não presume o anonimato e tampouco a cessão de seus direitos
121
, como
ocorre em muitas legislações estrangeiras
122
, e mesmo na revogada lei de direitos autorais
brasileira
123
. Desse modo, pode o autor ou os demais autores de uma mesma obra (co-autores),
a qualquer tempo, reivindicarem sua (co-)autoria e requerer que seu nome, pseudônimo ou
sinal convencional seja indicado ou anunciado, como sendo o autor, na utilização de sua
obra
124
.
Assim, conhecido o autor, em princípio, a ele se reconhece à titularidade originária
dos direitos morais e patrimoniais de autor, salvo exceções
125
. No que tange aos direitos
117
Art. 45, II, Lei nº 9.610/1998; ver HAMMES, 2002, p. 127.
118
Denomina-se obra anônima àquela que não traz qualquer nome, embora tenha vindo a público, ou que tenha
sido comunicada a alguém, ou traz apenas, no lugar do nome do autor, a expressão “anônimo”. As obras sem
qualquer indicação de nome, mas acompanhadas de qualquer expressão (e.g. ‘Anônimo velho’), ou número
(e.g. ‘Anônimo 4’), que eventualmente possa identificar seu autor, não são obras anônimas – são
caracterizadas como obras pseudônimas. As obras pseudônimas, se o pseudônimo não é transparente, ou seja,
não se sabe a quem pertence, são consideradas obras anônimas (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 78 e 50).
119
Art. 40, p.u., da Lei nº 9.610/1998. Ver art. 15.3 da Convenção de Berna. Sobre as obras pseudônimas,
heterônimas e anônimas: CHAVES, 1995, p. 120-138.
120
Art. 40 e p.u.m Lei nº 9.610/1998.
121
Art. 52, Lei nº 9.610/1998.
122
Como na Argentina (VILLALBA, LIPSZYC, 2001).
123
Art. 55, da Lei nº 5.988/1973: “Até prova em contrário, presume-se que os colaboradores omitidos na
divulgação ou publicação da obra cederam seus direitos àqueles em cujo nome foi ela publicada”.
124
São direitos morais do autor os previstos no Art. 24, I e II, Lei nº 9.610/1996.
125
Importa observar em relação ao autor casado, qualquer que seja o regime de casamento, seus direitos não se
comunicam com os do cônjuge, salvo pacto antenupcial em contrário (Art. 39, Lei nº 9.610/1998). O
casamento, concubinato ou união estável, em regra, não tem qualquer incidência sobre a qualidade de autor,
salvo se o casal crie uma obra em comum, resultando em uma obra em co-autoria (POLLAUD-DULIAN,
2005, p. 209).
39
morais, estes são considerados direitos inalienáveis e irrenunciáveis
126
. Diferentemente, os
direitos patrimoniais do autor são tratados como direitos disponíveis. Estes se referem ao
direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica
127
, de modo
que terceiros somente poderão utilizar as obras mediante autorização
128
.
Nesse sentido, admite-se a transferência dos direitos patrimoniais a pessoas que não
se qualifiquem como autores. Desse modo, mesmo a pessoa que não possua a qualidade de
autor, seja pessoa natural ou jurídica, ela pode ser titular de (alguns) direitos de autor a título
derivado
129
, salvo exceções (e.g. as obras coletivas).
De modo derivado, a titularidade dos direitos patrimoniais de autor pode ser obtida
por transferência
130
, seja por ato entre vivos (e.g. por cessão), ou por causa de morte (e.g. por
sucessão)
131
, em virtude de lei
132
ou convenção
133
, determinada antes
134
ou posteriormente à
criação da obra
135
.
126
Art. 27, Lei nº 9.610/1998.
127
Art. 28, da Lei 9.610/1998. Particularmente no que se refere às obras fotográficas: “Art. 79. O autor de obra
fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e
venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas
protegidas”. Contudo, importa assinalar que o exercício desses direitos, seja sob o viés positivo ou negativo,
sofre limitações cf. Arts. 46 a 48 da Lei nº 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 43.
128
Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, por
exemplo, as previstas no art. 29 e art. 68 (disposições exemplificativas). A lei autoriza expressamente algumas
modalidades de uso das obras, sem a necessidade de autorização do autor ou titular, nos artigos 46 a 48 da Lei
nº 9.610/1998 (disposições taxativas).
129
Nesse sentido: LIPSZYC, 1993, p. 123-124; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 52; SAIZ GARCÍA, 2000, p.
251; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 187 e ss; DIAS PEREIRA, 2001; BARBOSA, 1999. Contudo, sobre o
caráter originário ou derivativo da aquisição de direitos, a doutrina não é unânime. Segundo VÁZQUEZ
LÉPINETTE, “em sede de direitos de autor não se pode distinguir entre titularidade originária e titularidade
derivada do direito de autor [...]” (1996, p. 121). Por exemplo, aos sucessores, os direitos morais previstos no
art. 24, I a IV, e os direitos patrimoniais art. 28, Lei nº 9.610/1998 c/c art. 5º, XXVII, Constituição Federal de
1988; às pessoas jurídicas, os direitos patrimoniais, art. 28, Lei nº 9.610/1998. Sobre a ficção jurídica de se
atribuir a titularidade originária a elas ver LIPSZYC, 1993, p. 123-124; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 52.
Sobre as pessoas jurídicas, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 56 e ss.
130
O conteúdo positivo dos direitos patrimoniais de autor (direitos de usar, gozar e dispor) permite que estes
sejam transferidos (art. 49, da Lei nº 9.610/1998).
131
Ver art. 5º, XXVII segunda parte, Constituição Federal de 1988; sobre os direitos morais, art. 24, § 1º e
incisos I a IV; patrimoniais, arts. 41, 28, 29 e 35, da Lei nº 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 76.
132
Sobre as obras criadas em virtude de uma relação laboral Ver LIPSZYC, 1993, p. 146 e ss; VILLALBA,
LIPSZYC, 2001, p. 60; MIRANDA, 1983, t. 16, p. 55 e ss. A atual lei de direitos autorais do Brasil não
apresenta disposição expressas a respeito de obras realizadas no âmbito da relação laboral nem das obras
criadas por encargo, como na revogada Lei nº 5.988/1973, art. 36. Sem embargo importa observar os termos a
respeito do contrato de edição, art. 36 e 54, Lei nº 9.610/1998, e sobre as obras futuras, art. 51, Lei nº
9.610/1998. Ver a jurisprudência sobre o direito de cessão exclusivo do autor no âmbito de contrato de
trabalho sem menção expressa de cessão dos direitos de autor: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso
especial nº 617.130/DF (2003/0208381-6). Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Brasília. Disponível em:
<www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº
121.757/RJ (1997/0014764-9). Rel. Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, 26.10.1999. Disponível em:
<www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.
133
Ver art. 49 e 4º, Lei nº 9.610/1998. Os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis (Art. 27, Lei nº
9.610/1998).
40
Em algumas legislações estrangeiras, bem como havia na derrogada lei de direitos
autorais brasileira de 1973, há disposições a respeito da atribuição da titularidade de direitos
sobre obras criadas durante a relação contratual de trabalho ou prestação de serviços. Essa
questão que deu ensejo a vários casos de disputa judicial no Brasil merece ser tratada antes da
analise da titularidade derivada pelos sujeitos que não o autor.
2.1.3.3 A titularidade de criação realizada por empregado ou prestador de serviços
As obras criadas em decorrência de contrato de trabalho ou de prestação de serviços
podem assumir distintas denominações, tais como obras por encomenda e obras por encargo.
Esse tipo de obra é muito freqüente, podendo-se extrair exemplos das obras realizadas no
campo do periodismo, arquitetura, publicidade, artes aplicadas, dentre outras
136
.
No ordenamento internacional, tanto o Acordo TRIPS como a Convenção de Berna
não estipulam regras para tratar de situações como essa. Nesse sentido, fica a critério dos
legisladores nacionais regularem essa matéria
137
.
Em países que adotam o regime do copyright, no caso de obras realizadas por
encomenda (works made for hire), o empregador ou outra pessoa para quem a obra seja
realizada é tratado como “autor”, para os efeitos da titularidade (originária) de direitos de
autor, salvo convenção expressa ao contrário
138
.
Em muitos países, no tocante aos direitos de autor, as legislações nacionais são
menos favoráveis ao empregador (principalmente se comparadas com as normas relativas às
patentes, por exemplo), atribuindo em comum os direitos autorais ao empregador e
134
Sobre a cessão de obras futuras, art. 51, Lei nº 9.610/1998. Sobre a cessão de direito conexos de artistas
interpretes e executantes Lei 6.533/1978, art. 13. (BRASIL. Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978. Dispõe sobre
a regulamentação das profissões de Artistas e de técnico em Espetáculos de Diversões, e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007).
135
Sobre a titularidade derivada Ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 57; LIPSZYC, 1993, p. 125;
ANTEQUERA PARILLI, 2007, 38 e ss.
136
Essas situações supõem que o autor em troca de remuneração cria as obras à medida que o empregador ou
tomador de serviço as solicita (LIPSZYC, 1993, p. 146), ou em razão das atividades pelas quais foi contratado.
137
Considerando as distintas concepções jurídicas, o Projeto de disposições-tipo da OMPI para leis em matéria
de direito de autor (documento OMPI CE/MPC/II 2-1 de 11 de agosto de 1989), em seu art. 37 apresentou
duas variantes: a variante A (prevista para países de tradição jurídica latina) que atribui originariamente os
direitos patrimoniais ao autor; e a variante B (prevista para países de tradição jurídica anglo-americana) que
atribui os direitos patrimoniais originários ao empregador (LIPSZYC, 1993, p. 147).
138
Cf. 17 US Code, § 201 (b) Works Made for Hire (UNITED STATES. United States Code. Disponível em:
<http://uscode.house.gov>. Acesso em: 10 jan. 2008).
41
empregado, como um modo de reconhecimento da iniciativa pessoal deste
139
. Esse era o caso
do Brasil antes de 1998, no regime do Código Civil
140
, de 1916, e da Lei nº 5.988, de 1973.
Em outros países, principalmente nos de tradição jurídica latina, por força da regra da
autoria, em que o autor é a pessoa natural que cria a obra, impede-se que a titularidade
originária do direito de autor possa ser atribuída ao empregador ou tomador de serviços
141
.
Assim, ainda que se permita estipulação em contrário, produzindo a transferência imediata em
favor do empregador, ela fica restrita aos limites legais, seja em relação a prazo, condições ou
direitos que podem ser transferidos.
No Brasil, em relação à obra intelectual produzida em cumprimento de dever
funcional, de contrato de trabalho ou de prestação de serviços, a legislação vigente anterior a
1998 previa que os direitos patrimoniais de autor pertenciam em comum a ambos, empregado
e empregador (ou prestador e tomador de serviços), salvo convenção em contrário
142
.
A Lei nº 9.610, de 1998, suprimiu este dispositivo do seu texto, modificando, assim,
a modo de regular a matéria. Segundo Barbosa, a titularidade dessas obras passa a ser
regulada pelas regras aplicáveis às obras coletivas: “à luz de tais regras, a organização de obra
coletiva, num contexto de relação estatutária, atribui à titularidade dos efeitos econômicos da
criação estética ao empregador, independentemente de contrato”.
143
Na prática, a questão da titularidade das obras coletivas realizadas em cumprimento
de contrato de trabalho ou prestação de serviços foi objeto de análise pelo Superior tribunal de
Justiça brasileiro, conforme se analisa em um julgado de 1994. A interpretação desse
Tribunal, fundada na legislação autoral de 1973, na análise da titularidade da obra, deteve-se a
enfocar a relação contratual de trabalho no âmbito da qual foi criada a obra, atribuindo, assim,
a titularidade em comum aos empregados e empregador sobre a obra. As regras relativas à
obra coletiva foram absorvidas pelas regras da relação de trabalho, de maneira que a
139
CORREA, Carlos María. Temas de Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires:
Centro de Estudios Avanzados, 1997, p. 91.
140
BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil. Disponível em:
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 8 nov. 2007.
141
LIPSZYC, 1993 p. 146-147. A legislação argentina não prevê disposição genérica sobre a transmissão da
titularidade das obras intelectuais como conseqüência da relação laboral, como faz em relação às invenções
(VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 62-63).
142
Código Civil de 1916 e Lei nº 5.988/1973, art. 36. Ainda: “Art. 36 [..] § 1º O autor terá direito de reunir em
livro, ou em suas obras completas, a obra encomendada, após um ano da primeira publicação. § 2º O autor
recobrará os direitos patrimoniais sobre a obra encomendada, se esta não for publicada dentro de um ano após
a entrega dos originais, recebidos sem ressalvas por quem a encomendou”.
143
BARBOSA, 1999. De forma similar, a doutrina francesa declara que o contrato de trabalho não importa
jamais em cessão implícita dos direitos de autor sobre a obra ao empregador, exceto se for demonstrado que a
obra do empregado se constitui em uma obra coletiva (POLLAUD-DULIAN, 2005 p. 197). Ver mais detalhes
neste trabalho no item que trata das obras coletivas.
42
possibilidade de se operar a titularidade exclusivamente ao empregador, organizador de obra
coletiva
144
, devido à obra se caracterizar como coletiva, não foi considerada.
Com a Lei nº 9.610, de 1998, uma situação como essa seria analisada de maneira
distinta, ou seja, seriam aplicadas as regras da titularidade sobre obra coletiva, ainda que
realizada no âmbito de uma relação de trabalho ou de prestação de serviços
145
.
Outras situações que merecem ser observadas são as que se referem às obras
encomendadas e às obras subvencionadas pela União e pelos Estados, Municípios e Distrito
Federal
146
. Quanto ao contrato de encomenda de obra literária, científica ou artística, este se
caracteriza pela obrigação de fazer a obra e, destarte, a entrega da obra materializada. Esse
tipo de relação envolve a transferência da obra, como bem material, por exemplo, de um
manuscrito. Os direitos de autor sobre a obra, bem imaterial, se não houver disposição
expressa, não se transfere
147
.
Contudo, particularmente no caso de obras encomendadas por meio de contrato de
prestação de serviços pelas entidades públicas, há incidência da lei de contratos da
Administração pública, Lei nº 8.666, de 1993. Nos termos desta lei, as entidades da
administração pública somente podem contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço
técnico especializado, desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos, para que
a entidade possa utilizar a obra de acordo com o previsto no regulamento de concurso
(licitação) ou no ajuste para sua elaboração
148
. Anota-se que o termo ceder não implica a
transferência total e definitiva dos direitos de autor sobre a obra encomendada.
144
Nesse sentido a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Ementa: Civil e processual civil. Fundação.
Intervenção do Ministério Publico. Direito autoral. Co-propriedade do empregado com o empregador. Obra
produzida durante a relação de trabalho e por diversas pessoas. [...] A obra produzida em cumprimento a dever
funcional ou durante a vigência da relação de trabalho pertence, em co-propriedade, ao empregado e ao
empregador, persistindo mesmo apos a extinção da relação laboral. Recurso provido”. (BRASIL. Superior
Tribunal de Justiça. Recurso Especial 7757 SP (1991/0001452-4). Recorrente: Fundação Padre Anchieta
Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. Recorrido: Zilda Marina de Oliveira Valle. 1ª Turma. Relator:
Ministro Cesar Asfor Rocha. Julgamento em 16.11.1994. Publicação: DJ 12.12.1994 p. 34320; LEXSTJ vol.
70 p. 90; RT vol. 721 p. 275). Ver ainda: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no
Recurso Especial nº 7757 SP (1991/0001452-4). Recorrente: Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de
Rádio e TV Educativa. Recorrido: Zilda Marina de Oliveira Valle. Primeira Turma. Relator: Ministro Cesar
Asfor Rocha. Julgamento em 07.06.1995. Publicação: DJ 11.09.1995 p. 28788; RDA vol. 201 p. 256; RT vol.
726 p. 179)
145
Neste caso, a titularidade dos direitos patrimoniais seria do organizador da obra, empregador ou tomador de
serviços, resguardando-se os direitos morais aos empregados que participaram da criação da obra (cf. Art. 17,
Lei nº 9.610/1998). A titularidade desse tipo de obra será tratada posteriormente.
146
Art. 661, II, e 662, do revogado Código Civil, de 1916; Art. 46, Lei nº 5.988/1973.
147
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 82 e ss.
148
Art. 111, Lei nº 8.666/1993 (BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 10 set. 2007)
43
Particularmente, a legislação autoral não dispõe expressamente sobre a titularidade
em relação às obras por encomenda, porém limita a cessão de direitos sobre obras futuras
149
.
Com isso, entende-se que, de acordo com a situação, às obras por encomenda podem ser
aplicadas as regras relativas às obras coletivas, quando as obras cumpram com os requisitos
para tal, ou as regras de cessão de direitos sobre obras futuras
150
.
No tocante às obras subvencionadas, a elas não se aplica o mesmo tratamento que as
obras por encomenda. A legislação estabelece que não são de titularidade da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras por eles simplesmente
subvencionadas
151
.
Com relação às obras criadas no âmbito das instituições de ciência e tecnologia da
Administração Pública, a Lei de incentivo à inovação, Lei nº 10.973, de 2004, determina
certas normas de atribuição de titularidade de direitos de propriedade intelectual, entretanto,
não inclui em seu escopo as obras protegidas por direitos autorais
152
. Assim, nesse caso, bem
como nos demais em que não há estipulação legal expressa regulando a titularidade das obras
realizadas em cumprimento de dever funcional, de contrato de trabalho ou de prestação de
serviços, e por força da regra da autoria, a titularidade da obra é do autor
153
.
No entanto, pode-se estipular em favor do empregador ou prestador de serviços a
transferência dos direitos patrimoniais sobre a obra na ocasião da sua criação, porém, ela fica
149
Segundo o Art. 51, da Lei nº 9.610/1998, “a cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no
máximo, o período de cinco anos”.
150
Art. 17 ou art. 51, respectivamente, da Lei nº 9.610/1998.
151
Art. 6º, Lei nº 9.610/1998. Nesse sentido, essas entidades também não se responsabilizam pela obra, bem
como por eventuais danos que ela possa causar a terceiros, conforme manifesta a decisão do Tribunal Regional
Federal da Segunda Região: “Ementa: Administrativo. Propriedade intelectual. Responsabilidade civil do
Estado. Patrocínio de livro. Alegação de autoria de texto indevidamente omitida. Omissão estatal. Inexistência.
Honorários. CPC, ART. 20, §4º”. “I – Não se cogitando de faute du service, não pode a entidade pública que
se dispõe a financiar cultura, patrocinando edição de livro contendo roteiros de cineasta brasileiro renomado
no plano internacional, ser responsabilizada por danos materiais e morais ditos sofridos por quem não foi
indicado, na obra, como autor de argumento utilizado como base de um dos textos cinematográficos
publicados [...]”. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº
198851010053628 RJ. Acordão nº 401314. Quinta Turma Especial. Relator Juiz Mauro Luis Rocha Lopes Rio
de Janeiro, 5/9/2007. Doc. TRF200170463. DJU, 18.09.2007, p. 232. Disponível em: <www.trf2.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008).
152
Esta norma define: “criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador,
topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro
desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou
aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores” (Art. 1º, II, Lei nº 10.973/2004 (BRASIL. Lei
nº 10.973 de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica
no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10
nov. 2007).
153
LIPSZYC, 1993, p. 146-147. Nesse sentido, a legislação argentina não prevê disposição genérica sobre a
transmissão da titularidade das obras intelectuais como conseqüência da relação laboral, como faz em relação
às invenções (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 62-63).
44
restrita aos limites previstos na legislação autoral, como, por exemplo, ao prazo estipulado de
cessão de obras futuras
154
.
Em relação à legislação aplicável, cumpre observar que se aplicam as normas e os
princípios previstos na legislação trabalhista, para os contratos de trabalho, e na legislação
civil e administrativa, para os contratos prestação de serviços, porém, sempre que elas não
contrariarem as disposições e princípios estabelecidos na legislação autoral brasileira
155
.
2.1.3.4 A transferência da obra literária, científica ou artística
No que se refere à transferência de obras literárias, científicas ou artísticas, importa
esclarecer que com a aquisição de uma obra (por exemplo, um livro ou uma tela), ao
adquirente transfere-se a coisa, não transferindo, em regra, quaisquer direitos de autor a ela
inerentes (bem imaterial), salvo convenção expressa em contrário ou estipulação expressa em
lei
156
.
Os direitos sobre a obra adquirida, por exemplo, a tela, não se confunde com os
direitos sobre a obra intelectual (bem imaterial), ambos são distintos e inconfundíveis.
Enquanto aquele tem por objeto a tela, esse tem por objeto a criação artística expressada na
tela.
Particularmente em relação à obra de arte plástica, a lei determina expressamente que
ao alienar o objeto em que ela se materializa, o autor transmite ao adquirente o direito de
expô-la, salvo convenção em contrário. Contudo, assinala-se que os demais direitos não lhe
são transferidos, devendo ser respeitados pelo adquirente da obra
157
.
154
“Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos
(Lei nº 9.610/1998)
155
Ver sobre o tema VILLALBA, LIPSZYC, 2001 p. 60.
156
Lei 9610/1998 Art. 37. Sobre o tema, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p.28 e ss, e p. 66. Assegura-se ao autor o
direito de seqüência nos termos do artigo Art. 38, da Lei nº 9.610/1998.
157
Art. 77 e 78, Lei nº 9.610/1998. “Ementa: Civil. Responsabilidade civil. Direitos autorais. Retirada de
esculturas confeccionadas sob encomenda para adornar agências bancárias. Violação da integridade física das
obras. Ausência de prévia autorização do artista. Violação do direito moral do autor. Dano. Indenização. [...] A
propriedade intelectual não se transfere, de modo que a aquisição de original não confere ao adquirente os
direitos patrimoniais de utilizar, fruir e dispor da obra, sem a prévia autorização do autor, nos moldes dos arts.
24, IV, 28 e 29, VIII e X, da Lei nº 9.610/98. A retirada das obras escultóricas, especialmente criadas para
compor o projeto arquitetônico das agências bancárias da CEF, em São Leopoldo e Porto Alegre/RS, sem a
prévia comunicação do artista, bem como a destruição de uma das esculturas, quando da sua retirada do espaço
original, sem o seu prévio conhecimento, configuram a violação de direito moral do autor, implicando o
ressarcimento pelos danos causados” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Apelação Civel
nº 199971000291870 RS. Quarta Turma. Relator Edgard Antônio Lippmann Júnior. Porto Alegre, 26.6.2001.
Doc. TRF400081165 Publicação: DJU, 25.07.2001, p. 407. Disponível em: <http://www.trf4.gov.br>. Acesso
em: 15 jan. 2008).
45
2.1.3.5 A titularidade do cessionário
A titularidade sobre a obra intelectual para ser transferida, depende da cessão total ou
parcial, dos direitos patrimoniais de autor. Nesse sentido, ainda que os direitos morais de
autor sejam inalienáveis, os direitos patrimoniais de autor pode ser objeto de alienação por
cessão ou por atos de disposição admitidos em Direito. Com a cessão, opera-se a
transferência, total ou parcial, da titularidade no tocante aos direitos patrimoniais de autor
sobre a obra
158
.
A cessão realiza-se por instrumento escrito
159
, no qual deve constar essencialmente o
objeto de cessão
160
e as condições de exercício do direito, tais como tempo, lugar e preço.
Quanto ao preço, se não houver disposição em contrário, a cessão presume-se onerosa. No
tocante ao lugar, salvo estipulação em contrário, a cessão é válida unicamente para o país em
que se firmou o contrato. Com relação à cessão dos direitos de autor sobre obras futuras
abrangerá, por lei, no máximo, o período de cinco anos
161
.
Em relação às condições de exercício do direito, a cessão somente se opera para
modalidades de uso existentes à data do contrato. No caso de não haver previsão quanto às
modalidades de uso, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como
limitadas àquelas indispensáveis ao cumprimento da finalidade do contrato
162
. Importa
assinalar que em certos países, para algumas situações, os estatutos das associações de
titulares de direitos de autor estabelecem regras e limites quanto à cessão de direitos de seus
associados
163
.
A cessão pode ser feita pelo titular pessoalmente ou por meio de representantes com
poderes especiais
164
. Importa que o contrato seja válido para operar a transferência. Contudo,
enquanto não registrado o instrumento de cessão, este não terá efeitos em relação a terceiros
158
Art. 49, Lei nº 9.610/1998. “A transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza
moral e os expressamente excluídos por lei” (Art. 49, I, dessa lei).
159
A lei determina que no caso de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos.
Entende-se que este disposto é aplicável à licença e à consecução de direitos de autor (ver art. 49, III, Lei nº
9.610/1998). Quanto à cessão total e definitiva dos direitos, esta somente se admitirá por estipulação contratual
escrita (Art. 49, II, Lei nº 9.610/1998).
160
Sobre a alienação do título ou nome da obra, MIRANDA entende que “os títulos de jornais ou outros
periódicos somente podem ser alienados como a empresa e a marca de indústria e de comércio, com a própria
empresa ou gênero de indústria ou de comércio”. (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 18).
161
Art. 51, da Lei nº 9.610/1998.
162
Art. 49, I a VI, da Lei nº 9.610/1998.
163
Exemplo disso, na Argentina, o estatuto social dos Argentores (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 59).
164
Art. 50, Lei nº 9.610/1998.
46
Para isso faz-se sua averbação à margem do registro da obra ou seu registro em Cartório de
Títulos e Documentos
165
.
Em relação às obras anônimas ou pseudônimas, há presunção de cessão dos direitos
patrimoniais a quem publicá-la. No entanto, se o autor se der a conhecer, ele assumirá o
exercício dos direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros
166
.
Com a cessão, os cessionários têm sobre a obra intelectual, objeto do contrato, os
direitos patrimoniais outorgados nele. Importa ter presente que, em matéria de direitos
autorais, os contratos interpretam-se restritivamente
167
, e que as modalidade de uso e
exploração dos direitos patrimoniais são independentes
168
. Desse modo, o contrato de cessão
do direito de reprodução ao editor, por exemplo, não implica na cessão do direito de
transformação da obra, tais como de tradução e adaptação
169
.
Quanto ao editor, este se refere “pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito
exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de
edição”.
170
Em regra, o contrato de edição pode se caracterizar como cessão parcial ou total,
de acordo com os direitos atribuídos ao editor
171
. Contudo, de acordo com o caso, eles podem
se caracterizar como contratos de licença ou autorização de uso. Os contratos de cessão e de
licença não se confundem, especialmente porque no primeiro caso o cessionário é investido
da titularidade, enquanto que ao licenciado não se confere a qualidade de titular da obra
intelectual.
2.1.3.6 O licenciado e a titularidade
A licença é o contrato por meio do qual o titular do direito de autor autoriza outras
pessoas a usar ou explorar a criação intelectual, durante o prazo de vigência do direito. Com a
licença não se transmite o direito de disposição da criação intelectual protegida. Desse modo,
não se transfere à titularidade ao licenciado.
165
Art. 50, § 1º, Lei nº 9.610/1998.
166
Art. 40, Lei nº 9.610/1998. O Código Civil, art. 651, seguindo o exemplo da legislação anterior e de outros
sistemas jurídicos, estatuía que: “O editor exerce também os direitos a que se refere o artigo antecedente,
quando a obra fôr anônima ou pseudônima. Parágrafo único: Mas, neste caso, quando o autor se der a
conhecer, assumirá o exercício de seus direitos; sem prejuízo dos adquiridos pelo editor”.
167
Art. 4º, Lei nº 9.610/1998.
168
LIPSZYC, 1993, p. 128; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 59.
169
VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 59.
170
Art.5, X, da Lei nº 9.610/1998.
171
Sobre o contrato de ver art. 53 a 67, art. 36, da Lei nº 9.610/1998.
47
Alguns aspectos em relação ao licenciamento merecem ser assinalados. A licença
pode ser exclusiva ou não, total ou parcial em relação aos direitos de uso e exploração da obra
literária, científica ou artística. Ainda, a licença pode ser voluntária ou compulsória.
A licença voluntária refere-se àquela pela qual o titular outorga a terceiros a
autorização para usar ou explorar a criação intelectual. Em regra a faculdade de conceder de
autorizações de uso e exploração é assegurada ao titular, porem, as associações de titulares de
direitos de autor devidamente constituídas podem ser investidas da faculdade de conceder
autorizações para que terceiros possam utilizar a obra literária, científica ou artística.
No caso de licença compulsória, ela é instituída pelo Estado, que intervém na esfera
jurídica do titular do direito, autorizando terceiros a usar ou explorar o objeto. Na legislação
brasileira não há qualquer disposição nesse sentido, no entanto, há no texto da Convenção de
Berna previsão a esse respeito
172
.
2.1.3.7 A desapropriação e a titularidade
Na legislação brasileira, ainda que não exista previsão dispondo sobre o
licenciamento compulsório em matéria de direitos autorais, a intervenção do Estado pode
ocorrer por meio da desapropriação. Há previsão em lei especial que autoriza a
desapropriação de certos direitos de autor
173
. De acordo com o Decreto-Lei nº 3.365, de 1941,
que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, a reedição ou divulgação de obra de
natureza científica, artística ou literária pode ser considerada caso de utilidade pública e, nesse
sentido, pode ensejar a desapropriação
174
.
Em efeito, com a desapropriação, o titular da obra é privado de seu direito
175
. Desse
modo, o sujeito perde a qualidade de titular ao ser desapropriado de seu direito sobre a obra
176
.
Um caso ocorrido no Brasil, não caracterizado exatamente como desapropriação, mas que
172
Ver art. 11bis(2) e art. 13.1 da Convenção de Berna.
173
Art. 5º, letra ‘o’, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (BRASIL. Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/>. Acesso
em: 15 nov. 2007).
174
Art. 5º, letra ‘o’, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
175
Art. 1.228, § 3º, e Art. 1.275, V, do Código Civil, de 2002.
176
“A aquisição por outrem, ordinariamente pelo Estado, mas, possivelmente, por todos, é efeito de outro ato [o
ato de desapropriação]” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 95).
48
ensejou importantes discussões na doutrina, foi à aquisição das obras de Ruy Barbosa pelo
Estado Brasileiro
177
na década de 1920.
2.1.3.8 A titularidade dos sucessores
No caso de falecimento do autor, os direitos de autor sobre a obra intelectual são
transmitidos aos seus sucessores, aplicando-se as regras sucessórias comuns do direito civil
178
.
Particularmente no que se refere aos direitos patrimoniais, pela regra geral, eles perduram por
setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de sua morte, ressalvadas as
exceções previstas na lei. Assim, no caso de morte do autor, transmitem-se a seus sucessores
os direitos patrimoniais que o autor não tenha transferido por ato entre vivos ou por causa de
morte a outrem
179
. Assinala-se que esses direito podem ser incluídos em herança ou deixados
em legado.
180
Porém, se o autor não deixar sucessores a obra cai em domínio público
181
.
Caindo no domínio público, a obra não se torna res nullius, mas sim bens fora do
comércio, de uso comum de todos. O que é do domínio público “não é inexplorável, mas é
inapropriável com exclusividade. Não há a apropriabilidade por alguém; mas todos podem
explorar, e a exploração pode produzir bem comerciável”.
182
Por exemplo, a obra caída em
177
Uma análise sobre as questões de direitos autorais envolvendo esse caso em ORLANDO, [?]. Ainda:
BRASIL. Decreto nº 16.651, de 23 de novembro de 1924. Abre ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores
o credito especial de 2.965:000$, para pagamento, em apólices da divida publica interna, das despesas com a
aquisição da propriedade intelectual das obras do senador Ruy Barbosa E D. Coleção das Leis da República
Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2007.
178
O Código Civil de 1916, em seu art. 649, previa regras especificas ao direito autoral em matéria de sucessão:
“[...] § 2º Se morrer o autor, sem herdeiros ou sucessores até o 2º grau, a obra cairá no domínio comum. § 3º
No caso de caber a sucessão aos filhos, aos pais ou ao cônjuge do autor, não prevalecerá o prazo do § 1º e o
direito só extinguirá com a morte do sucessor”.
179
LIPSZYC, 1993, p. 129; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 57. Uma análise jurisprudencial relativa às obras
de artista conhecido, já falecido, cujos direitos de autor são reclamados pelo cônjuge (sucessora) em: BRASIL.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de instrumento nº 70016386864. Agravante: Aurora Ramos
Braun. Agravado: USA Discos. Décima Câmara Cível. Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Porto
Alegre, 28.09.2006. Disponível em: <www.tjrs.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. Sobre a tutela dos direitos
patrimoniais e extra patrimoniais do autor por seus sucessores ver decisão: BRASIL. Superior Tribunal de
Justiça. Recurso Especial nº 74.473 RJ (95/0046745-3). Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.
Brasília, 25.02.1999. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. Uma importante
discussão sobre os direitos dos sucessores em relação à obra protegida pelo direito de autor foi desenvolvida
na decisão: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 55.183 SP. Tribunal Pleno.
Brasília, 17.4.1964. Publicação: ADJ, 30.7.1964, p. 556; DJ, 2.7.1964, p. 2140. Ement. vol. 583-01, p. 268.
Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.
180
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 84-85.
181
Art. 41, I, e art. 45, da Lei nº 9.610/1998.
182
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 95.
49
domínio público, por exemplo, um livro, pode ser traduzido e, desse modo, passar a constituir
uma obra derivada, ou seja, uma nova protegida por direitos de autor
183
.
Observa-se que, no Brasil, a Lei nº 5.988, de 1973, estipulava o pagamento pelo uso
das obras em domínio público, porém essa disposição foi revogada. No entanto, em alguns
países, como é o caso da Argentina, o uso de obras em domínio público é pago (domínio
público pagante)
184
.
No tocante aos direitos morais, no que se refere às obras caídas em domínio público,
competirá ao Estado à defesa da integridade e autoria da obra
185
. Diferentemente, no caso de o
autor deixar sucessores, com a sua morte, os direitos morais são transmitidos aos seus
sucessores, particularmente os previstos nos incisos I a IV, do art. 24
186
. Nesses casos, os
sucessores sub-rogam-se no exercício dos direitos, podendo, desse modo, exercer as
faculdades negativas ou defensivas do direito moral, contudo, não podem aliená-los e
tampouco renunciá-los
187
.
Quando houver dois ou mais sucessores, ocorrerá a comunhão hereditária dos
direitos. Essa comunhão pode ser conservada pela partilha, ou pode cessar antes
188
. Se a
indivisão prolongar-se além da partilha, tem-se o regime da co-titularidade de direitos de
autor.
2.1.3.9 A co-titularidade
A co-titularidade de direitos de autor pode surgir em decorrência de distintos fatos,
pela via originária ou derivada. Originariamente, a co-titularidade pode ocorrer em virtude da
co-autoria na criação de obra literária, científica ou artística. De modo derivado, é possível
haver a co-titularidade quando, por exemplo, os direitos de autor são transmitidos a dois ou
mais sucessores, ou são transferidos por cessão a duas ou mais pessoas.
No caso de co-autoria, conforme se trate de obra em co-autoria ou de obra
audiovisual, a lei prevê regimes jurídicos especiais, estabelecendo regras de aquisição e
183
Conforme o art. 14, da Lei nº 9.610/1998: “É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou
orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou
tradução, salvo se for cópia da sua”.
184
Ver Lei autoral argentina; LIPSZYC, 1993.
185
Art. 24, § 2º, Lei nº 9.610/1998.
186
Art. 27, Lei nº 9.610/1998. Ver ainda Art. 35 desta lei.
187
Art. 24, § 1º c/c Art. 27, Lei nº 9.610/1998. Ver ainda art. 27 e 35, da Lei nº 9.610/1998. Ver comentários de
LIPSZYC, 1993, p. 127.
188
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 84-85.
50
exercício dos direitos sobre a obra intelectual. Na situação de co-titularidade pela via
derivada, a lei não estabelece regras no tocante ao exercício dos direitos comuns. Desse modo,
na falta de convenção entre os co-titulares a esse respeito, entende-se que se aplica, no que for
cabível, o regime das obras em co-autoria, que será analisado posteriormente. Ainda,
considera-se que podem ser aplicadas, subsidiariamente, as disposições do código Civil no
tocante ao condomínio, quando não forem contrárias aos princípios e regras do direito
autoral
189
.
Observar-se que, de modo geral, a legislação de direitos autorais brasileira tem por
referência o autor singular. Não obstante, são estabelecidas regras específicas de atribuição de
direitos em relação às obras criadas por uma pluralidade de autores
190
. Nesse sentido, têm-se
os regimes de obra em co-autoria
191
, obra coletiva e obra audiovisual. Esses distintos regimes
jurídicos tratam de organizar as relações entre os autores e demais pessoas envolvidas no ato
de criação da obra protegida
192
, e de regular a titularidade de direitos sobre tais obras
193
.
Assim, há que se distinguir a análise em relação às obras que envolvem uma pluralidade de
sujeitos que participam do ato de criação.
Ademais, há que se diferenciarem essas obras daquelas que envolve uma pluralidade
de objetos protegidos, caracterizadas pela presença de outras obras pré-existentes, como é o
caso da obra derivada
194
. Nesse sentido, importa analisar inicialmente a titularidade de
direitos sobre a obra derivada, para então tratar da titularidade de direitos das obras em co-
autoria, coletivas e audiovisuais.
2.1.4 A titularidade de direitos sobre a obra derivada
As composições musicais, adaptações, traduções e outras transformações de obras
originais, são os principais exemplos de obras derivadas. Além delas, há outras obras que
podem se caracterizar como derivadas, tais como as coletâneas, compilações, antologias,
189
Nesse sentido, no direito espanhol, VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996.
190
SAIZ GARCÍA, 2000, p. 169
191
A obra em colaboração, assim denominada em muitas leis nacionais, inclusive na lei de direito de autor de
1973, derrogada no Brasil, passa a ser denominada obra em co-autoria. Ver art. 4º, VI, “a”, Lei nº 5.988/1973,
y art. 5º, VIII, “a”, Lei nº 9.610/1998.
192
Art. 5º, VIII, “a”, “h” e “i”, Lei nº 9.610/1998.
193
LIPSZYC, 1993, p. 123; SAIZ GARCÍA, 2000, p. 170-173.
194
Sobre a obra derivada ver art. 5º, VIII, “g” e “f”, e art. 7º, XI, Lei nº 9.610/1998. Ver ainda art. 14 e 29, desta
lei; Convenção de Berna, art. 2º, §3º, art. 8 e 12; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 52-54; LIPSZYC, 1993, p.
126; ASCENÇÃO, 1997, p. 84-85.
51
enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual
195
.
Um manuscrito que incorpora uma fotografia pré-existente é incorporado a uma
coletânea. Um romance é traduzido e, posteriormente, adaptado para o roteiro de um filme.
Em todos esses casos, a nova obra deriva de uma criação pré-existente. Conforme a
quantidade de obras pré-existentes torna-se mais complexa a análise da titularidade de uma
obra derivada.
A obra derivada é caracterizada por se constituir em uma criação intelectual nova que
resulta da transformação
196
de uma (ou mais) obra originária
197
. Ela é protegida como obra
intelectual nova, sem prejuízo dos direitos do autor da criação originária. Assim, ainda que a
obra derivada tenha por base essência criadora pré-existente, ela existe e tem tutela própria,
independentemente de a obra pré-existente estar ou não protegida
198
.
Nesse contexto, o estudo da titularidade de direitos sobre as obras derivadas tem
presente a grande complexidade do tema, ensejada principalmente por envolver uma
pluralidade de obras resultantes de distintos atos de criação, bem como uma pluralidade de
pessoas, autores e titulares dessas criações.
2.1.4.1 Os sujeitos de direitos
As noções de autor e titular, anteriormente analisadas, servem para tratar também das
obras derivadas. Contudo, cumpre distinguir a qualidade de autor de uma obra originária e a
de autor de uma obra derivada, tendo em conta que ambos não se confundem
199
.
195
Art. 7º, V, XI, XIII, Lei nº 9.610/1998.
196
“A transformação comporta uma atividade de caráter criativo cujo resultado produz, por sua vez, uma obra
original distinta da obra transformada” (tradução livre) (SAIZ GARCÍA, 2000, p. 173-174). Várias podem ser
as modalidades de transformações, além das enunciadas na lei. No mesmo sentido, em relação à lei argentina,
ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 55. Com base na legislação espanhola, SAIZ GARCÍA comenta que será
protegida a obra sempre que a mesma resultar em uma obra derivada original, e que as meras modificações de
formato por exigências técnicas não dão lugar a obras derivadas (SAIZ GARCÍA, 2000, p. 287).
197
Art. 5, VIII, (g), Lei nº 9.610/1998. É originária a criação em relação à obra derivada. Pode uma obra ser
derivada de criação caracteristicamente derivada.
198
Art. 2.3 e 2.5, Convenção de Berna. “São objeto de proteção mediante direitos de autor as adaptações,
traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova” (Art. 7º, XI,
Lei nº 9.610/1998).
199
A legislação francesa estabelece como condição para a obra se caracterizar como derivada que ela seja criada
sem o concurso do autor da obra original (Art. L113-2, alínea 2, do Código de Propriedade Intelectual, da
França) (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 262 e p. 268-269). Nesse sentido também a doutrina argentina.
Conforme VILLALBA e LIPSZYC consideram as obras compostas [derivadas] as novas obras que
incorporam uma obra originária sem a participação do autor desta última (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p.
54).
52
O autor da obra derivada é a pessoa física criadora desta obra, ou seja, que realiza a
transformação de uma criação pré-existente, independentemente de esta estar ou não
protegida por direitos autorais
200
. Por exemplo, é o tradutor o autor da tradução, porém, não é
ele o autor do livro (obra originária). O autor da obra originária é a pessoa que a criou
201
.
Nesse sentido, na divulgação da nova obra, devem-se identificar ambos os autores, da obra
originária e da obra derivada, por exemplo, indicando o nome do autor do livro e o nome do
tradutor (autor da tradução) da obra.
Cumpre observar que o fato de a obra originária estar protegida ou não por direitos
autorais não incide diretamente sobre a autoria da obra derivada, contudo, afeta a titularidade
e o exercício dos direitos sobre a obra
202
. Em regra, considera-se titular de direitos de autor da
obra derivada quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público
203
. No
entanto, no caso de obra originária estar protegida a situação é diferente. Neste caso, somente
será titular de direitos sobre obra derivada a pessoa que tenha criado a nova obra devidamente
autorizado pelo titular da obra originária. Desse modo, no que se refere à titularidade,
distinguem-se os titulares de cada uma das obras, originária e derivada.
2.1.4.2 A titularidade do autor de criação derivada de obra em domínio público
Conforme estipula a legislação brasileira é “titular de direitos de autor quem adapta,
traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público”.
204
Cumpre assinalar que esse rol
de atividades que ensejam a transformação de uma obra pré-existente não é taxativo
205
.
Desse modo, tem-se que a titularidade originária de direitos de autor sobre a nova
criação é do próprio criador da obra derivada
206
, e não corresponde ao criador da obra
originária caída em domínio público. Importa observar que no caso de a obra derivada se
constituir em uma obra coletiva, dever-se-á observar as disposições a ela aplicáveis em
matéria de titularidade de direitos.
200
Art. 11 e 14. Aplica-se da mesma forma as regras de identificação do autor, como as previstas no art. 12 e 13.
Ver ainda art. 15, §1, da Convenção de Berna; LIPSZYC, 1993, p. 126. Sobre o conceito de autor, inclusive de
obra derivada, VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53.
201
Em algumas legislações nacionais, como é o caso da França, a exigência de que o autor da obra originária e o
da obra derivada sejam pessoas distintas é essencial para uma obra se caracterizar como derivada.
202
Ver art. 14, Lei nº 9.610/1998.
203
Art. 14, primeira parte, Lei nº 9.610/1998.
204
Art. 14, primeira parte, Lei nº 9.610/1998.
205
Nesse sentido, VILLALBA, LIPSZYC, p. 55.
206
Nesse sentido, LIPSZYC, 1993, p. 126.
53
O fato de a obra pré-existente estar em domínio público possibilita a qualquer pessoa
a sua transformação, com a ressalva de que não seja ofensiva aos direitos morais de seu autor.
Quanto à pessoa que realiza a transformação, ela não pode se opor a outra adaptação, arranjo,
orquestração ou tradução da obra em domínio público, porém poderá se for cópia da sua
207
.
Assim, os direitos do autor da obra derivada são resguardados, inclusive o de impedir a
transformação de sua obra
208
.
2.1.4.3 A titularidade do autor de criação derivada de obra protegida
No caso de a obra originária estar protegida, qualquer modificação desta obra por
terceiros dependerá de autorização. É o titular dos direitos patrimoniais de autor da obra quem
tem o direito exclusivo de autorizar o seu uso em quaisquer transformações, tais como:
adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações
209
; tradução para qualquer
idioma
210
; inclusão em fonograma ou produção audiovisual; inclusão em base de dados,
armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de arquivamento do
gênero
211
.
Ao autor da obra originária reservam-se seus direitos morais, tais como: o de
assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que,
de qualquer modo, possam prejudicá-lo ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra,
e o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada
212
.
A transformação de uma obra, como, por exemplo, a tradução, para uso pessoal e
restrito (não econômico) não é vedada pela ordem jurídica. Considera-se que ninguém pode
proibir certa pessoa, que, exemplificativamente, tendo adquiriu o exemplar de um livro, o
traduza para seu uso estritamente pessoal
213
. Como coloca Miranda, “a ninguém é vedado
traduzir; o que se veda é reproduzir-se o traduzido”.
214
207
Art. 14, segunda parte, Lei nº 9.610/1998.
208
Ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53-54.
209
Art. 12, Convenção de Berna.
210
Art. 8 e art. 11ter (2), Convenção de Berna.
211
Art. 29, III, IV, V e IX Lei nº 9.610/1998. Ver ainda art. 87, II, Lei nº 9.279/1998.
212
Art. 24, IV e V, Lei nº 9.610/1998.
213
MIRANDA, 1983, t, 16, p. 103-104. Não constitui ofensa aos direitos autorais conforme o art. 46 e 47, da Lei
nº 9.610/1998.
214
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 102.
54
Contudo, quando a obra derivada for objeto de reprodução ou outra modalidade de
uso, a sua transformação depende de autorização
215
. Nesse sentido, o surgimento dos direitos
de autor sobre a obra derivada depende da autorização do autor da obra originária
216
. O uso da
obra por qualquer modalidade, tais como a tradução, adaptação, arranjo musical ou qualquer
outra transformação, depende da autorização prévia e expressa do autor ou do titular de
direitos sobre ela
217
.
Assim, com a realização da criação derivada (por exemplo, de uma tradução),
devidamente autorizada, haverá duas proteções distintas, uma relativa à obra originária (livro
original) e outra sobre a obra derivada (livro traduzido)
218
. Os direitos sobre ambas as obras
coexistem, sem que se caracterize co-autoria por parte dos autores das distintas criações
219
. O
autor da criação derivada e o autor da obra originária não são co-autores, salvo no caso de a
obra derivada ser feita com a efetiva colaboração de ambos os autores
220
.
O autor da obra derivada investe-se de todos os direitos sobre ela
221
, entretanto, com
as ressalvas previstas nos termos e condições pactuados na autorização de transformação da
obra originária por seu titular
222
. Assinala-se que podem ser estabelecidas condições quanto à
exploração da obra derivada, tais como limites territoriais, temporais e de modos de
exploração, assim como condições de ordem artística, filosófica, cientifica ou moral
223
. Por
exemplo, o autor de obra teatral que autoriza a sua tradução ou adaptação pode fixar um prazo
215
Do contrário, a obra derivada não nasce como obra protegida (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53).
216
De acordo com o caso, a transformação não autorizada por constituir em ofensa ou violação dos direitos de
autor. Ver Art. 184, do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848/1940 (BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de
dezembro de 1940. Institui o Código Penal. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/> Acesso em: 10
nov. 2007).
217
Art. 29, caput, Lei nº 9.610/1998.
218
Institui-se um regime de proteção de direitos de autor da obra derivada, sem prejuízo dos direitos de autor da
obra original. Ver art. 87, Lei nº 9.279/1998.
219
Ver POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 261 e ss.
220
Importa assinalar, como exemplo, que mera revisão da obra traduzida pelo autor da obra originária não o
torna co-autor da tradução. Comentários sobre a obra derivada em ASCENÇÃO, 1997, p. 84-85; VILLALBA,
LIPSZYC, 2001, p. 53.
221
O titular de direitos de obra derivada tem m direito equivalente ao do titular da obra originária. Vale anotar
que na legislação argentina, ainda que o autor da obra originária não seja qualificado como co-autor da obra
derivada, ele possui um “direito de co-autor”. Assim, para a utilização da obra derivada se requerem a
autorização de ambos os autores (da obra originária e da derivada) (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54).
222
POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 275-276.
223
Ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54-55; MIRANDA, 1983, t. 16, p. 103; POLLAUD-DULIAN, 2005, p.
265.
55
para utilização da obra em representações públicas
224
. Cumpre recordar os termos acordados
na autorização de uso interpretam-se restritivamente
225
.
2.1.4.4 A titularidade do cessionário
Conforme anteriormente analisado, é possível a cessão total ou parcial dos direitos
patrimoniais de autor, operando-se a transferência de titularidade ao cessionário
226
.
A cessão realiza-se por instrumento escrito
227
, contendo essencialmente o objeto de cessão
228
e
as condições quanto a tempo, lugar e preço
229
.
Particularmente no tocante ao objeto de cessão, ao cessionário importa observar se a
obra derivada foi autorizada pelo titular da obra originária e em que condições. Com a cessão,
o cessionário passa a ter direitos e obrigações em relação à obra e, no caso de obra derivada, o
cessionário fica também sujeito aos termos e condições estabelecidos na autorização. Por
exemplo, no caso de contrato de edição
230
, o editor deverá observar os termos da autorização
que inclusive pode dispor sobre a edição da obra
231
.
Além disso, ao publicar a obra, o editor deverá observar as disposições legais no
tocante às obras derivadas, como, por exemplo, mencionar em cada exemplar o título da obra,
inclusive o título original, o nome do autor (da obra originária) e, no caso de tradução, o nome
do tradutor
232
.
224
Art. 74, Lei nº 9.610/1998 “Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não poderá opor-se o tradutor
ou adaptador à utilização de outra tradução ou adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua” (Art. 74, p.u.,
Lei nº 9.610/1998).
225
Art. 4º, Lei nº 9.610/1998.
226
Art. 49, Lei nº 9.610/1998. “A transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza
moral e os expressamente excluídos por lei” (Art. 49, I, desta lei).
227
A lei determina que no caso de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos.
Entende-se que este disposto é aplicável à licença e à consecução de direitos de autor (ver art. 49, III, Lei nº
9.610/1998). Quanto à cessão total e definitiva dos direitos, esta somente se admitirá por estipulação contratual
escrita (Art. 49, II, Lei nº 9.610/1998).
228
Sobre a alienação do título ou nome da obra, MIRANDA considera que “os títulos de jornais ou outros
periódicos somente podem ser alienados como a empresa e a marca de indústria e de comércio, com a própria
empresa ou gênero de indústria ou de comércio”. (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 18).
229
Art. 51, da Lei nº 9.610/1998.
230
Ver Art. 5, X, e art. 53 a 67, da Lei nº 9.610/1998.
231
Art. 29, II, da Lei nº 9.610/1998. As relações jurídicas entre o tradutor e o editor podem ser as da total cessão
dos direitos patrimoniais de autor ou de autorização de edição em condições exclusivas (contrato de edição) ou
não, com maiores ou menores restrições no tocante aos aspectos quantitativos, qualitativos, temporais e
espaciais. Ver sobre o tema MIRANDA, 1983, t. 16, p. 107.
232
Art. 53, p.u., I e II, Lei nº 9.610/1998.
56
Na ausência de autorização prévia e expressa para a realização da obra derivada, o
editor responde solidariamente
233
com o autor da obra derivada por eventual ofensa ou danos
aos direitos autorais do autor da obra originária. No Brasil, nesse sentido se manifestou o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 2007, em um caso em que se
constatou a utilização e alteração das obras fotográficas, para ilustrar um livro destinado à
comercialização, sem a devida autorização do autor das fotos
234
.
2.1.4.5 O licenciado e a titularidade da obra derivada
No caso de obra derivada de criação em domínio público, em regra, permite-se sua
licença de uso e exploração. Ademais, o titular poderá autorizar ou impedir o uso de sua obra
por qualquer modalidade, inclusive a tradução, adaptação, arranjo musical ou qualquer outra
transformação. Contudo, não pode se opor a outra adaptação, arranjo, orquestração, tradução,
ou qualquer outra modificação da obra originária caída em domínio público
235
. Em quaisquer
dos casos, conforme observado anteriormente, ao licenciado ou mesmo à pessoa autorizada a
233
“Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou
fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro
direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos
artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no
exterior” (Lei nº 9.610/1998).
234
Nesse sentido se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Ementa: Direito civil
e processual civil. Direitos autorais. Fotografias. Utilização não autorizada. Preliminar: ilegitimidade passiva.
Editora. Rejeição. Mérito: Direito exclusivo do autor. Danos morais e materiais caracterizados. Indenização
por danos morais. Critérios de arbitramento. Redução do quantum. 1. Em razão da solidariedade com o
contrafator, prevista no artigo 104 da Lei nº 9.610/98, resta configurada a legitimidade da editora para figurar
no pólo passivo de demanda envolvendo violação de direitos autorais. 2. Constatada a utilização e alteração de
obra fotográfica, para ilustrar livro destinado à comercialização, sem a devida autorização do seu autor, deve a
editora responder pelos danos materiais e morais advindos de sua conduta. [...]” (BRASIL. Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios. Apelação Civil nº 2005.01.1.050176-9. Acórdão 284552. Apelante:
Vestcon Editora Ltda. Apelado: Mário da Silva Castello. Terceira Turma Cível. Relator Desembargadora
Nídia Corrêa Lima. Brasília, 15.8.2007. Disponível em: <http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
“A empresa que confirma haver publicado o texto literário é parte legítima para figurar no pólo passivo da
relação processual em que a parte autora pleiteia indenização pelo uso não autorizado da obra. [...] As
coletâneas ou compilações são objeto de proteção como direitos autorais, nos termos do art. 7º, inciso XIII da
Lei nº 9.610/98. A alegação de desconhecimento da adaptação do texto não exclui o dever de indenizar. Se a
litisdenunciada reconheceu a existência de contrato com a editora ao mesmo tempo em que confessou haver
feito adaptação de obra literária para o formato de fotonovela, sem mencionar a autoria, deve responder
regressivamente pelo pagamento da indenização. [...] O desconhecimento da autoria do texto não se presta a
eximir a apelante do dever de indenizar. Com efeito, o veículo de comunicação é responsável pelo conteúdo de
suas publicações e, na espécie, restou violado o direito da autora, com a publicação da fotonovela sem
mencionar a autoria, contrariando os artigos 28 e 29 da Lei nº 9.610/1998” (BRASIL. Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios. Apelação Cível nº 1999.01.1.070008-2. Acórdão nº 184523. Apelantes: VM
- Produção e Comunicação Ltda e Paola Antony Gomes de Matos. Apelada: Helena Maria Ribeiro. Segunda
Turma Cível. Relator: Desembargador Romão C. Oliveira. Brasília, 25.8.2003. Disponível em:
<http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
235
Art. 29 e 14, Lei nº 9.610/1998.
57
criar uma nova obra não se transfere a titularidade, mas somente o exercício de alguns direitos
de autor.
No caso de a obra derivar de obra protegida, o licenciamento de uso ou exploração
da nova obra pode estar sujeito a uma dupla autorização. A obra derivada pode se sujeitar a
autorização do titular da obra derivada e do titular da obra originária, se o contrato que
autorizou a criação da obra derivada nada dispõe a esse respeito. Isso porque, como a obra
original se incorpora na obra derivada, todo uso implica, por sua vez, a utilização daquela
236
.
2.1.4.6 A titularidade do sucessor
Conforme comentado, em razão de morte do autor, alguns direitos transmitem-se a
seus sucessores alguns direitos morais
237
e os direitos patrimoniais do autor, os quais deverão
observar os termos e condições sobre os quais se autorizou a nova criação.
No caso de o titular de uma obra derivada, por exemplo, o tradutor, morrer antes do
titular da originária, sem deixar herdeiros ou sucessores, extingue-se o direito patrimonial de
autor sobre aquela obra (derivada), porém a obra não cai propriamente em domínio público
238
.
Conforme a situação, a exploração da obra derivada pode ficar dependente do consentimento
do autor da obra originária. Assim, enquanto protegida a obra originária, a obra que dela
deriva fica a ela vinculada
239
.
2.1.4.7 A co-titularidade da obra derivada
De acordo com o mencionado anteriormente, autor da obra originária e o autor da
obra derivada não se caracterizam como co-autores. Contudo, é possível que a pessoa,
caracterizada como autor da criação originária, realize a obra derivada em comum com outras
pessoas, sendo, assim, qualificada como co-autor da nova criação. No entanto, assinala-se que
esta situação não retira os direitos do autor em relação a sua obra (originária) frente à obra
236
LIPSZYC, 1993, p. 126; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54.
237
Art. 24, § 1º, I a IV, Lei nº 9.610/1998.
238
Art. 43 e 45, I, Lei nº 9.610/1998.
239
Art. 29, Lei nº 9.610/1998; Art. 8, art. 11.2, 11bis(2), 11ter(2) da Convenção de Berna. Sobre a questão ver
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 106.
58
derivada
240
. Nesse sentido, a co-titularidade da obra pode se constituir em decorrência da co-
autoria. Ainda, as pessoas qualificadas como autores da criação derivada e da originária, ainda
que não se caracterizem como co-autores, podem ser co-titulares da obra derivada, se assim
convencionarem
241
.
Ademais, a obra derivada pode ser decorrer também da realização da criação por
uma pluralidade de autores, independentemente de que algum deles seja o autor da obra
originária
242
. Quando isso ocorrer, conforme o caso, aplica-se a ela o regime da obra em co-
autoria, da obra coletiva ou da obra audiovisual, observando-se ainda o regime da obra
derivada no que for aplicável.
2.1.5 A titularidade de direitos sobre as criações de autoria plural: obra em co-autoria
São bastante freqüentes as criações que resultam do concurso criativo de diversos
autores
243
. Nesse sentido, a legislação buscando organizar as relações entre esses autores e a
obra que eles contribuíram para criar
244
, estabeleceu o regime das obras em co-autoria.
A obra em co-autoria refere-se ao que a derrogada lei de direitos autorais brasileira,
Lei nº 5.988, de 1973, denominava obra em colaboração
245
. Em regra, considera-se obra em
co-autoria àquela criada em comum por dois ou mais autores
246
.
240
Importa assinalar, como exemplo, que mera revisão da obra traduzida pelo autor da obra originária não o
torna co-autor da tradução. Comentários sobre a obra derivada em ASCENÇÃO, 1997, p. 84-85; VILLALBA,
LIPSZYC, 2001, p. 53.
241
Ver VILLALBA, LIPSZIK, 2001.
242
Ver sobre o tema no ordenamento jurídico argentino em VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54 e ss.
243
Segundo dados apresentados por VÁZQUEZ LÉPINETTE a respeito das obras científicas na Alemanha,
enquanto que em 1960, menos de 40% dos trabalhos tinham um só autor, 30% dois autores, e 30% três autores
e mais de três autores (cerca de 10%); ao final dos anos 70, 25% dos trabalhos procediam de um só autor, 35%
de dois autores, 20% de três autores e o restante (20%) de quatro ou mais autores. Em 1910, cerca de 80% dos
trabalhos científicos apresentavam um só autor, 20% dois e mais autores. (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p.
25). No Brasil, o suposto crescimento do número de criações científicas envolvendo uma pluralidade de
autores pode ser inferido a partir dos dados que apresentam o aumento da média de pesquisadores que
participam em grupos de pesquisa. Em 2004, conforme dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil,
apresentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a partir da análise
de cerca de 335 instituições, havia 19.470 grupos e 77.649 pesquisadores, com uma média de 6,1 pessoas por
grupo; enquanto que em 2000, havia aproximadamente 11.760 grupos, e a média de pesquisadores por grupo
era de 5,7. Segundo os dados do CNPQ, 2007 (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ). Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil. Censo 2002 e 2004.
Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/censo2004/series_historicas/index_basicas.htm>. Acesso: 10 set. 2007).
244
POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 184.
245
Art. 4º, VI, (a), Lei nº 5.988/1973.
246
Art. 5º, VIII (a), Lei nº 9.610/1998.
59
2.1.5.1 Os sujeitos de direitos
Figura na obra em co-autoria a pluralidade de autores. Contudo, não é a pluralidade
de autores que os torna co-autores, e sim a participação dos diversos autores empreendendo
esforços criativos para a consecução da criação intelectual em comum
247
. Na obra em co-
autoria há a participação de uma pluralidade de autores, que juntos ou separadamente
248
, mas
levando em consideração suas contribuições mútuas, reúnem esforços para a consecução de
um trabalho criativo comum
249
.
As pessoas que simplesmente auxiliam o autor (ou autores) na produção de uma
obra, “revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou
apresentação por qualquer meio”, não se caracterizam como co-autores
250
. Além disso, as
pessoas que realizam atividades, tais como simplesmente fornecer a idéia, realizar um
trabalho de orientação, correção ou revisão
251
, executar operações técnicas sob as instruções
do autor, assim como financiar a produção da obra
252
, também não apresentam a qualidade de
co-autores
253
.
247
Ver POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 184; SAIZ GARCÍA, 2000.
248
Segundo LIPSZYC, “en la concepción restringida de la obra en colaboración [co-autoria] esta solo existe
cuando los coautores han trabajado juntos con un grado de com penetración y en forma tal que, una vez
conclui da la obra, resulta imposible determinar cuál es la parte atribuible a cada uno de ellos; por ejemplo, dos
dramaturgos que escriben juntos una obra de teatro. [...] En la concepción amplia, también se consideran como
obras en colaboración aquellas en las cuales, si bien las contribuciones de los diferentes creadores son
individualizables, entre ellos ha habido acuerdo respecto de la forma en que aportarían sus partes a la obra
global y estas aparecen ligadas por una comunidad de inspiraciónº Es el caso de las obras dramático-musicales
y, en general, de las composiciones musicales con letra”. (LIPSZYC, 1993 p. 130-131). Entende-se que no
Brasil a legislação adota a concepção ampla de obra em co-autoria, até 1998 denominada “obra em
colaboração” (Art. Art. 4, VI (a), Lei nº 5.988/1973, e art. 5º, VIII (a), Lei nº 9.610/1998).
249
VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 69-70. A contribuição dos diversos co-autores pode ser diversa qualitativa e
quantitativamente. Ver ainda MIRANDA, 1983, t. 16, p. 54-56.
250
Art. 15 § 1º, Lei nº 9.610/1998.
251
Nesse sentido, a jurisprudência brasileira: “Ementa: Trabalho científico. Mestrado. Propriedade intelectual.
Alegação de co-autoria. ‘No caso dos autos, a participação do ora agravado restringiu-se tão-somente a sua
orientação. O estudo foi desenvolvido pela autora, sob orientação do professor, como dissertação do curso de
mestrado em bioquímica da Universidade Federal do Paraná. A colaboração do mesmo, então, a priori, estaria
vinculada apenas à orientação da autora na produção e pesquisa universitária, o que difere sensivelmente da
figura da co-autoria. Ainda que o orientador já trabalhasse no desenvolvimento da linha de pesquisa seguida
pela mestranda, certo que ela foi a autora do estudo, reservando-se ao Professor orientador, no âmbito
universitário, a missão de conduzir, dirimir dúvidas, encaminhar apenas o desenvolvimento do trabalho
científico destinado à obtenção do grau: não a, de realizar a pesquisa ou confeccionar a dissertação, o que,
aliás, se ocorresse, fraudaria sua posição de orientador. [...]’.” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta
Região. Agravo de instrumento nº 200404010216989 PR. Terceira Turma. Relator: Vânia Hack de Almeida.
Porto Alegre, 07.11.2005. Publicação: DJU, 30.11.2005, p. 721. Disponível em: <http://www.trf4.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008.)
252
POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186.
253
Segundo POLLAUD-DULIAN, as pessoas que realizam operações de execução material sobre o controle do
autor, tais como o técnico ou o operário não realizam aporte criativo e, assim, não podem ser considerados
autores ou co-autores (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 259).
60
Como esclarece Antequera Parilli, é o caráter criativo, e não o caráter meramente
técnico, que define a participação de cada uma das pessoas no esforço comum e, por
conseguinte, determina sua condição de co-autor
254
. Na prática nem sempre é simples
determinar a qualidade do esforço empreendido pelas pessoas. Como exemplo, há o caso
analisado pela Corte de Cassação Francesa, em 1973, a respeito de algumas esculturas de
autoria de Renoir. Neste caso Guino (aluno de Renoir), que realizou o trabalho técnico de
esculpir sob as instruções de Renoir, pleiteava a co-autoria das obras. A Corte acolheu seu
pedido. Na decisão considerou-se que no domínio das artes plásticas a execução do trabalho
técnico apresenta um papel essencial na criação da obra. Além disso, entendeu-se que o aluno
ao executar o trabalho teria certa margem para aplicar seu esforço criativo pessoal. Dessa
forma, a Corte decidiu que a atividade realizada por Guino era dotada de esforço criativo e,
com isso, ele foi qualificado como co-autor das esculturas juntamente com Renoir
255
.
Esse exemplo demonstra que a qualidade de co-autor está relacionada à qualidade
(criativa) do esforço que a pessoa realiza para a consecução da criação comum. O que nem
sempre é claro nas atividades que as pessoas realizam. Desse modo, precisa-se avaliar caso a
caso para se determinar a autoria em relação a uma obra.
Além dos requisitos qualitativos, importa observar os aspectos temporais, ou seja, a
contribuição criativa deve ser empreendida durante o período de consecução da criação
comum, no período de “gestação da obra final”, e não depois do ato de criação, momento
posterior a conclusão da obra. Assim, por exemplo, quem intervém na fase de exploração da
obra, não será co-autor. Conforme a situação, poderá ser co-autor de uma obra derivada
256
.
Quanto à titularidade, em regra, o regime da obra em co-autoria assegura os direitos
em comum a todos os co-autores, constituindo uma situação de co-titularidade de direitos
entre eles. Nessa situação, ainda, é admissível a transferência da co-titularidade, de modo que
pode adquirir a qualidade de titular, ou co-titular, desse tipo de obra, qualquer pessoa natural
ou jurídica, não qualificada como co-autor.
254
ANTEQUERA PARILLI, 2007, p. 32. Segundo CHAVES, para que a participação corresponda qualidade de
autor é necessário que ela “tenha certa importância e dignidade intelectual”, não se reputado co-autor quem
“somente contribuiu com conselhos para a formação da obra” (CHAVES, 1995). Ver ainda ASCENÇÃO,
1997, p. 87-88.
255
POLLAUD-DULIAN, p. 191-192. Ver ainda VILLALBA, LIPSZYC, p. 73.
256
SAIZ GARCÍA, 2000, p. 179-180. É possível que a obra em co-autoria assuma também as características de
uma obra derivada “Es asimismo posible pensar en una superposición entre las relaciones de colaboración y
las de incorporación, esto es, en una obra en colaboración que es incorporada posteriormente a otra para
formar una obra compuesta, obra compuesta que, a su vez, puede incluso ser objeto de colaboración entre
varios autores” (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, 128).
61
2.1.5.2 A co-titularidade
Com o ato de criação constituem-se os direitos de autor e, com base na regra da
autoria, conferem-se ao autor a titularidade dos direitos sobre a criação do espírito. Quando
esse ato é realizado por várias pessoas, em co-autoria, os direitos são assegurados aos co-
autores em regime de co-titularidade sobre a obra. É o ato de criação (ato-fato jurídico) que
desencadeia a situação de co-titularidade, e não a mera declaração de vontade de colaborar na
criação da obra
257
. Esta consideração deve ser levada em conta na ocasião da identificação dos
co-autores e, destarte, na atribuição de direitos aos seus respectivos titulares
258
.
Em regra, atribui-se a co-autoria da obra àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal
convencional for utilizado. A omissão do nome de co-autor na divulgação da obra não
presume o anonimato ou a cessão de seus direitos
259
, cabendo a qualquer tempo o co-autor
reivindicar sua autoria
260
.
No caso da obra em co-autoria, os co-autores da obra intelectual são co-titulares
originários dos direitos morais e patrimoniais sobre a obra em seu conjunto, e exercerão os
seus direitos de comum acordo, salvo convenção em contrário.
261
Não havendo estipulação em
contrário, a regra é a da unanimidade para o exercício dos direitos de autor em co-titularidade.
Contudo, conforme a obra seja divisível ou indivisível
262
haverá distintos efeitos
práticos, destacadamente em relação ao exercício de certos direitos pelos co-titulares
263
.
No caso de obra em co-autoria divisível
264
, é possível que as contribuições
individuais sejam exploradas separadamente por seus respectivos autores. Assim, pode o co-
257
SAIZ GARCÍA, 2000, p. 183-184.
258
Assegura-se constitucionalmente, nos termos da lei infraconstitucional, a proteção das participações
individuais nas obras criadas em regime de co-autoria (obras coletivas em sentido amplo) (Art. 5º, XXVIII (a),
da Constituição Brasileira de 1988).
259
Art. 15 e art. 52, Lei nº 9.610/1998. Nos termos da Lei nº 5.988/1973, art. 55, até prova em contrário,
presumia-se que os colaboradores (co-autores) omitidos na divulgação ou publicação da obra haviam cedido
seus direitos àqueles em cujo nome foi ela publicada. Cumpre anotar que em algumas legislações estrangeiras
há esta presunção, como na Argentina,
260
Art. 24, I, Lei nº 9.610/1998.
261
Art. 23, Lei nº 9.610/1998. Ver art. 32 e 42, desta lei.
262
Ver MIRANDA, 1983, t.16, p. 54. Diz-se obra em colaboração perfeita, quando obra é indivisível, e
imperfeita, quando a parte de cada autor pode ser facilmente individualizada e separada sem alterar a natureza
da obra (LIPSZYC, 1993, p. 131).
263
Outro efeito diz respeito ao prazo de proteção dos direitos patrimoniais sobre as obras. Com relação ao prazo
de proteção dos direitos patrimoniais sobre a obra divisível, aplica-se a regra geral de setenta anos contados de
1º de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. No caso de
obra em co-autoria indivisível, esse prazo será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes, e no
caso do co-autor que falecer sem sucessores, acrescerá aos dos sobreviventes os direitos patrimoniais desse co-
autor (Art. 42, Lei nº 9.610/1998).
62
autor explorar separadamente todas as faculdades inerentes à sua criação como obra
individual, no entanto, veda-se qualquer utilização que possa acarretar prejuízo à exploração
da obra comum
265
.
A obra em co-autoria divisível pode acarretar, conforme o caso, em uma dupla
proteção, uma relativa à obra em co-autoria em si e outra relativa à obra individual, passível
de ser utilizada, com as ressalvas antes expostas, e protegida separadamente. Contudo, a
proteção da obra em co-autoria tem sua própria independência em relação à obra individual.
De fato, o resultado comum, consubstanciado na obra em co-autoria, não é equivalente à mera
soma das obras individuais. Como exemplo, uma obra que reúne gêneros artísticos diferentes,
como a obras lítero-musical, em que há a contribuição do compositor, com a música, e a do
poeta, com a letra. Nesse caso, as contribuições de cada um dos autores podem ser
perfeitamente separadas, no entanto, a sinergia que a reunião dessas obras proporciona se
perde ao dissociá-las
266
.
Quanto às obras em co-autoria, sua publicação ou a autorização de sua publicação
depende do consentimento de todos os co-autores, de comum acordo
267
. Não obstante, no caso
das obras indivisíveis, existe a exceção relativa à publicação de coleção das obras completas
de cada autor, desde que sua utilização não cause prejuízos à exploração da obra comum
268
.
Particularmente no caso de haver divergência em relação à publicação da obra
indivisível, os co-autores decidirão por maioria. Essa regra busca suprimir a falta de
consentimento de um co-autor quanto à publicação da obra. Trata-se de uma exceção legal à
regra da unanimidade, a partir do qual os co-autores exercem de comum acordo seus
direitos
269
. Na prática, na situação de haver somente dois co-autores, pode ser difícil decidir
por maioria, pois a decisão ou será unânime ou, no caso de um dos co-autores deter um cota
maior que cinqüenta por cento
270
, o autor com maior cota-parte sempre terá o poder de
decisão. Em situações como essas, e que podem gerar prejuízo muito elevado à parte
264
Esta concepção de co-autoria é considerada ampla (laxa), como nos sistemas francês, português, belga e
espanhol. Distintamente da co-autoria em sentido estrito, como os ordenamentos alemão e o italiano, em que
só concebem uma situação quando a obra protegida é resultado das contribuições de várias pessoas cujas
contribuições são indistinguíveis e indivisíveis (SAIZ GARCÍA, 2000, p. 190-191).
265
Art. 15, § 2º, Lei nº 9.610/1998. Ver LIPSZYC, 1993, p. 132.
266
SAIZ GARCÍA, 2000, p. 199-200.
267
Art. 32 e 42, Lei nº 9.610/1998. Ver ANTEQUERA PARILLI, 2007, p. 37; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p.
71.
268
Art. 32 e art. 15, § 2º, Lei nº 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 71-72; LIPSZYC, 1993, p. 132.
269
Art. 23, Lei nº 9.610/1998. Uma análise sobre esses princípios é feita por SAIZ GARCÍA, 2000, p. 216-218.
270
Ainda que em princípio tenha-se a igualdade de direitos na obra em co-autoria, a contribuição dos diversos
co-autores pode ser diversa qualitativa e quantitativamente.
63
dissidente, entende-se que pode ser levado a juízo
271
ou à arbitragem, se houver acordo entre
os co-autores. Cumpre anotar, nesse caso, que ao co-autor dissidente resguarda-se o direito de
não contribuir para as despesas de publicação, renunciando sua parte nos lucros, bem como o
de vedar que o seu nome se indique na obra
272
.
Ademais, cada co-autor da obra indivisível pode, de modo individual, e sem a
aquiescência dos demais, registrar a obra em co-autoria e defender seus próprios direitos
contra terceiros
273
. Em relação à defesa de seus próprios direitos contra terceiros destacam-se
dois casos julgados, em 1997 e 2000, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que o autor
buscava prosseguir o processo judicial em que pleiteava a extinção por vontade unilateral de
contratos de edição
274
de suas obras, inclusive envolvendo obras em co-autoria. O
entendimento da Quarta Turma do STJ foi no sentido de que é dispensável a participação no
processo (em litisconsórcio ativo) dos parceiros do autor (co-autores) nas composições
editadas, pois “qualquer dos colaboradores da obra indivisível tem autonomia para defender
seus direitos”. Assim sendo, o STJ acolheu o pedido, considerando “juridicamente possível a
extinção de contrato de edição e de mandato, seja pela manifestação da vontade unilateral do
editado (denúncia ou resilição) ou do mandante (revogação)”.
275
A partir disso, tem-se que, em regra, os direitos de autor sobre a obra em co-autoria
são assegurados originariamente aos co-autores, em regime de co-titularidade. De modo
distinto opera o regime das obras coletivas, conforme será analisado a seguir.
271
Nesse sentido dispunha o revogado Código Civil, 1916, art. 654: “[...] divergindo os colaboradores, decidirá a
maioria numérica, e, em falta desta, o juiz, a requerimento de qualquer deles”.
272
Art. 32, § 2º, Lei nº 9.610/1998.
273
Art. 32, § 3º, Lei nº 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 70.
274
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 265137 SP (2000/0064107-3). Recorrente:
Guilherme Araújo Produções Artísticas Ltda – GAPA. Recorrido: Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma.
Relator Ministro Ruy Rosado De Aguiar. Brasília, 16.11.2000. Publicação: DJ 18.12.2000 p. 207. Disponível
em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº
88079 RJ (1996/0009375-0). Recorrente: Guilherme Araújo Produções Artísticas Ltda – GAPA. Recorrido:
Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília,
04.11.1997. Data da Publicação: DJ, 15.12.1997, p. 66415; LEXSTJ, vol. 106, p. 160; RSTJ, vol. 105, p. 324.
Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. O cantor e compositor Gilberto Gil busca perante
a Justiça (desde 1992) a extinção por vontade unilateral de contrato de edição com a Editora Musical
Arlequim, assinado em 1966, que permite a ela a edição e administração de 30 composições de sua autoria,
algumas delas exclusivas e outras feitas em parceria. Entre os parceiros das 30 composições estão Caetano
Veloso (Lia), Torquato Neto (Domingou e Marginália) e Capinam (Soy Loco por ti, América).
275
Segundo manifestou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, relator do Acórdão (BRASIL. Superior Tribunal de
Justiça. Recurso Especial nº 265137 SP (2000/0064107-3). Recorrente: Guilherme Araújo Producoes
Artisticas Ltda – GAPA. Recorrido: Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma. Relator Ministro Ruy Rosado
De Aguiar. Brasília, 16.11.2000. Publicação: DJ 18.12.2000 p. 207. Disponível em: <www.stj.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008).
64
2.1.6 A titularidade de direitos sobre as criações de autoria plural: obra coletiva
A obra coletiva é aquela criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma
pessoa natural ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca, e se constituí pela
participação de vários autores, cujas contribuições se fundem em uma criação autônoma
276
.
Costumam ser exemplos de obras coletivas as compilações, os dicionários, as enciclopédias,
os livros organizados com artigos científicos, assim como as bases de dados
277
.
Esse tipo de obra distingue-se da obra em co-autoria principalmente pela importância
atribuída à função da pessoa que toma a iniciativa, organiza, e assume as responsabilidades
sobre sua criação, e pela relação entre os autores que participam de sua elaboração
278
.
Enquanto na obra em co-autoria há, de certa maneira, uma relação horizontal entre os co-
autores; na obra coletiva, a relação que surge entre os autores participantes, em vez de se dar
de maneira recíproca, se dá entre cada um deles e a pessoa que organiza a obra, de maneira
vertical
279
.
O caráter coletivo ou não da obra dependerá, por um lado, da relação entre o
organizador e os autores, que aportam contribuições intelectuais, e por outro, da autonomia
alcançada no marco do conjunto da obra resultante
280
. O caráter autônomo da obra coletiva é
dado pelo resultado obtido pelo conjunto em relação às distintas contribuições, e que deve se
constituir por si mesmo uma obra original
281
.
2.1.6.1 Os sujeitos de direitos
Mais do que simplesmente estabelecer um tipo especifico de criação do espírito, o
regime jurídico da obra coletiva trata de regular os interesses de uma pluralidade de sujeitos
que concorrem na criação e exploração da obra. Dessa forma, o papel dos sujeitos –
276
Art. 5º, VIII, “h”, LDA. Ver LIPSZYC, 1993, p. 132-133; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 74. Segundo
constata-se, o conceito de obra coletiva foi introduzido inicialmente nos países de droit d'auteur pelo
legislador italiano, de 1941 (SAIZ GARCÍA, 2000, p. 256).
277
Convenção de Berna art. 2.5. Sobre as obras coletivas ver LIPSZYC, 1993, p. 133; VILLALBA, LIPSZYC,
2001, p. 74; VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 152 e ss; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 250 e ss.
278
LIPSZYC, 1993, p. 133.
279
SAIZ GARCÍA, 2000, p. 286.
280
Ver SAIZ GARCÍA, 2000, p. 286.
281
SAIZ GARCÍA, 2000, p. 292.
65
organizador e autores - na consecução da criação e seus direitos distinguem-se
perfeitamente
282
.
Por um lado, há a figura do organizador, que se refere à pessoa, física ou jurídica,
que toma a iniciativa de criação e que, ademais, a organiza e assume as responsabilidades
sobre a obra
283
. A ele se assegura a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da
obra coletiva
284
. O organizador pode ser pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado,
285
independentemente de sua capacidade civil.
Por um lado, há a figura do organizador, que se refere à pessoa, natural ou jurídica,
que toma a iniciativa de criação de uma obra e que, ademais, a organiza e assume as
responsabilidades sobre a criação
Por outro lado, há os autores, que são as pessoas físicas que, atendendo às instruções
do organizador e dentro do marco fixado por ele
286
, executam sua atividade intelectual,
aportando contribuições pessoais com o propósito da realização da obra
287
. A eles, lhes
corresponde à qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais sobre suas contribuições
individuais, quando per se se constituam obras passíveis de proteção
288
.
2.1.6.2 A titularidade do organizador
A aquisição dos direitos de autor em relação às obras coletivas não se produz com
base na regra geral
289
, mas sim com fundamento em disposição específica, que atribui a
282
SAIZ GARCÍA, 2000 p. 281.
283
Art. 5º, VIII (h), Lei nº 9.610/1996
284
Art. 17, § 2º, Lei nº 9.610/1998.
285
Quanto à obra de origem estrangeira de titularidade de pessoa jurídica (ou moral) pela doutrina francesa.
POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 258
286
O organizador especificará por meio de contrato a contribuição do participante, o prazo para entrega ou
realização, a remuneração e demais condiciones para sua execução (Art. 17. § 3º, Lei nº 9.610/1998). Ver Art.
88, I a IV, Lei nº 9.610/1998.
287
SAIZ GARCÍA, 2000, p. 278-281.
288
Art. 17, caput, Lei nº 9.610/1998; art. 5, XXVIII (a), da Constituição da República Federativa do Brasil.Nesse
sentido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Ementa: direito civil. Direitos autorais. Obra
artística coletiva. Titularidade. Empresa promotora da obra. Art. 15 da lei nº 5.988/73. Direitos conexos
resguardados. Na hipótese de obra artística de caráter coletivo, organizada e promovida por empresa, tem esta
a titularidade dos direitos autorais daquela, devendo-se resguardar, no entanto, os direitos conexos dos demais
autores intelectuais participantes, a teor do disposto nos arts. 13 e 15 da Lei nº 5.988/73, que não são
incompatíveis. Apelação provida”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Apelação Cível nº 96.01.06270-0/DF. Terceira Turma Suplementar. Relator: Juiz Julier Sebastião Da Silva.
Julgamento em: 05.12.2001. Publicação: DJ, 23.01.2002, p.13. Disponível em: <http://www.tjdft.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008).
289
Art. 22, Lei nº 9.610/1998.
66
titularidade originária dos direitos patrimoniais ao organizador e dos direitos morais aos
autores que participam de sua criação
290
.
A titularidade originária dos direitos patrimoniais de autor corresponde ao
organizador, sobre o conjunto da obra coletiva
291
. Trata-se aqui de uma exceção à regra da
autoria
292
, estabelecido pela legislação autoral
293
.
Assim, corresponde ao organizador, pessoa natural ou jurídica, a titularidade do
direito exclusivo de uso, fruição e disposição sobre o conjunto da obra coletiva
294
. Contudo,
essa proteção não alcança a titularidade dos direitos relativos às contribuições individuais de
modo isolada
295
e, tampouco, dos direitos morais sobre a obra
296
.
A lei não faz menção sobre os direitos morais do organizador, pessoa física ou
jurídica, no entanto, reconhece a indicação de seu nome ou marca na publicação. Segundo a
legislação autoral, nos casos previstos nesta lei, a proteção concedida ao autor poderá aplicar-
se às pessoas jurídicas
297
, contudo, essa proteção limita-se ao aspecto patrimonial dos
direitos
298
.
O organizador, sendo a pessoa que tem a iniciativa, organiza e assume a
responsabilidade pela criação da obra
299
, por contrato especificará a contribuição de cada
participante, o prazo para entrega ou realização da obra, a remuneração e demais condições
290
Art. 17, § 1º a § 3º, Lei nº 9.610/1998.
291
Art. 17, § 2º, Lei nº 9.610/1998.
292
Nesse sentido VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 152. A pertinência desta exceção ao princípio da
titularidade originária correspondente à pessoa física que cria a obra (princípio da autoria), não é pacificamente
aceita. Há considerações de que o mais adequado seria estabelecer uma cessão legal ou ainda uma presunção
de cessão dos direitos de exploração por parte dos autores em favor do organizador da obra, salvo estipulação
em contrario (como na França e na Espanha). (LIPSZYC, 1993, p. 133-134) Segundo ANTEQUERA
PARILLI, a lei estabelece uma presunção relativa de cessão dos direitos patrimoniais pela qual os autores
cedem de forma ilimitada e exclusiva. (2007, p. 38).
293
Art. 11, p.u, Lei nº 9.610/1998.
294
Faculdades previstas no art. 28 e 29 da Lei nº 9.610/1998.
295
Art. 17, caput, Lei nº 9.610/1998; art. 5, XXVIII (a), da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.
296
“Art. 17 [...] § 1º Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá proibir que se
indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada”
(Lei nº 9.610/1998).
297
Art. 11, p.u., Lei nº 9.610/1998.
298
Art. 7º, VIII (h), Lei nº 9.610/1998. Particularmente em relação ao organizador, ASCENÇÃO entende que ao
se tratar de pessoa física, seria possível reconhecer seus direitos morais sobre a obra coletiva, autônoma, ainda
que a faça menção explicitamente (ASCENÇAO, 1997, p. 90). Cumpre observar, no tocante as pessoas físicas,
que conforme a lei civil, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade
(Art. 52, Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002).
299
Art. 5, VIII(h), Lei nº 9.610/1998.
67
para sua execução
300
. Essa relação que surge entre organizador e participantes, por vezes, pode
estar inserida em uma relação de trabalho ou de prestação de serviços.
Segundo o entendimento jurisprudencial à época da derrogada Lei nº 5.988, de 1973,
no caso de a criação coletiva inserir-se no âmbito de uma relação trabalhista, essa relação
absorvia a relação entre organizador e participantes, de modo a incidir aquela (trabalhista).
Assim, ao invés de se aplicar o regime de titularidade da obra coletiva e, por conseqüência, a
titularidade corresponder somente ao organizador-empregador, aplicava-se a regra da
titularidade de obras realizadas por empregado em relação de trabalho, correspondendo à
titularidade em comum, ao empregado e empregador
301
. Contudo, com fundamento na Lei nº
9.610, de 1998, que não prevê regras de atribuição de direitos sobre a obra criada em relação
de trabalho, aplica-se a regra relativa às obras coletivas, quando assim caracterizada a obra.
Nesse sentido, corresponderá à titularidade dos direitos patrimoniais da obra ao empregador-
organizador
302
.
Com base nisso, algumas instituições de ciência e tecnologias no Brasil
303
passaram a
regulamentar suas políticas internas no sentido de reconhecer sua titularidade sobre as obras
coletivas criadas no âmbito de suas instituições
304
, particularmente as obras organizadas pela
300
Art. 17, § 3º, Lei nº 9.610/1998. Ver ainda art. 88 desta lei: “Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o
organizador mencionará em cada exemplar: I - o título da obra; II - a relação de todos os participantes, em
ordem alfabética, se outra não houver sido convencionada; III - o ano de publicação; IV - o seu nome ou marca
que o identifique”. A falta de menção do nome de algum dos participantes pode ensejar indenização, de acordo
com a decisão do Superior Tribunal de Justiça: “Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo no recurso
especial. Direito autoral. Indenização por danos morais e patrimoniais. Não-publicação do nome da co-autora
em obra coletiva. Alteração dos valores. Reexame de prova” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no
Recurso Especial 631.090 MG (2004/0024555-3). Agravante: Márcia Andrea Nogueira Magalhães. Agravado:
Companhia Siderúrgica Belgo Mineira e Outro. Agravado: HF Hiram Firmino Consultoria Ambiental E
Comunicação Ltda. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan.
2008).
301
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Recurso Especial 7757 SP
(1991/0001452-4). Recorrente: Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. Recorrido:
Zilda Marina de Oliveira Valle. Primeira Turma. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Julgamento
07/06/1995. Data da Publicação: DJ 11.09.1995 p. 28788; RDA vol. 201 p. 256; RT vol. 726 p. 179.
Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.
302
Nesse sentido, a política de propriedade intelectual da Embrapa. (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Resolução Normativa nº 14, de 08 de junho de 2001 BCA 25 de
11/06/2001. Aprova as normas de direitos de autor. Disponível em:
<http://www22.sede.embrapa.br/snt/html/propriedadeintelectual/norma.htm>. Acesso em 05 de setembro de
2007).
303
Em 2004, conforme dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, apresentado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a partir da análise de cerca de 335
instituições, havia 19.470 grupos e 77.649 pesquisadores, com uma média de 6,1 pessoas por grupo; enquanto
que em 2000, havia aproximadamente 11.760, e a média de pesquisadores por grupo era de 5,7. (CNPQ, 2007)
304
Ver Art. 2º, II, Lei 10.973/2004. Sobre a Lei de Inovação no Brasil, ver ZIBETTI, Fabíola Wüst; BRUCH,
Kelly Lissandra. The intellectual property and the innovation law in Brazil: Inventions to innovate? In:
European Conference on Entrepreneurship and Innovation - ECEI 2006. Paris: ECEI, 2006; BARBOSA, Denis
68
entidade. Este é o caso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Essa
instituição regulamentou as atividades desenvolvidas pelos empregados ou terceiros
contratados no âmbito da instituição. Em sua normativa interna, a Embrapa determina que as
obras produzidas no seu âmbito considerem-se organizadas sob sua responsabilidade
305
e,
dessa maneira, conforme a legislação autoral, essas criações caracterizam-se obras coletivas
de titularidade (direitos patrimoniais) do organizador (Embrapa).
306
Os direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva são passíveis de
transferência, seja por estipulação legal ou por ato, entre vivos ou a causa de morte. De modo
que podem ser titulares derivados de direitos de autor sobre a obra coletiva pessoas distintas
do organizador.
2.1.6.3 A titularidade dos autores de contribuições individuais
A titularidade dos autores de obra coletiva é assegurada em relação aos direitos
patrimoniais e morais sobre suas contribuições individuais, de modo isolado, quando passíveis
de individualização
307
.
No que tange aos direitos morais, qualquer dos autores participantes, no exercício de
seus direitos morais, pode impedir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem
que isso prejudique seu direito de haver a remuneração contratada
308
. Vale recordar que os
direitos morais implicam nas faculdades morais do autor previstas no art. 24 da Lei nº 9.610,
de 1998, são inalienáveis e irrenunciáveis. No entanto, para se valer da faculdade de impedir a
indicação ou anúncio de seu nome, o participante deve notificar o organizador, por escrito, até
a entrega de sua participação
309
.
Borges. Direito da inovação: comentários à lei nº 10.973/2004, Lei Federal da Inovação. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2006.
305
EMBRAPA, Resolução normativa nº 14/2001.
306
Arts. 17, § 2º, 28 e ss, Lei nº 9.610/1998. EMBRAPA, Resolução nº 14/2001, art. 2 e ss.
307
Art. 17, caput, Lei nº 9.610/1998; art. 5, XXVIII (a), da Constituição Brasileira de 1988. Nesse sentido
estabelece a Convenção de Berna, em seu art. 2.5: “As compilações de obras literárias ou artísticas, tais como
enciclopédias e antologias, que, pela escolha ou disposição das matérias, constituem criações intelectuais, são
como tais protegidas, sem prejuízo dos direitos dos autores sobre cada uma das obras que fazem parte dessas
compilações”.
308
Art. 17. § 1º, Lei nº 9.610/1998.
309
Art. 5º, VIII, (a). Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar a relação de todos
os participantes (art. 88, II, Lei nº 9.610/1998).
69
Ainda, quanto ao aspecto patrimonial, cumpre assinalar que se garante
constitucionalmente aos autores de obras coletivas o direito de fiscalização do aproveitamento
econômico das obras que criarem ou de que participarem, nos termos da lei
310
.
Quanto aos direitos dos autores, a lei prevê a titularidade pelos autores participantes
da obra coletiva sobre suas contribuições individuais, de modo isolado
311
. Assim, para a
atribuição de direitos sobre as obras coletivas, importa distinguir do conjunto da obra as
contribuições individuais identificáveis, que per se constituam criações intelectuais passíveis
de proteção de modo independente.
Desse modo, observa-se que as obras coletivas distinguem-se das obras em co-
autoria e das obras derivadas, principalmente em função da relação aos sujeitos que
participam da criação da obra. Enquanto nas obras em co-autoria surge de uma relação
horizontal, de colaboração; nas obras derivadas, uma de incorporação; e nas obras coletivas,
uma relação vertical, de subordinação intelectual (em que os autores estão sujeitos à iniciativa
e à organização de um organizador)
312
. No primeiro caso, em efeito, existe uma co-
titularidade. No caso da obra derivada, uma co-existência de direitos de autor. Nesse último
caso, o direito de autor, sob a perspectiva patrimonial, recai sobre a pessoa do organizador
313
.
No entanto, ainda há um tipo de obra complexa que, em alguns de seus aspectos, assemelham-
se aos três tipos de obras referidos, mas que apresenta características próprias, sendo regulada
por um regime jurídico especial: as obras audiovisuais.
2.1.7 A titularidade de direitos sobre a obra audiovisual
A legislação autoral brasileira, até a edição da Lei nº 9.610, de 1998, não tratava da
obras audiovisuais, mas sim das obras cinematográficas. A partir dessa lei, cria-se um regime
próprio aplicável às obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas
314
.
A obra audiovisual é o “resultado da fixação de imagens com ou sem som, que tenha
a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento,
310
Art. 5º, XXVIII (b), da Constituição Brasileira de 1988.
311
SAIZ GARCÍA, 2000 p. 274
312
Trata-se de uma subordinação artística e não uma subordinação jurídica propriamente dita. Nesse sentido,
VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 124; HUGUET, André. L'ordre public et les contrats d'exploitation du
droit d'auteur. Paris: LGDJ, 1962, p. 89 e ss.
313
VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, 124-125.
314
Art. 5º, VIII, Lei 9.610/1998.
70
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente
para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação”.
315
Como uma forma de manifestação da atividade criativa do espírito humano, a obra
audiovisual é protegida desde sua criação. A atribuição de direitos sobre essas obras, devido à
complexidade que implica, foi objeto de longas reflexões na doutrina nacional e
internacional
316
. A criação audiovisual resulta da fusão de uma pluralidade de atos de criações
e de pessoas aportando suas contribuições individuais, combinados para originar uma obra
final única e autônoma. Cada obra intelectual que se realiza no conjunto, destaca-se de sua
existência individual (ainda que algumas obras possam ter exploração separada).
A obra audiovisual, em geral, caracteriza-se como obra em co-autoria, ao mesmo
tempo em que evidencia o caráter de obra derivada. Contudo, a lei autoral de 1998 determinou
um regime próprio em relação a esse tipo de obra. Independentemente das obras que
incorpora, a obra audiovisual é protegida como obra original
317
.
2.1.7.1 Os sujeitos de direitos
Devido à complexidade presente em muitas situações no que tange à identificação
dos autores ou co-autores de uma obra audiovisual, algumas legislações nacionais, regulam a
matéria, estabelecendo o regime de co-autoria e determinando quem são os co-autores da obra
audiovisual. Nesse sentido, a legislação brasileira optou por estabelecer um regime de co-
autoria da obra audiovisual e estipulou como co-autores desse tipo de obra o autor do assunto
ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor, bem como os criadores dos
desenhos utilizados na obra audiovisual, no caso de a obra se consubstanciar em desenhos
animados
318
.
A lei não considera co-autor o produtor da obra audiovisual, ela apenas se refere a
ele como a pessoa natural ou jurídica que toma a iniciativa e que têm a responsabilidade
econômica da primeira fixação da obra, independentemente da natureza do suporte
315
Art. 5º, VIII, i, Lei nº 9.610/1998.
316
ASCENÇÃO, 1997; MIRANDA, 1983, t. 16; SAIZ GARCÍA, 2000; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 79.
317
Sobre o tema MIRANDA, 1983, t, 16, p. 146-147. Sobre a co-autoria das obras audiovisuais, POLLAUD-
DULIAN, 2005, p. 225 e 238.
318
Art. 16 e p.u., da Lei nº 9.610/1998. Segundo a Convenção de Berna, em seu art. 4 (a), protegem-se os
direitos dos autores das obras cinematográficas cujo produtor tenha sua sede ou residência habitual em algum
dos países da União. Segundo VÁZQUEZ LÉPINETTE, trata-se de um rol taxativo, de forma que em nenhum
caso serão considerados co-autores outras pessoas que realizem alguma contribuição intelectual indubitável à
obra. (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 179)
71
utilizado
319
. Com efeito, ainda que não seja considerado co-autor, ao produtor se atribuem
direitos e obrigações relativos à produção, exploração e uso das obras audiovisuais, de acordo
com a leitura dos artigos 81 a 86 da Lei 9.610, de 1998.
Quanto à qualidade de titular, asseguram-se aos co-autores os direitos patrimoniais
de autor. Contudo, no tocante a titularidade de direitos, a legislação autoral determina que
somente seja titular dos direitos morais sobre a obra audiovisual o seu diretor
320
. Assim, a lei
exclui os demais co-titulares os direitos morais sobre a obra em seu conjunto.
2.1.7.2 A co-titularidade dos co-autores da obra audiovisual
A obra audiovisual caracteriza como uma obra em co-autoria, contudo, regulada por
um regime especial. Em relação a este tipo de obra a lei estabelece quem são qualificados
como co-autores. São assim qualificados o autor do assunto ou argumento literário, musical
ou lítero-musical e o diretor, bem como os criadores dos desenhos utilizados na obra
audiovisual, no caso de a obra se consubstanciar em desenho animado.
Em regra, são os co-autores da obra audiovisual são os co-titulares de direitos
patrimoniais sobre a obra audiovisual, contudo, há uma presunção a favor do produtor de que
ele é a pessoa legitimada ao exercício desses direitos. Diante disso, aos co-autores assegura-se
a faculdade de utilizar, em gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição pessoal, se
não houver convenção em contrário
321
. Cumpre observar que, do mesmo modo que ocorre
com a obra derivada, os titulares de direito sobre a obra audiovisual gozam dos mesmos
diretos que o titular de uma obra original
322
.
No tocante aos direitos morais, eles somente são conferidos ao diretor da obra
audiovisual, excluindo-se assim os demais co-autores, ou seja, o autor do assunto ou
argumento literário, musical ou lítero-musical, e os criadores de desenhos, no caso de
desenhos animados
323
.
319
Art. 5, XI, Lei 9.610/1998. Distintamente, na legislação francesa são os co-autores os titulares dos direitos
morais sobre a obra. (Art. L. 121-1 do Código de Propriedade Intelectual Francês). POLLAUD-DULIAN,
2005, p. 238.
320
Art. 25 e art. 24, I a VII, da Lei nº 9.610/1998.
321
Art. 85, Lei nº 9.610/1998.
322
Art. 14 bis, Convenção de Berna.
323
Art. 25 e 16, Lei 9.610/1998.
72
2.1.7.3 O produtor de obra audiovisual
Quando ao produtor da obra audiovisual, ele se refere à pessoa que toma a iniciativa
e que têm a responsabilidade econômica da primeira fixação da obra, independentemente da
natureza do suporte utilizado
324
. Ele não é qualificado como co-autor.
Em vários países, a legislação estabelece a favor do produtor uma presunção relativa
de cessão do direito exclusivo de exploração da obra audiovisual
325
. Em outros, estipula-se
uma presunção a favor do produtor de legitimação do exercício de direitos sobre a obra, que o
exime de provar o título em virtude do qual ele exerce os direitos de exploração sobre a obra,
nos moldes da Convenção de Berna
326
.
O legislador brasileiro parece ter seguido os mesmos moldes da Convenção de
Berna. Com efeito, ainda que ele não seja considerado co-autor, ao produtor atribui-se o
exercício de direitos relativos à produção, exploração e uso das obras audiovisuais, de acordo
com a leitura dos artigos 81 a 86 da Lei 9.610, de 1998.
É o produtor quem tem a responsabilidade econômica da primeira fixação da obra
audiovisual, devendo atender as regras estabelecidas quanto à contratação da produção e o uso
da obra audiovisual
327
. Se ele não concluir a obra audiovisual no prazo ajustado ou não iniciar
sua exploração dentro de dois anos, a contar de sua conclusão, poderão os co-autores da obra
audiovisual utilizar-se livremente, em gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição
pessoal
328
.
324
Art. 5, XI, Lei 9.610/1998. Distintamente, na legislação francesa são os co-autores os titulares dos direitos
morais sobre a obra. (Art. L. 121-1 do Código de Propriedade Intelectual Francês) (POLLAUD-DULIAN,
2005, p.238).
325
Tais como França e Venezuela (LIPSZYC, 1993, p. 128; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 79).
326
Art. 14 bis, §2, b, da Convenção de Berna. Este também é o caso da Argentina (LIPSZYC, p. 128;
VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 79)
327
“Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer: I - a remuneração devida pelo produtor aos co-
autores da obra e aos artistas intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento; II - o
prazo de conclusão da obra; III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas intérpretes ou
executantes, no caso de co-produção”. “Art. 81. [...] § 2º Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o
produtor: I - o título da obra audiovisual; II - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores; III
- o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso; IV - os artistas intérpretes; V - o ano de publicação; VI - o
seu nome ou marca que o identifique” (Lei nº 9.610/1998).
328
Art. 85, p.u., Lei nº 9.610/1998.
73
2.1.7.4 A titularidade dos autores de contribuições individuais
Cumpre observar que para a produção de obra audiovisual, é necessária a autorização
dos autores e artistas-intérpretes e executantes de obra literária, artística ou científica que
sejam utilizadas na obra audiovisual. A autorização de uso pode ser exclusiva ou não, no
entanto, em caso de exclusividade, a autorização dependerá de cláusula contratual expressa.
Observando-se que a exclusividade não poderá ser por tempo indeterminado, tendo em vista
que a lei determina às partes um limite de dez anos de exclusividade após a celebração do
contrato
329
. Contudo, no tocante aos direitos conexos assegurados aos artistas intérpretes e
executantes, de acordo com a Lei nº 6.533, de 1978, não se admite a cessão desses direitos
330
.
Quanto aos direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, lítero-
musicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais, eles serão devidos a seus titulares
pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos de freqüência coletiva, tais como, cinemas,
hotéis, meios de transporte de passageiros, ou pelas emissoras de televisão que as
transmitirem
331
.
A complexidade que permeia a obra audiovisual não se limita a lidar com os direitos
de autor, mas inclusive com direitos que lhes são conexos como os direitos dos artistas
intérpretes e executantes, os direitos dos produtores de fonogramas e dos organismos de
radiodifusão. Desse modo, analisa-se como está regulada a titularidade em relação a esses
direitos.
2.2 O
S DIREITOS AUTORAIS: OS DIREITOS CONEXOS
Os direitos conexos aos de autor têm como objeto a proteção não propriamente de
criações intelectuais propriamente ditas, mas sim atividades que lhes são conexas tais como a
interpretação e execução, a fixação de sons em fonogramas e a radiodifusão para a recepção
ao público.
329
Art. 81, § 1º, Lei nº 9.610/1998.
330
Art. 13, Lei nº 6.533/1978.
331
Art. 86, e art. 68 § 3º, da Lei nº 9.610/1998. Nesse sentido, manifesta-se ainda a jurisprudência: “Ementa:
civil. Direitos autorais. Composição musical incluída em obra cinematográfica. Direitos devidos ao autor da
música, seja ela preexistente ao filme, seja resultado de encomenda. Recurso especial conhecido e provido”
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 189045 SP (1998/0069449-8). Recorrente:
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. Recorrido: Empresa Sul Cine Teatral Ltda. Terceira
Turma. Relator: Ministro Ari Pargendler. Brasília, 21.09.2000. Publicação: DJ, 13.11.2000, p. 142. Disponível
em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
74
Trata-se de distintos objetos, cada qual apresenta certas particularidades no tocante à
titularidade de direitos. No entanto, importa observar que as normas relativas aos direitos de
autor aplicam-se, no que couber, aos artistas intérpretes ou executantes, produtores
fonográficos e empresas de radiodifusão
332
. A proteção assegurada pelos direitos conexos
deixa intacta e não afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou
científicas
333
.
2.2.1 Os artistas intérpretes e executantes
Os direitos conexos ao de autor têm como objeto a proteção do artista intérprete ou
executante de obra literária, científica ou artística. Músicos, cantores, atores e bailarinos
criam, executando ou interpretando. Sua proteção tem amparo na legislação autoral e leis
especiais
334
.
A proteção da interpretação do artista intérprete e executante foi consagrada com o
nome de direito conexo, pois está conectado ao direito do autor da obra intelectual, na medida
em que consiste numa recriação desta. O bailarino não é co-autor do coreógrafo, mas tem os
direitos conexos ao do autor sobre sua interpretação
335
. Sua proteção estende-se à reprodução
da imagem e voz, quando associadas às suas atuações
336
.
2.2.1.1 Os sujeitos de direitos
Em relação aos direitos conexos conferidos aos artistas intérpretes ou executantes,
são esses os sujeitos titulares de seus direitos. Nos termos do inciso XIII, do artigo 5º da Lei
nº 9.610, de 1998, define-se artista intérprete ou executante como:
Todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que
representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem
em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.
O artista intérprete é a pessoa natural que interpreta o personagem, dando vida ao que
existe apenas no papel. Ao interpretar, ele proporciona ao personagem imagem, voz,
elementos que lhe são próprios e personalíssimos. Na legislação brasileira, não há restrições
332
Art. 89, Lei nº 9.610/1998.
333
Art. 89, p.u., Lei nº 9.610/1998.
334
Lei nº 9.610/1996 e Lei nº 6.533/1978.
335
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 130-131.
336
Art. 90, § 2º, Lei nº 9.610/1998.
75
expressas quanto à qualidade da atividade que eles realizem, como em algumas leis que
limitam o conceito de artistas intérpretes e executante, por exemplo, excluindo os
“comparsas” ou pessoas que tenham um papel acessório em uma interpretação
337
.
Muito comum é a interpretação ou execução em que participam vários artistas, tais
como em teatros, novelas e filmes. Geralmente, nesses casos, há a pessoa do diretor do
conjunto e, ainda que a qualidade de titulares corresponda aos artistas, a ele incumbirá o
exercício dos direitos desses artistas
338
.
2.2.1.2 A titularidade os dos artistas intérpretes e executantes
Para que os artistas intérpretes e executantes tenham assegurados seus direitos, não é
necessário que a obra interpretada ou executada seja protegida por direitos de autor. O ator
que interpreta uma obra caída em domínio público tem garantidos os seus direitos
339
.
A proteção garantida ao artista intérprete ou executante, sob o aspecto patrimonial,
lhe confere o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir qualquer
modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções, tais como a fixação, a
reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas, a
radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não, bem como a colocação à
disposição do público de suas interpretações ou execuções
340
.
No caso de participarem vários artistas na interpretação ou execução, seus direitos
serão exercidos pelo diretor do conjunto
341
. No entanto, é constitucionalmente assegurado a
eles, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras de
que participarem
342
.
Contudo, não pode o artista intérprete ou executante dispor de seus direito por
“cessão ou promessa de cessão decorrente da prestação de serviços profissionais”. Desse
modo, são devidos os direitos autorais e conexos dos profissionais em decorrência de cada
exibição da obra. Encontra-se, assim, o artista intérprete ou executantes amparados no tocante
à relação de trabalho·.
337
VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 192.
338
Art. 90 § 1º, Lei nº 9.610/1996.
339
MIRANDA, 1983, t.16, p. 15.
340
Art. 90, I a V, Lei nº 9.610/1998; Art. 14, Acordo TRIPS. “Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos
direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente à [...] execução e representação pública
[...]” (Lei nº 9.610/1998).
341
Art. 90 § 1º, Lei nº 9.610/1998.
342
Art. 5º, XXVIII (b), Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.
76
No que tange aos direitos morais, cabem aos artistas os direitos morais de integridade
e paternidade de suas interpretações, “sem prejuízo da redução, compactação, edição ou
dublagem da obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que não
poderá desfigurar a interpretação do artista”.
343
2.2.2 Os fonogramas
O fonograma refere-se a toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou
de outros sons, ou de uma representação de sons, contudo, desde que não seja uma fixação
incluída em uma obra audiovisual
344
.
Nesse sentido, o fonograma não se constitui propriamente um tipo de obra, mas de
uma forma (suporte) de fixação de sons
345
.
2.2.2.1 Os sujeitos de direitos
É o produtor o sujeito de direitos sobre a proteção conferida aos fonogramas. O fato
de o fonograma não ser considerado uma obra (ainda que se fale em “obra fonográfica”), e
sim um meio de fixação, qualifica a pessoa que toma a iniciativa e que tem a responsabilidade
econômica da primeira fixação como produtor fonográfico, e não como autor
346
.
Pode ser qualificado como produtor fonográfico qualquer pessoa física ou jurídica
que realize atividades de fixação de sons, desde que não seja uma fixação em obra
audiovisual
347
. Na prática, assumem essas atividades, as gravadoras e fabricantes de discos.
O titular de direitos dos produtores fonográficos, em regra, é o produtor de
fonograma, contudo, pode se referir pessoa distinta deste, quando transmitidos a terceiros.
343
Art. 92, Lei nº 9.610/1998.
344
Art. 5, IX, Lei nº 9.610/1998.
345
“Os fonogramas sujeitar-se-ão a selos ou sinais de identificação sob a responsabilidade do produtor,
distribuidor ou importador, sem ônus para o consumidor, com o fim de atestar o cumprimento das normas
legais vigentes, conforme dispuser o regulamento” (Art. 113, da Lei nº 9.610/1998).
346
Art. 5, IX e XI, da Lei nº 9.610/1998.
347
Art. 1 (a)(b), Convenção para a proteção dos produtores de fonogramas, de 1971 (BRASIL. Decreto nº
76.906 de 24 de dezembro de 1975. Convenção sobre Proteção de Produtores de Fonogramas Contra a
Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas, de 29/10/1971. Disponível em: <http://www.mre.gov.br>.
Acesso em: 10 nov. 2007).
77
2.2.2.2 A titularidade do produtor de fonogramas
Para a fixação em fonograma de obras interpretadas, o produtor depende da
autorização do autor, bem como do artista intérprete ou executante
348
.
Os produtores de fonogramas gozam do direito de autorizar ou proibir a reprodução
direta ou indireta de seus fonogramas
349
. A proteção garantida ao produtor tem caráter
patrimonial
350
. Ela confere ao produtor o direito exclusivo de autorizar ou proibir quaisquer
outras modalidades de utilização, tais como a reprodução direta ou indireta, total ou parcial do
fonograma, a distribuição comercial (por venda ou locação) de exemplares da reprodução, e a
comunicação através de execução pública. Ele poderá exercer seus direitos a titulo oneroso ou
gratuito
351
.
Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários os proventos pecuniários
resultantes da execução pública dos fonogramas e reparti-los com os artistas, no modo
convencionado entre eles ou com as associações de autores e titulares de direitos de autor
352
.
Assim, no caso de a empresa realizar a radiodifusão de sons a partir de um
fonograma, ela dependerá da autorização do produtor do fonograma. Por outro lado, não
podem os produtores de fonogramas fixar sons radiodifundidos, sem a autorização das
empresas radiodifusoras. Cumpre observar que o consentimento do autor ou titular de direito
de autor sobre a obra para fixar uma obra em um fonograma, não compreende e tampouco se
confunde com o consentimento para sua radiodifusão
353
.
2.2.3 A radiodifusão
Em 1925, por ocasião do Primeiro Congresso Internacional de Rádios Amadores,
juntamente com o Primeiro Congresso Internacional Jurídico de Telegrafia Sem Fio, em Paris,
afirmou-se o seguinte:
O direito de propriedade intelectual, reconhecido pela Convenção
Internacional de Berna, em 1889, relativo à proteção os direitos de autor,
modificado em Berlim, em 1908, aplica-se à difusão das obras intelectuais
348
Art. 14.1, Acordo TRIPS.
349
Art. 14.2, Acordo TRIPS.
350
“É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano
subseqüente à fixação [...]” (Art. 96, da Lei nº 9.610/1998).
351
Art. 93, I, II, III e V, da Lei nº 9.610/1998.
352
Art. 94, da Lei nº 9.610/1998. O usuário a que se refere o art. 68, e parágrafos, desta Lei.
353
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 160.
78
por todos os modos de transmissão e difusão. Tal direito aplica-se,
conseqüentemente, de igual modo, à difusão por meio de
radioeletricidade
354
.
Nessa época, a radiodifusão passa a ser objeto de proteção por direitos de
propriedade intelectual, atualmente por direitos conexos aos de autor
355
.
A radiodifusão refere-se à transmissão sem fio de sons e/ou imagens por meio de
sinais codificados ou não para recepção do público. Nos termos da legislação brasileira,
define-se radiodifusão como:
a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou
das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais
codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público
pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento.
356
A radiodifusão é caracteriza não como uma obra em si, pois faltam características
que lhe dêem existência intelectual própria, mas como um modo de exploração de obra literá-
ria, científica ou artística
357
.
2.2.3.1 Os sujeitos de direitos
São as empresas ou organismos de radiodifusão os titulares desses direitos. As
empresas de radiodifusão constituem-se com personalidade jurídica, devendo se matricular no
registro civil das pessoas jurídicas
358
.
Cumpre observar que conforme os tipos de serviços que a empresa ofereça, bem
como sua finalidade, lucrativa ou filantrópica, podem surtir distintos efeitos quanto à
354
ORLANDO, [?], p. 23.
355
Ver Art. 13 Convenção de Roma, de 26 de outubro de 1961; Art. 14, Acordo TRIPS.
356
Art. 5, XII, Lei nº 9.610/1998.
357
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 147. Ver ainda Art. 68, § 1º e § 2º, da Lei nº 9.610/1998.
358
Devem ser matriculadas para não serem consideradas clandestinas, “as empresas de radiodifusão que
mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas” (Art. 122, III, Lei nº
6.015/1973).
79
radiodifusão
359
. Isso, especialmente em razão do princípio da retribuição indireta da
radiodifusão, de acordo com o qual não existe radiodifusão gratuita, salvo exceções
360
.
2.2.3.2 Titularidade dos organismos de radiodifusão
As empresas ou organismos para utilizar obras em radiodifusão dependem da
autorização prévia e expressa dos autores no caso de obras protegidas por direitos de autor,
bem como dos artistas intérpretes e executantes
361
, salvo nos casos em que a legislação
expressamente autorizar sua utilização sem necessidade de consentimento
362
.
Se por um aspecto, os autores podem impedir a radiodifusão de suas obras, por outro,
as organizações de radiodifusão tem o direito de proibir a fixação, a reprodução de fixações e
a retransmissão por meios de difusão sem fio, assim como a comunicação ao público de suas
transmissões televisivas, quando realizadas sem seu consentimento
363
.
As organizações ou empresas de radiodifusão
364
, sem prejuízo dos direitos dos
titulares de bens intelectuais incluídos na programação, têm assegurado pelo ordenamento
359
“[...] Independentes as diversas formas de utilização da obra intelectual, não pode a emissora de televisão
responsabilizar-se pela inserção não autorizada de obra musical da autora feita pela produtora do filme
audiovisual exibido. [...] Uma vez que é um canal de televisão educativa que não obtém receitas advindas de
anunciantes publicitários; a Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, tem por vinculação
estatutária a promoção de atividades educativas e culturais – vedava, sob qualquer forma, a utilização da rádio
e da televisão educativa para finalidades publicitárias [...]” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso
Especial nº 445908 SP (2002/00818177). Quarta Turma. Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa. Brasília,
26.06.2007. Doc. STJ000771226. Publicação: DJ, 24.09.2007, p. 311. Disponível em:
<http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
360
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 154.
361
“Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades,
tais como: [...] VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: [...] (d)
radiodifusão sonora ou televisiva; (e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva
[...]” (Lei nº 9.610/1998).
“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais,
composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. § 1º
Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera,
opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados
ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica. § 2º
Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a
participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de
freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer
modalidade, e a exibição cinematográfica [...]” (Lei nº 9.610/1998).
362
“Art. 46. [...]. V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e
televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização” (Lei nº
9.610/1998). Ver ainda, art. 10bis (1), da Convenção de Berna.
363
Ver Acordo TRIPS, art. 14.3; Art. 11bis (1), da Convenção de Berna.
364
O prazo de proteção aos direitos conexos é de setenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano
subseqüente à transmissão (Art. 96, Lei nº 9.610/1998).
80
jurídico o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de
suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de freqüência
coletiva
365
. Assim, considerando que a radiodifusão refere-se à transmissão de sinais, se o
receptor for retransmissor, há nova radiodifusão
366
. Para essa nova retransmissão, a empresa
retransmissora depende de autorização. Por outro aspecto, quando houver a captação de
transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva, como shoppings, lojas, hotéis,
há necessidade de autorização especificamente para isso
367
.
Assim, analisada a titularidade de direitos sobre obras literárias, científicas e
artísticas protegidas por direitos de autor, bem como dos bens protegidos pelos direitos
conexos ao de autor, importa examinar a titularidade dos programas de computador, os quais
tem assegurada a mesma proteção que a conferida às obras literárias.
2.3 O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR
O reconhecimento dos direitos de autor como a modalidade principal de proteção de
programas de computador foi uma questão essencial na negociação do Acordo TRIPS.
Segundo esse Acordo, os programas de computador, em código fonte ou objeto, são
protegidos como obras literárias
368
.
Nesse sentido, a legislação brasileira confere a mesma a proteção que a das obras
literárias à propriedade intelectual de programa de computador pela legislação de direitos
autorais e conexos vigentes no país
369
, com ressalvas às disposições relativas aos direitos
morais
370
, e observado as particularidades da lei especial
371
.
365
Art. 95, Lei nº 9.610/1998.
366
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 150.
367
Art. 29, VIII (e), Lei nº 9.610/1998.
368
Conforme o art. 10.1, do Acordo TRIPS, que remete ainda à Convenção de Berna de 1971. Muitas são as
críticas sobre esta consideração, ver ASCENSÃO, 1997, p. 665-667.
369
Art. 2º. Ver Lei nº 9.610/1998. No mesmo sentido dispunha o art. 2º, da revogada Lei nº 7.646/1987, em
relação à revogada lei de direitos autorais, Lei nº 5.988/1973. “O programa de computador (software) possui
natureza jurídica de direito autoral (obra intelectual), e não de propriedade industrial, sendo-lhe aplicável o
regime jurídico atinente às obras literárias” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº
443119 RJ (2002/0071281-7). Terceira Turma. Relatora Nancy Andrighi. Brasília, 8.5.2003. Publicação: DJ,
30.06.2003, p. 240; RSTJ, vol.180, p. 386. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
370
Contudo, ainda que não se aplique ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais,
estipula-se, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o
direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou
outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação (Art. 2º, § 1º,
Lei nº 9.609/1998).
371
Art. 7, XII e §1º, Lei nº 9.610/1998 e art. 2º, Lei nº 9.609/1998. Ainda, “inclui-se dentre os direitos
assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito
81
2.3.1 O objeto do direito
O programa de computador caracteriza-se, conforme a legislação brasileira, como:
[...] a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem
natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de
emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação,
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica
digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins
determinados
372
.
Essa definição de “programa de computador” não contempla alguns elementos como
os materiais de apoio, tal como manual de uso, e outros documentos técnicos que em seu
conjunto constituem o software. Em geral, essa documentação apresenta um caráter técnico e,
em muitos casos, não é protegida por direitos de autor. Entretanto, conforme preencha os
requisitos para a proteção como “criação do espírito”, a documentação associada pode ser
protegida por direitos de autor
373
.
A proteção do programa de computador recai sobre a forma de expressão, a
linguagem natural ou codificada (forma literária), caracterizada pela originalidade, sem
exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou
outra forma de transferência da cópia do programa” (Art. 2º, § 5º, Lei nº 9.609/1998. Ver Acordo TRIPS, art.
11). Contudo, o disposto no § 5º, do art. 2º, “não se aplica aos casos em que o programa em si não seja objeto
essencial do aluguel” (Art. 2º, § 6º, Lei nº 9.609/1998). Importa anotar que “fica assegurada a tutela dos
direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinqüenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do
ano subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação” (Art. 2º, § 2º) Alguns atos
praticados por terceiros não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: Ver Art. 6º,
I a IV, Lei nº 9.609/1998. Nesse sentido, a decisão: “Ementa: Direitos autorais. Utilização de programas de
computador em rede interna. O uso não autorizado de um programa de computador lesa os direitos de seu
autor, mas a integração desse mesmo programa num sistema aplicativo ou operacional, em rede interna de
computadores, desde que para o uso exclusivo de quem o promoveu, não constitui ofensa aos direitos do autor.
Inteligência do inciso IV do artigo 6º da Lei nº 9.609, de 19/02/1998, que dispõe sobre a proteção da
propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no país, e dá outras providências”
(BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apelação Cível nº 1999.01.1.054799-9
DF. Apelante: Piazuma Materiais para Construção Ltda. Apelado: Microsoft Corporation. Primeira Turma
Cível. Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati. Revisor Des.: Valter Xavier. Brasília, 23.4.2001. Disponível
em: <http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
372
Art. 1º, Lei nº 9.609/1998. A lei anterior que regulara a matéria, definia programa de computador da mesma
forma, contudo não considerara as tecnologias baseados em técnicas análogas à técnica digital (Art. 1º, p.u., da
Lei nº 7.646/1987 revogada).
373
Nesse sentido: AREAS, Patrícia de Oliveira. Contratos internacionais de software: o direito moral do autor
como limitante da autonomia da vontade. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Curso de Pós-Graduação
em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. Sobre a proteção dos manuais de uso
e documentação técnica associada, ver VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 160. Observa-se que, no caso de os
documentos associados serem protegidos como obras literárias ou científicas pelos direitos de autor, a proteção
do software como um todo (programa de computador mais documentação técnica associada) será ampliada,
pois enquanto a prazo da proteção do programa de computador é de 50 anos, o prazo de proteção pelas regras
gerais do direito de autor é de 70 anos (Art. 2º, § 2º, Lei n. 9.609/1998, e Art. 41, Lei n. 9.610/1998). Desse
modo, se protegida a documentação associada ao programa de computador, ainda que o programa caia em
domínio público, o software permanece parcialmente protegido no tocante a documentação associada.
82
abranger seu conteúdo científico ou técnico
374
, do mesmo modo que o escopo de proteção das
obras literárias. Ainda, entende-se que a proteção concedida ao programa pode abranger
também seu título, se original e inconfundível com o de outro programa do mesmo gênero
375
.
Como as obras literárias, os programas de computador não dependem de registro
para serem protegidas, constituindo-se os direitos de propriedade intelectual com o ato de
criação, sob o aspecto moral e patrimonial
376
.
2.3.2 O modo de aquisição de direitos
O direito de propriedade intelectual surge com a criação do programa de
computador, independente de registro. Esse direito
pré-existe ao registro. O registro é
facultativo neste caso. Trata-se de uma formalidade que pressupõe a legalidade do direito,
pois a autoridade competente o concede em razão do cumprimento dos requisitos e exigências
legais e porque nenhuma irregularidade extrínseca ou intrínseca lhe ocorreu ao examinar o
título.
O registro proporciona a publicidade, pois por meio dele qualquer pessoa toma
conhecimento do direito. Ainda, ele tem força probante, pois indica quem é o titular do
direito, bem como os titulares que o antecedem. Assim, se por algum fato ou ato jurídico a
titularidade, que seria originariamente do autor, é atribuída ou transferida à pessoa que não o
autor, deveria constar em registro. Desse modo, ele oferece ao titular segurança de seus
374
Por suposto, não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador: “a ocorrência de
semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua
aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua
expressão” (Art. 6º, III, Lei nº 9.609/1998).
375
Art. 10, Lei nº 9.610/1998. Da mesma forma que as obras literárias, a proteção pode abranger o título do
programa, quando original. Assinala o INPI, que o título do programa de computador somente será protegido
se não for descritivo e nem evocativo da função executada. Ele pode ser abreviado, porém, devem ser
apresentadas as duas formas de escrita, e.g. “CCA – Controle de Caixa Automático”, em toda a documentação
formal (INPI, 2007). Quanto à proteção da documentação preparatória, da documentação técnica e manual de
uso do programa de computador, Ver comentários de VÁZQUEZ LÉPINETTE sobre a Diretiva nº
91/250/CEE, das Comunidades Européias, e a Lei-Tipo da OMPI (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 159-
160).
376
Art. 2º, § 3º Lei nº 9.609/1998. “Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de
computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos [...]. § 1º Não se
aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo,
o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a
alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa
de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação” (Lei nº 9.609/1998). Sobre os direitos
patrimoniais de autor, ver artigos 28 e 29, Lei nº 9.610/1998.
83
direitos
377
sobre o programa de computador protegido, bem como a terceiros que tenham
interesse por ele
378
.
Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, atendendo as exigências legais
379
. O registro do
programa, independente de ser mantido aberto ou fechado seu código fonte. Cumpre observar
que o procedimento de registro não analisa o mérito do programa, sendo as informações
constantes do registro, inclusive, mantidas em sigilo
380
.
Do mesmo modo que o registro não é obrigatório como modo de aquisição de
direitos de autor sobre a obra, o registro translativo de direito (o título como ato jurídico capaz
de transferir a propriedade) também não é obrigatório
381
. Entretanto, o registro importa para
emanar efeitos perante terceiros.
Assim, considerando a não obrigatoriedade do registro, com a criação do programa
de computador há a emanação imediata dos direitos ao seu criador
382
, observando-se a regra
da autoria em relação à titularidade. Vale recordar que a qualidade de autor e a qualidade de
titular de direitos de autor não se confundem, conforme se analisou anteriormente em relação
às obras literárias. No entanto, ainda há algumas particularidades no tocante aos autores e
titulares de direitos de programas de computador que merecem ser aqui consideradas.
2.3.2.1 Os sujeitos de direitos
Conforme analisado em relação aos direitos de autor, autoria e titularidade são duas
noções distintas
383
. Essas noções são trazidas para o regime de proteção dos programas de
computador. No entanto, como coloca Paesani, a lei de direitos autorais não foi criada para
regular a aquisição de direitos sobre o programa de computador e, nesse sentido, adapta-se
com dificuldades e falhas a esse novo instituto, sendo “uma das questões que se levantam com
maior freqüência diz respeito à titularidade e ao conteúdo da obra”.
384
377
Lei nº 9.609/1998.
378
Ver PEREIRA, 1981, vol. IV, p. 106-108.
379
Art. 3º, Lei nº 9.609/1998.
380
Art. 3º, § 2º, Lei nº 9.609/1996.
381
Art. 11, Lei nº 9.609/1998.
382
Art. 22, Lei nº 9.610/1998
383
LIPSZYC, 1993, p. 123; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 187 e ss.
384
PAESANI, Liliana Minardi. Direito de informática: comercialização e desenvolvimento internacional do
software. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 53.
84
A legislação brasileira menciona a figura do autor de programa de computador,
entretanto, não o define expressamente na lei especial. Contudo, com base na legislação
autoral, a qual se remete com fundamento no art. 2º, da Lei nº 9.610/1998, considera-se que
autor é a pessoa natural criadora do programa de computador
385
. Nesse sentido, a qualidade de
autor, por um lado, corresponde à pessoa natural e, por outro, está relacionada ao ato de
criação do programa de computador.
Nesse sentido, qualquer pessoa natural, nacional ou estrangeira, domiciliada no
Brasil ou exterior, nos termos da lei
386
, pode ser autor de programa de computador. Observa-se
que essa qualidade pode ser adquirida independente da capacidade
387
da pessoa natural para
os atos da vida civil.
No entanto, a pessoa natural para ser qualificada como autor deve participar da
criação do programa de computador. Cumpre observar que a doutrina descreve a criação de
programa de computador comporta distintas fases, tais como a definição, o projeto, a
elaboração do código fonte e documentação, a avaliação, a operação, os testes, uso, correção,
aprimoramento, adaptação e expansão do programa
388
. A análise da participação dos sujeitos
no decorrer dessas fases, e suas contribuições para o desenvolvimento do processo, são
essenciais para se determinar quem é autor ou co-autor do programa de computador.
De acordo com a jurisprudência brasileira, basta que a pessoa haja participado da
realização de qualquer das fases para que ela assuma a qualidade de autor
389
. No entanto,
sempre importa analisar caso a caso a qualidade do aporte intelectual empregado pela pessoa.
385
Art. 11, da Lei nº 9.610/1998.
386
Em matéria de proteção dos direitos dos estrangeiros, vige o princípio da reciprocidade. Assim, asseguram-se
os aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros
e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes. (Art. 2º, § 4º, Lei nº 9.610/1998).
387
A incapacidade da pessoa natural não afeta a qualidade de autor, ainda que isso imponha limites ao exercício
de atos da vida civil. CHAVES, 1995, p. 85 e ss. Segundo o Código Civil brasileiro: “Art. 1
o
Toda pessoa é
capaz de direitos e deveres na ordem civil. [...] Art. 3
o
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não
tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não
puderem exprimir sua vontade. Art. 4
o
São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I
- os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que,
por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo; IV - os pródigos.” (Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002)
388
LUPI, André Lipp Pinto Basto. Proteção Jurídica do Software: Eficácia e Adequação. Porto Alegre: Síntese,
1998, p. 21.
389
“Ementa: Direito Autoral - Decisão Extra Petita - Não adstrição do Juízo - Software - Comprovação de
participação na criação do programa de computador – co-autoria declarada - participação na receita
reconhecida”. (BRASIL. Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Apelação Cível nº 431.374-6 BH. Acórdão nº
0431374-6. Apelante: Alma Informática Ltda. Apelado: Virgílio Cançado Paculdino Pereira. Segunda Câmara
Cível. Relator: Juíza Evangelina Castilho Duarte. Belo Horizonte, 16.3.2004. Disponível em:
<http://www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.). No mesmo sentido, a doutrina: VÁZQUEZ
LÉPINETTE, 1996, p. 165
85
Com relação à pessoa jurídica, seja de direito público ou privado, não lhe é atribuída
à qualidade de autor. As pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos sobre o programa de
computador
390
. Pode o titular de direitos de autor referir-se à pessoa natural ou jurídica, de
direito público ou privado, detentor de todos ou parte dos direitos de autor. A titularidade
pode decorrer de lei ou ato, entre vivos ou por causa de morte, a título originário ou derivado.
Importa observar que no caso de o programa ser registrado, na ocasião do pedido de registro,
se o titular for pessoa distinta do criador, deve ser apresentado documento que o legitime
como tal
391
.
Dentro desse contexto, importa analisar as particularidades no tocante à titularidade
do autor de programa de computador, assim como de autor de derivação. Além disso,
examina-se a titularidade dos programas caracterizados como obras coletivas e àqueles
criados no âmbito de contrato de trabalho ou prestação de serviços, a titularidade do
cessionário, por ato cessão, e a do sucessor, decorrente de transmissão por causa de morte,
bem como a co-titularidade dos programas de computador.
2.3.2.2 A titularidade do autor de programa de computador
No tocante a titularidade do autor de programa de computador aplica-se a regra da
autoria, conforme analisado em matéria de direitos autorais. No caso dos direitos de autor de
programa de computador, eles surgem e se adquirem com o ato de criação.
Assim, criado o programa de computador, ele é protegido emanando-se os direitos de
autor, independentemente do registro do programa. Em princípio, esses direitos são
conferidos ao autor da criação, nos mesmo sentido que as obras literárias. No entanto, há
exceções, como é o caso das obras coletivas e criações de serviço, conforme se analisa
posteriormente
392
.
390
A Lei 5.988/1973 dispunha: “Art. 15. Quando se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas
organizada por empresa singular ou coletiva e em seu nome utilizada, a esta caberá sua autoria”.
391
Art. 4º, § 1º, INPI Resolução nº 58/1998. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
Resolução nº 58, de 14 de julho de 1998. Assunto: Estabelece normas e procedimentos relativos ao registro de
programas de computador. Disponível em <http://www.inpi.gov.br> Acesso em: 10 set. 2007)
392
Art. 17, da Lei nº 5.988/1973, e Art. 3º, da Lei nº. 9.609/1998.
86
2.3.2.3 A titularidade do autor de derivação de programa de computador
O programa de computador pode se caracterizar como obra derivada, quando se
constituir em um programa novo que resulte da transformação de um programa originário.
Admite-se a proteção de programas de computador derivados, como as obras derivadas, desde
que autorizadas pelo autor e/ou titular do programa
393
, quando este estiver protegido. Se for
solicitado o registro de programa de computador derivado, na ocasião do pedido, o requerente
deverá juntar o instrumento pelo qual se autorizou a realização da derivação
394
.
A derivação do programa de computador é protegida, sem prejuízo dos direitos sobre
o programa originário. Desse modo, o programa de computador derivado tem tutela própria
em relação ao programa pré-existente
395
. A essas criações aplicam-se, no que couberem, as
regras das obras derivadas
396
.
Em relação à autoria, o autor do programa originário não se confunde com o autor
das derivações do programa. É autor de programa de computador derivado àquele que realiza
a derivação, resguardando-se a autoria do criador do programa originário
397
.
No que se refere à titularidade, no caso de o programa originário estar em domínio
público, será o autor do novo programa o titular de programa derivado
398
. No entanto, se o
programa originário estar protegido, “os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular
dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à
pessoa autorizada que as fizer [autor], salvo estipulação contratual em contrário”.
399
Nesse
sentido, a lei estipula que os direitos de exploração sobre o programa pertencem ao autor da
derivação, diferentemente das obras literárias, em que deve a autorização prever quais os
direitos conferidos ao autor da obra derivada para sua exploração comercial
400
.
393
Art. 5º Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador,
inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual
em contrário.
394
Art. 5º, da Lei nº 9.609/1998; Art. 4, Decreto nº 2.556/1998 (BRASIL. Decreto nº 2.556, de 20 de abril de
1998. Regulamenta o registro previsto no art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras
providências. DOU 22.4.1998. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007).
395
Art. 5, VIII, (g), Lei nº 9.610/1998. Ver ainda, art. 7º, XI, Lei nº 9.610/1998, e art. 2.3 e 2.5, Convenção de
Berna.
396
Ver Art. 5º, VIII, (f) (g); Art. 29, Lei nº 9.610/1998. Ainda, ver item deste trabalho relativo às obras
derivadas.
397
Art. 2º e 5º, Lei n. 9.609/1998 c/c Artigos 5º, VIII (g), 7º, 11, 24, Lei n. 9.610/1998.
398
Art. 2º e 5º, Lei n. 9.609/1998 c/c artigos. 5º, VIII (g), 7º, 11, 14 e 28, Lei n. 9.610/1998.
399
Art. 5º, Lei n. 9.609/1998.
400
Art. 4º, Lei n. 9.609/1998.
87
As pessoas qualificadas como autores do programa originário e do derivado não se
caracterizam como co-autores. Somente poderão concorrer como co-autores no caso em que
ambas participarem da consecução do novo programa em comum.
2.3.2.4 Programa de computador como obra coletiva
O programa de computador caracterizar-se como obra coletiva quando criado “por
iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob
seu nome ou marca e que é constituíd[o] pela participação de diferentes autores, cujas
contribuições se fundem numa criação autônoma”.
401
Esse tipo de programa diferencia-se do programa de computador em co-autoria, tanto
pela importância atribuída à função da pessoa que toma a iniciativa, organiza e assume as
responsabilidades de sua criação, como pela relação entre os autores que participam de sua
elaboração. A relação que surge entre os autores participantes, em vez de se dar de maneira
recíproca (horizontal), se dá entre cada um deles e a pessoa que organiza a obra, de forma
vertical
402
.
Nesse sentido, o caráter coletivo do programa de computador dependerá, por um lado,
da relação entre o organizador e os autores, que aportam contribuições intelectuais, e por
outro, da autonomia alcançada no marco do conjunto do programa resultante. O caráter
autônomo da obra coletiva é dado pelo resultado obtido pelo conjunto em relação às distintas
contribuições, e que deve se constituir por si mesmo um programa de computador original
403
.
Quanto aos sujeitos em relação à obra coletiva, há a figura do organizador e a figura
dos autores. O papel desses sujeitos na consecução da criação do programa como obra
coletiva e a atribuição de direitos a eles se distinguem. O organizador refere-se à pessoa, física
ou jurídica, que toma a iniciativa de criação do programa de computador e que, ademais,
organiza e assume as responsabilidades sobre a criação
404
. A ele se garante a titularidade dos
direitos patrimoniais sobre o conjunto da criação coletiva
405
.
401
Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c artigos 5º, VIII (i), 7º, VI, 11, 16, e 23, Lei n. 9.610/1998.
402
Em relação às obras literárias, ver LIPSZYC, 1993, p. 133; SAIZ GARCIA, 2000, p. 286.
403
No tocante às obras literárias ver SAIZ GARCIA, 2000, p. 286-292.
404
Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c Art. 5º, VIII (h), Lei nº 9.610/1996.
405
Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c Art. 17, § 2º, Lei nº 9.610/1998.
88
Os autores são as pessoas físicas que, atendendo às instruções do organizador e
dentro do marco fixado por ele, executam sua atividade intelectual, aportando contribuições
pessoais com o propósito da realização do programa de computador
406
. A eles são assegurados
os direitos morais de autor sobre o programa de computador
407
.
Observa-se que, no tocante ao regime das obras coletivas, este não se aplica em
relação aos programas de computador quanto estes estiverem regulados pelas disposições
aplicáveis aos programas criados no âmbito de contrato de trabalho, prestação de serviços ou
vínculo estatutário, conforme segue a análise.
2.3.2.5 A titularidade do programa de computador criado por empregado ou prestador
de serviço
A titularidade de programa de computador criado no marco de contrato de trabalho,
de prestação de serviços ou vínculo estatutário é prevista expressamente na Lei nº 9.609, de
1998, não havendo, contudo, qualquer disposição a esse respeito na lei de direitos autorais. A
lei de programa de computador estabelece um regime próprio de atribuição da titularidade em
seu art. 4º, aplicando-se ademais as disposições previstas na lei de incentivo à inovação, Lei
nº 10.973/2004.
Em termos gerais, fala-se aqui do empregado, no entanto, as mesmas regras são
aplicadas ao prestador de serviço, trabalhador autônomo ou estagiário e à empresa
contratante. Com relação à criação (programa de computador) ocorrida durante contrato de
trabalho, pode ela se caracterizar como “criação de serviço”, “criação livre” ou “criação
comum”. Essa terminologia não é utilizada pela lei, mas pela doutrina que trata dessa matéria
(principalmente em patentes), a qual não utiliza de maneira uniforme.
As “criações livres” são aquelas ocorridas durante o contrato de trabalho, mas que
não decorrem deste contrato, nem do uso de recursos, informações tecnológicas, segredos
industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Nessa
hipótese, a titularidade dos direitos sobre o bem é atribuída exclusivamente ao empregado
408
.
No caso das criações decorrentes do contrato de trabalho, elas se caracterizam como
“criações de serviço”. A legislação estipula que a titularidade dos direitos patrimoniais sobre a
406
Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c cf. Art. 17, § 3º, e Art. 88, I a IV, Lei nº 9.610/1998.
407
Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c Art. 2º, § 1º, Lei nº 9.609/1998; Art. 17, § 1º, Lei nº 9.610/1998.
408
Art. 4º, § 2º, Lei n. 9.609/1998.
89
criação é do empregador (contratante) nos casos em que: ela decorrer de contrato de trabalho
ou prestação de serviços que tenha por objeto a pesquisa e desenvolvimento ou a atividade
inventiva; ou quando ela resultar da natureza dos serviços para os quais foi o empregado
contratado
409
.
No caso de criação de serviço, a retribuição do empregado pela criação limita-se à
remuneração ou ao salário convencionado, salvo ajuste em contrário
410
. Porém, no tocante aos
pesquisadores-autores de criações decorrentes de contrato com instituições científicas e
tecnológicas da Administração Pública há regras específicas regulando a matéria. A
instituição a quem será conferida, pela ordem jurídica, a titularidade dos direitos de
propriedade intelectual sobre a criação deverá assegurar ao autor uma participação, mínima de
cinco por cento e máxima de um terço, nos ganhos econômicos auferidos pela entidade. Esses
ganhos podem resultar de contratos de transferência de tecnologia ou de licenciamento para
outorga de direito de uso ou de exploração da criação protegida
411
.
Assinala-se que em relação às “criações de serviço”, a legislação admite que as
partes, contratante e contratado, convencionem de forma distinta, seja no tocante à
titularidade, ao exercício de direitos e/ou à remuneração. Assim, exemplificativamente, pode
o empregador:
Garantir ao empregado uma remuneração adicional, além da remuneração ou do
salário convencionado;
Assegurar ao empregado contratado o exercício de direitos patrimoniais (e.g. por
meio de licença), que pode se limitar a algumas das modalidades de exercício,
como o uso ou exploração do programa de computador, invenção ou modelo de
utilidade;
Estipular uma quota ideal do direito, constituindo-se um regime de co-titularidade
entre empregado e empregador; ou
Ceder seu direito sobre a criação
412
.
409
Art. 4°, caput, Lei nº 9.609/1998. Observa-se, em relação às invenções e modelos de utilidade, que esses
contratos geram efeitos para além do prazo que eles são terminados. Consideram-se desenvolvidos na vigência
do contrato a invenção ou o modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano
após a extinção do vínculo empregatício, ressalvada prova em contrário (Art. 88, § 2°, Lei nº 9.279/1996). No
que se refere aos programas de computador não há disposição nesse sentido, de forma que dependerá de
disposição contratual expressa em contrato.
410
Art. 4º, § 1º, Lei nº 9.609/1998.
411
Art. 13, Lei nº 10.973/2004.
412
Ver art. 11, Lei nº 10.973/2004.
90
No que se refere aos direitos morais, asseguram-se ao autor do programa de
computador o direito de reivindicar a autoria e o de ser nomeado e qualificado, podendo
requerer a não divulgação de sua nomeação
413
. Esses direitos pertencem ao autor (empregado
contratado), na medida da sua participação na criação intelectual. Esses direitos são
irrenunciáveis e inalienáveis, não se transferindo ao empregador, sendo nula qualquer cláusula
contratual em que o empregado renuncie ou ceda esses direitos
414
.
Quanto às “criações comuns”, Ainda que não haja previsão expressa em lei
regulando essa situação, no tocante aos programas de computador, entende-se pela leitura do
art. 4º e seus parágrafos que é possível à aplicação das regras previstas em relação às patentes,
por analogia. Essas criações se referem àquelas que resultam da contribuição pessoal do
empregado e de recursos, dados, informações, meios, materiais, instalações ou equipamentos
do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. Os direitos sobre
essas criações pertencerão em comum, em partes iguais, ao empregado e empregador,
constituindo uma situação de co-titularidade (e não de co-autoria entre empregado e
empregador)
415
. Ainda que se caracterize a co-titularidade, a lei assegura ao empregador o
exercício do direito exclusivo de licença de exploração, garantindo ao empregado justa
remuneração
416
.
A situação é diferenciada em relação aos empregados, autores de criações, de órgãos
ou entidades da Administração Pública. A eles se garante a remuneração na forma e condições
previstas no estatuto ou regimento interno da entidade, a qual deve prever, na forma de
premiação, a remuneração ao autor de invento, uma parcela do valor das vantagens auferidas
com o pedido ou com a patente, a título de incentivo
417
.
Ainda, quanto aos programas de computador realizados no âmbito das instituições
científicas e tecnológicas da Administração Pública, do mesmo modo que em relação às
criações de serviço, ao autor garante-se a participação mínima de cinco por cento e máxima
de um terço nos ganhos econômicos auferidos pela instituição. Esses ganhos econômicos
referem-se a “toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros
resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e
obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual”, resultantes de contratos
413
Art. 2º, § 1º, Lei nº 9.609/1998.
414
Art. 24 e 27, Lei nº 9.610/1998.
415
Art. 91, Lei nº 9.279/1998.
416
Art. 91, § 2°, Lei nº 9.279/1998.
417
Art. 93, p.u. e art. 88, Lei n. 9.279/1996.
91
de transferência de tecnologia ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou de
exploração do invento
418
.
Assim, a partir dessa análise os programas de computador criados durante contrato
de trabalho, conforme o caso, elas se caracterizam como “criações de serviço”, “criações
livre” ou “criações comuns”, correspondendo à titularidade ao empregador, ao empregado ou
em comum ao empregado e empregador, respectivamente. Ainda que haja um tratamento
diferenciado na lei em relação aos empregados de entidades da administração pública no
tocante à remuneração, as regras de atribuição da titularidade se aplicam igualmente, salvo
estipulação em contrário.
Cumpre observar, ainda, que, conforme a relação que o empregador ou prestador de
serviços tiver com terceiras pessoas, pode ocorrer de a titularidade ser transmitida
sucessivamente a outras pessoas. A situação torna-se mais complexa quando passa a envolver
pessoas jurídicas de direito público.
2.3.2.6 A titularidade do cessionário
A transferência do programa de computador por cessão é expressamente admitida
por lei, de modo que o cessionário adquire a titularidade sobre ele. Cumpre recordar que a
transferência do programa de computador (bem material), não implica a transferência dos
direitos de propriedade intelectual sobre ele (bem imaterial).
Somente o titular pode ceder os seus direitos, seja por meio de representante ou
diretamente. Em relação à cessão dos direitos patrimoniais sobre programa de computador,
aplicam-se às mesmas regras previstas em relação às obras literárias, previstas na lei de
direitos autorais, conforme analisado anteriormente
419
.
Nesse caso, para se operar a transferência da titularidade por cessão, deve ser feito o
registro junto ao INPI, para que produzam efeitos em relação a terceiros
420
. Para se realizar
esse registro, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, a
documentação completa, principalmente o código-fonte comentado, o memorial descritivo, as
418
Art. 13 e § 2º, Lei nº 10.973/2004; Art. 93, p.u, Lei nº 9.279/1996.
419
Art. 50, da Lei nº 9.610/1998; Art. 3º, Lei nº 9.609/1998.
420
Art. 11, Lei nº 9.609/1998.
92
especificações funcionais internas, os diagramas, os fluxogramas, assim como os demais
dados técnicos necessários para a transferência da tecnologia
421
.
Cumpre recordar que a cessão não se confunde com a licença. Enquanto a cessão
transfere o direito, a licença, seja exclusiva ou não, não implica na transferência da
titularidade.
2.3.2.7 O licenciado e a titularidade
Em relação ao programa de computador, este pode ser objeto de licença de uso e/ou
de exploração. Quaisquer desses atos não ensejam a transferência da titularidade ao licenciado.
Quanto à licença ou autorização de uso conferida aos usuários de programa de computador
422
,
el
a não tem como efeito a transferência dos direitos de propriedade intelectual, somente se
confere o exercício de uso do programa nos termos do contrato. No caso de não haver
contrato escrito, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia do
programa servirá para comprovação da regularidade do seu uso
423
.
No que se refere à licença de exploração programa de computador, por meio dela se
confere o direito de comercializar o programa, e não a sua titularidade
424
. Nesses tipos de
licenciamento, quando de origem externa, deve-se fixar, quanto aos tributos e encargos
exigíveis, quem tem a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecer a
remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no
exterior
425
. São nulas as cláusulas que restrinjam a produção, a distribuição ou a
comercialização, em violação às disposições legais em vigor. Do mesmo modo, são nulas as
421
Art. 11, p.u., Lei nº 9.609/1998
422
“Art. 7º O contrato de licença de uso de programa de computador, o documento fiscal correspondente, os
suportes físicos do programa ou as respectivas embalagens deverão consignar, de forma facilmente legível
pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão comercializada” (Lei nº 9.609/1998).
423
Art. 9º, Lei nº 9.609/1998.
424
“Art. 8º Aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer
seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade
técnica da respectiva versão, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos
complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações.
Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do programa de
computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros”
(Lei nº 9.609/1998).
425
Art. 10, Lei nº 9.609/1998. Observa-se que “serão nulas as cláusulas que: I - limitem a produção, a
distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em vigor; II - eximam qualquer dos
contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação
de direitos de autor (Art. 10, § 1º, Lei nº 9.609/1998).
93
disposições que exima qualquer dos contratantes das suas responsabilidades por eventuais
ações de terceiros, em decorrência de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor
426
.
2.3.2.8 A co-titularidade sobre o programa de computador
A co-titularidade de direitos sobre o programa de computador ocorrer em virtude de
vários fatos, pela via originária, por exemplo, pela co-autoria, ou derivada, pela cessão ou
sucessão a duas ou mais pessoas.
Importa observar que é bastante comum que a criação de programa de computador
seja realizada por uma pluralidade de pessoas. Contudo, no cenário internacional, as
legislações nacionais nem sempre estabelecem regras para esse caso. É o que ocorre no Brasil.
Assim remanesce a questão sobre que regime deve ser aplicado, se o de obra coletiva ou em
co-autoria.
Considerando que a lei de programa de computador estabelece o mesmo regime de
proteção que o das obras literárias, com a aplicação das normas de direitos autorais, entende-
se, assim, que podem ser aplicados ambos os regimes, conforme cada caso. Desse modo, a
determinação do regime a ser aplicado dependerá do tipo de relação que existir entre os
criadores e demais pessoas que participam da elaboração do programa de computador. No
entanto, há que se levar em consideração os limites da aplicação das normas às obras
literárias, principalmente pelas peculiaridades de cada caso
427
.
Programa de computador pode ser considerado como obra em co-autoria quando
criado em comum por dois ou mais autores
428
. No entanto, não basta uma pluralidade de
autores participarem da criação para o programa se caracterizar como obra em co-autoria. Os
diversos autores devem participar da criação do programa de computador empreendendo
esforços criativos para a consecução da criação intelectual em comum, na forma de co-
autoria
429
. Entre os co-autores constitui-se uma relação horizontal (recíproca), de
colaboração
430
. O autor que trabalha de forma independente, sem qualquer relação com os
demais, não se caracteriza como co-autor.
426
Art. 10, § 1º, Lei nº 9.609/1998.
427
Ver VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 156.
428
Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c artigos 5º, VIII (a), 7º, 11, 15, 23 e 25, Lei n. 9.610/1998.
429
Sobre as obras literárias ver POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 184; SAIZ DIAZ, 2000.
430
HUGHET, 1962.
94
Para se verificar a existência ou não de um regime de co-autoria, por exemplo,
importa determinar as pessoas que contribuíram para a criação comum. Na prática nem
sempre é simples determinar a qualidade do esforço empreendido pelas pessoas, sendo
necessário se avaliar caso a caso.
Para se determinar a co-autoria, não se leva em conta somente a participação dos
autores durante a criação, mas suas contribuições mútuas, ou seja, os esforços reunidos de
cada um dos co-autores para a consecução de um trabalho criativo comum
431
.
Além dos aspectos qualitativos das contribuições que merecem ser apreciados caso a
caso, importa observar os aspectos temporais. A contribuição deve ser empreendida durante o
período de consecução do programa, em quaisquer das fases de sua elaboração, e não
posteriormente a sua criação, momento posterior à conclusão da obra
432
. Quem intervém
somente na fase de exploração da obra, não se caracteriza como co-autor
433
.
Alguns autores, ao tratar das fases da elaboração do programa de computador,
defendem que cada uma delas é protegida de modo autônoma. No entanto, em geral,
prevalece o entendimento doutrinário de que há unidade do processo criativo, no sentido de
que todo o processo dirige-se a um fim unitário: a criação do programa de computador
434
.
Diante disso, a participação, em qualquer das fases, empreendendo esforços criativos para a
realização do programa assinalam quem são os co-autores da criação. Nesse sentido,
manifesta-se a jurisprudência brasileira
435
.
Quanto à titularidade, em regra, concede-se em comum os direitos sobre o programa
de computador a todos os co-autores, constituindo-se a situação de co-titularidade. Nessa
431
Sobre as obras literárias, ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 69-70.
432
Ver LUPI, 1998, p. 21; AREAS, 2006; WACHOWICZ, 2004; BRASIL. Tribunal de Alçada de Minas Gerais.
Apelação Cível nº 431.374-6 BH. Acórdão nº 0431374-6. Apelante: Alma Informática Ltda. Apelado: Virgílio
Cançado Paculdino Pereira. Segunda Câmara Cível. Relator: Juíza Evangelina Castilho Duarte. Belo
Horizonte, 16.3.2004. Disponível em: <http://www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. Ver ainda
VAZQUEZ LEPINETTE, 1996, p. 165
433
SAIZ GARCIA, 2000, p. 179-180.
434
VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 160-165.
435
Nesse sentido a decisão do Tribunal de Alçada de Minas Gerais: “Ementa: Direito Autoral - Decisão Extra
Petita - Não adstrição do Juízo - Software - Comprovação de participação na criação do programa de
computador – co-autoria declarada - participação na receita reconhecida. [...] Em seus Esclarecimentos, o
perito oficial explicita as etapas de desenvolvimento de sistema de computador, incluindo, nas duas primeiras,
o estudo da viabilidade e levantamento de dados, fases das quais participou o Apelado. [...] A criação do
código de fonte, que a Apelante pretende atribuir ao seu sócio, Flávio Andrade Pereira, é apenas uma, dentre
diversas fases da criação de um software [...]” (BRASIL. Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Apelação Cível
nº 431.374-6 BH. Acórdão nº 0431374-6. Apelante: Alma Informática Ltda. Apelado: Virgílio Cançado
Paculdino Pereira. Segunda Câmara Cível. Relator: Juíza Evangelina Castilho Duarte. Belo Horizonte,
16.3.2004).
95
situação, os co-autores exercem, de comum acordo, os seus direitos, salvo convenção em
contrário
436
.
Por fim, na ocasião do pedido de registro do programa de computador, se realizada,
deve-se apresentam os dados referentes ao autor do programa e ao titular, se distinto do autor,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, devendo citar-se todos os criadores e titulares, explicitando
os titulares e os criadores, com todos os dados cadastrais
437
.
436
Art. 23, Lei nº 9.610/1998.
437
Art. 3º, § 1º, I, Lei nº 9.609/1998; Art. 1º, § 1º, I, Decreto nº 2.556/1998.
96
3 A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE INVENÇÃO, MODELO DE
UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL E CULTIVAR
3.1 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE PATENTE
No contexto normativo internacional, o Acordo TRIPS, não inclui em seu escopo a
proteção dos modelos de utilidade
438
, não exigindo, assim, que os países estabeleçam um
regime para sua proteção em seu ordenamento jurídico interno. Quanto à Convenção da União
de Paris, esta prevê a possibilidade de proteção, mas não exige que os países outorguem
modelos de patentes, seja por patente ou outro regime de proteção. No entanto, no caso de os
países preverem tal proteção, eles ficam sujeitos às disposições da Convenção de Paris
439
.
O regime de proteção de modelos de utilidade foi instituído em diversos países, tais
como Alemanha
440
, Espanha, Japão, Uruguai, Costa Rica, Argentina e Grupo Andino, além
do Brasil
441
. Ainda que muitos países prevejam este modo de proteção de bens imateriais,
alguns dos importantes sistemas de propriedade intelectual não a empregam, tais como os
Estados Unidos e a União Européia
442
.
438
CORREA, 1998, p. 42.
439
Art. 1.2 e art. 4, Convenção de Paris.
440
O modelo de utilidade tornou-se passível de proteção especialmente com a legislação alemã (Leis alemãs de
1º de junho de 1891 e de 8 de maio de 1936) (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 405). Segundo MARZOTI, a
proteção dos modelos de utilidade surgiu na Alemanha no princípio do século XX, e que paulatinamente se
estendeu no mundo (MARZOTI, 2003, vol, 2, p. 180-181).
441
Comentários sobre distintos países que adotam o regime de proteção de modelo de utilidade, ver CORREA,
Carlos. Acuerdo TRIPS: Regimen internacional de la propiedad intelectual. Buenos Aires: Ciudad Argentina,
1998, p. 81 e ss; CORREA, 1998, p. 42; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 799 e ss; MIRANDA,
1983, t. 16, p. 405 e ss.
442
VÁZQUEZ LÉPINETTE assinala que não há nenhuma norma, de direito comunitário europeu nem de direito
internacional que regule os modelos de utilidade. Entretanto, há um projeto de regulamentação do modelo de
utilidade europeu (por encargo da Comunidade Européia, pelo Max Planck Institute for Intellectual Property,
Competition and Tax Law, de Munique) (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 101).
97
3.1.1 O objeto do direito: invenção e modelo de utilidade
A patente é o título de propriedade industrial que acredita a existência e alcances de
um invento, e determina à pessoa que o requer sua titularidade
443
. No Brasil, pode ser objeto
de proteção por patente tanto a invenção como o modelo de utilidade
444
. Em sentido amplo,
ambos são considerados inventos.
As patentes podem ser concedidas às invenções relativas a produtos (entidade física)
ou processo (atividade)
445
, caracterizadas pela novidade
446
, atividade inventiva
447
(não
evidentes para um técnico na matéria) e aplicação industrial.
Como modelo de utilidade, é patenteável “o objeto de uso prático, ou parte deste,
suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.
448
Cumpre assinalar que nos termos da lei, contudo, nem sempre há invenção ou
modelo de utilidade, bem como nem toda invenção ou modelo de utilidade é patenteável
449
.
Sendo assim, importa observar as exceções à patenteabilidade previstas na legislação de
patentes.
A proteção conferida pela patente recai sobre o efeito técnico do invento e a extensão
da proteção é determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório
443
PIMENTEL, 2005a.
444
Em termos gerais o modelo de utilidade é uma criação industrial, de caráter técnico e com um nível inventivo
inferior ao exigido às invenções, para sua proteção, no caso do Brasil, por patente. Em outros países sua
proteção é realizada por certificado de modelo de utilidade, por exemplo, na Argentina. Por outro aspecto, esse
regime de proteção é bastante variável entre os países. Alguns países que os empregam, o distinguem das
patentes de distintas maneiras, tais como em relação ao procedimento de concessão, ao limite de sua aplicação
à forma de produtos, e aos requisitos de novidade ou de nível inventivo aplicáveis (CABANELLAS DE LAS
CUEVAS, 2004, p. 799 e ss).
445
De acordo com MIRANDA, “a diferença entre produto e processo somente se torna de relêvo quando se trata
do objeto da pretensão ou da ação: o direito sôbre a invenção de produto e o direito sôbre a invenção de
processo são o mesmo direito sôbre invenção; se, porém, se cogita da ofensa ao direito, vê-se que ofende o
direito sôbre invenção de produto quem fabrica êsse produto e não ofende o direito sôbre invenção de processo
quem, por outro processo, fabrica produto igual. As ações do titular vão contra os que empreguem o mesmo
processo; o titular da patente tem a vindicação do processo, como expressão concreta do bem incorpóreo”
(MIRANDA, 1983, t. 16, p. 276).
446
Sobre o requisito de novidade, art. 11 e 12, Lei nº 9.279/1996.
447
Sobre a atividade inventiva, 13 e 12, Lei nº 9.279/1996. Tal efeito técnico imprevisto é o de satisfação de
necessidade de produção ou de consumo (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 288).
448
Art. 8º (invenção) e art. 9º (modelo de utilidade), da Lei nº 9.610/1998.
449
Art. 10 e art. 18, Lei nº 9.279/1996.
98
descritivo e nos desenhos
450
. Cumpre observar que esses elementos fazem parte do conjunto
de documento técnicos contidos no pedido de patentes
451
.
Particularmente no que se refere ao modelo de utilidade, os desenhos assumem
peculiar importância na descrição do invento. Isso porque, em regra, o modelo de utilidade
protege a funcionalidade da forma ou disposição do objeto (produto), ou seja, a proteção se
volta ao valor funcional (e não do valor estético ou ornamental) da configuração externa do
produto. São exemplos desse tipo de inventos os artigos de utilidade, ferramentas e utensílios
de trabalho ou de uso
452
.
Desse modo, cumpridos os requisitos de invenção ou modelo de utilidade, para ser o
invento ser protegido por direitos de propriedade industrial é preciso que seja patenteado.
3.1.2 O modo de aquisição de direitos
Distintamente dos direitos de autor, que para se constituem com o ato de criação, o
direito de propriedade industrial sobre invenção ou modelo de utilidade adquire-se com a
concessão válida da patente. O ato de invenção
453
caracterizado pala consecução da invenção
(ou de um modelo de utilidade) patenteável
454
emana o direito de obter a patente. Assim, em
relação às invenções e modelos de utilidade, o direito de propriedade industrial não resulta do
ato de invenção, é direito posterior, depende da patente (registro, em sentido amplo)
455
.
450
Art. 41 da Lei nº 9.279/1996; Art. 6, Acordo PCT. (BRASIL. Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978.
Promulga o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Disponível em:
<http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007).
451
Art. 41 e 19, Lei nº 9.279/1996. O relatório descritivo tem o por objetivo, dentre outros, descrever a invenção
de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la (INPI,
Ato Normativo nº 127, de 1997, art. 15.1.2(i). Este ato normativo dispõe sobre a aplicação da Lei de
Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de invenção).
452
Importa anotar que certos tipos de inventos não podem ser considerados modelos de utilidade, tais como os
compostos e formulações químicas e os processos de fabricação. Isto porque o que se protege por modelo de
utilidade é “a disposição ou a forma, o que é modelável e foi modelado, para que, pelo modelo”, possa ser
reproduzido (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 406).
453
Segundo MIRANDA, o ato de inventar, em sentido amplo, significa achar. Contudo, em matéria de inventos
patenteáveis o sentido é mais restrito: “não é o mesmo que achar a coisa perdida, ato em que nada há de
criação, nem, sequer, o de criar aparelho, ou processo, que se possa considerar de mérito para a civilização: é o
de invenção que possa ser industrializada” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269).
454
Até o momento do ato de invenção não há que se falar em direito à patente. O período anterior à invenção é a
fase na qual se realizam os atos para a consecução do invento, figurando o inventor ou inventores que
concorrem para a invenção. Nessa fase pode haver expectativa de fato (e não de direito) sobre um direito de
patente de invenção.
455
A patente é um tipo de registro, no sentido lato. Para a concessão da patente deve-se cumprir com as
exigências formais, assim como com os requisitos objetivos e subjetivos de patenteabilidade.
99
O ato de invenção, ao se realizar, entra no mundo jurídico tornando-se um o ato-fato
jurídico e irradiando efeitos: o direito de autor do invento (nomeação e qualificação) e o de
obter a patente (direito à patente)
456
. Com fundamento na regra da autoria, a partir da
realização do invento (ato de invenção) concede-se ao autor do invento (inventor) o direito de
obter a patente. Este se constitui em um direito de requerer a atuação do Estado para
examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão e constituir o direito de
propriedade industrial de patente
457
.
O direito de obter a patente conferido ao inventor pode ser exercido ou transferido a
terceiros, seja em virtude de lei (e.g. empregador) ou por ato, entre vivos (e.g. cessionário) ou
por causa de morte (e.g. sucessores)
458
. Assim, o direito de obter a patente pode ser exercido
pelo inventor ou pela pessoa que legitimamente detenha esse direito
459
. Enquanto não
requerida à patente, o direito de patente não se constitui, trata-se de uma expectativa de
direito
460
.
Com o pedido da patente, e respectiva publicação desse ato, o requerente suscita a
atuação do Estado, incorporando uma expectativa de direito erga omnes
461
. Desse modo,
requerida a patente perante a entidade competente, o Instituto Nacional de Propriedade
456
Art. 6º e § 2º, da Lei 9.279/96; MIRANDA, 1983, t. 16, p. 277. Neste período, o inventor pode optar em agir
de distintas maneiras. Uma delas opções é o inventor divulgar sua invenção sem patenteá-la, eliminando assim
a novidade, de forma que ele recairá no domínio público e não poderá então ser protegida por direitos de
propriedade industrial. Outra opção é manter a invenção em sigilo, o que lhe garante uma exclusividade de
fato sobre o invento. Nesse caso, aplica-se o regime jurídico dos inventos patenteáveis, mas não patenteados,
como o da confidencialidade ou segredo industrial. (Art. 195, XI, art. 206, e leis especiais. Ver ainda sobre o
tema CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 21; KORS, 2007). Para isso, o inventor precisa se
resguardar por meio de medidas que lhe garantam este sigilo. Contudo, caso não seja bem resguardado o sigilo,
outra pessoa pode conceber a mesma invenção e se antecipar em requerer a patente e, destarte, ter o direito
sobre o invento. Ainda, pode o inventor exercer seu direito de pedir a patente, o que pode lhe garantir uma
exclusividade de direito sobre a invenção, ou transferir este direito a outrem. Durante o período que vai do ato
de inventar ao exercício do direito à obtenção da patente, não há patente, e a transferência do direito sobre o
pedido de patente, não faculta ao inventor deixar de ligar a sua pessoa a invenção. Com efeito, quando
requerida por pessoa distinta do inventor, deve ser o autor nominado como tal, ainda que seu nome seja
mantido em sigilo.
457
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269 e ss.
458
Art. 6º, § 1°, Lei nº 9.276/1996. O direito de requerer a patente é herdável, transmissível entre vivos e
renunciável. Somente com a sua transferência é que o não-inventor se legitima a requerer a patente
(MIRANDA, 1983, t. 16, p. 270 e 284).
459
Art. 6º, Lei nº 9.276/1996.
460
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 186.
461
De acordo com Pontes de MIRANDA, com o depósito do pedido da patente, a eficácia do direito passa a ser
real; mas tal eficácia, provisoriamente conferida, é do direito oriundo da patente, e não do direito à patente.
Durante esta fase, instituí-se um procedimento administrativo para analisar o cumprimento das exigências, tais
como os requisitos objetivos e subjetivos, e as condições de forma, para a concessão da patente. (MIRANDA,
1983, t. 16). “Antes de obtida a patente, o direito do inventor é um direito precário e imperfeito, não gozando
das garantias especiais da lei; mas é um direito absoluto, pois o inventor pode dar à sua invenção o destino que
quiser. Pode conservá-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou divulgá-la. E um direito que
preexiste à concessão da patente” (CERQUEIRA, 1946, p. 417).
100
Industrial, nos termos da lei, instaura-se um procedimento por meio do qual se avaliam os
requisitos e condições do pedido
462
.
No decorrer desse procedimento, contudo, pode ocorrer que outros pedidos de
patente relativos ao mesmo invento sejam realizados de modo independente, por inventores
ou terceiros legitimados por distintos atos de invenção e que correspondam a um mesmo
invento ou semelhante. Nesse caso, a legislação estabelece que “o direito de obter patente será
assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de
invenção ou criação”.
463
Diante disso, tem a prioridade (nacional) de obter a patente o
primeiro requerente (depósito do pedido) que acredita ser o inventor ou a pessoas que tenha
legitimidade para tal
464
.
Ademais, no caso de “pedido de patente depositado em país que mantenha acordo
com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional”, há o
direito de prioridade unionista (previsto na Convenção da União de Paris). Com ele, garante-
se a prioridade nos termos e prazos estabelecidos no acordo internacional, em relação aos
pedidos provenientes do exterior, não se invalidando nem prejudicando o depósito por fatos
ocorridos nesses prazos
465
. O direito de prioridade (nacional ou unionista) beneficia o primeiro
a requer a patente e, assim, pode frustrar a expectativa de obter a patente dos demais
requerentes que depositarem posteriormente o pedido sobre o mesmo invento criado de modo
independente, por distintos inventores
466
.
Diferentemente do direito de prioridade, existe ainda o direito de usuário anterior.
Ele se refere ao direito assegurado à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de
462
Ver art. 29 a 37, da Lei nº 9.279/1996; INPI, Ato normativo nº 127 (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ato Normativo nº 127, de 1997. Dispõe sobre a aplicação da Lei de
Propriedade Industrial em relação às Patentes e Certificados de Adição de Invenção. Disponível em
<http://www.inpi.gov.br> Acesso em: 5 set. 2007).
463
Art. 7°, Lei nº 9.279/1996. Ainda, art. 7º [...] “Parágrafo único - A retirada de depósito anterior sem produção
de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior”. “Art. 17 - O pedido de patente de
invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não
publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil
pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano” (Lei nº 9.279/1996).
464
Trata-se de um sistema misto, baseado no princípio do inventor (da invenção ao inventor) que primeiro
requerer a patente. Nesse sentido ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 10.
465
Art. 16, Lei nº 9.279/1996.
466
Existem no direito comparado dois princípios básicos em matéria de outorgar direito à patente: o princípio do
primeiro inventor e o princípio do primeiro requerente: “o princípio do inventor, que era o dos povos anglo-
saxões, e o princípio do requerimento, que era o de França e de outros países e do qual a Alemanha só se
libertou em 1936”. “No tocante à técnica legislativa do direito de propriedade da invenção, há dois princípios,
que desde o século passado se enfrentam e lutam: (a) o princípio do requerimento [first to file], que dá a
patente a quem primeiro revela a invenção, porque assim serviu ao progresso social; (b) o princípio do
inventor [first to invent], que apura quem inventou e considera o ato-fato da invenção o foco de que se irradia
o direito formativo gerador ou o direito real (conforme o sistema)” (MIRANDA, 1983, t.16, p. 282- 284)
101
prioridade de pedido de patente, explorava o objeto (invenção ou modelo de utilidade) no
Brasil. Esse direito consubstancia-se na faculdade de o usuário anterior continuar sua
exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores
467
. Este direito não afeta o pedido da
patente ou a patente, ele coexiste.
Enquanto não concedida à patente, os requerentes de pedido de patente têm
assegurados o direito de prioridade e, conforme o caso, direitos derivados do regime jurídico
dos conhecimentos técnicos não patenteados
468
. Somente com a concessão válida da patente,
e respectiva publicação, constitui-se o direito de propriedade industrial da patente que irradia
efeitos (retroage) à data do. O direito de patente confere a seu titular as faculdades de usar de
modo exclusivo, no Brasil, do objeto protegido (invenção ou modelo de utilidade), bem como
de fruir (e.g. por meio de licenças) e dispor (e.g. por cessão) da patente
469
.
3.1.3 A titularidade de direitos sobre invenção ou modelo de utilidade
3.1.3.1 Os sujeitos de direitos
Neste contexto, o inventor assume um papel central em relação às patentes, seja de
invenção ou modelo industrial. No entanto, as normas internacionais estabelecem
expressamente quem seja o inventor. Desse modo, fica a critério das legislações nacionais
estabelecerem.
A legislação brasileira não define quem seja o inventor. Contudo, a partir da leitura
de Lei nº 9.279, de 1998,
infere-se que o inventor é o autor do invento (invenção ou modelo
de utilidade)
470
. Dessa maneira, considera-se que a qualidade de inventor é atribuída à pessoa
467
Art. 45, Lei nº 9.279/1996. “Art. 45 [...] § 1° - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido
juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da
patente, por alienação ou arrendamento. § 2° - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa
que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o
pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação”. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p.
380-381; BARBOSA, 2003.
468
Sobre a proteção dos conhecimentos técnicos não patenteados ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004,
126.
469
Art. 2º, I, Lei nº 9.279/1996 c/c art 1.228, do Código Civil de 2002. Ainda na Lei nº 9.279/1996: “Art. 42 - A
patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar
à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto
obtido diretamente por processo patenteado. § 1° - Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de
impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. [...] Art. 44 - Ao
titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive
em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.
470
Art. 6º, Lei nº 9.279/1998.
102
natural que realizou a atividade inventiva, independentemente dos meios utilizados e fins
pretendidos
471
.
Nesse sentido, a qualidade de inventor está relacionada com a atividade inventiva ou
o ato inventivo, que caracteriza a invenção ou o modelo de utilidade, respectivamente. Assim,
têm essa qualidade as pessoas que empreenderam esforços que contribuíram para a
consecução do invento.
Realizado o invento, para sua proteção é preciso colocá-lo em condições de ser
patenteado, ou seja, elaborar a documentação técnica que acompanha o pedido, tais como o
relatório descritivo, desenhos, resumo e reivindicações. Essa etapa é posterior ao ato de
invenção e, em muitos casos, são técnicos ou pessoas que não participaram do ato de invenção
quem elabora a documentação. Essa atividade não se confunde com a atividade inventiva ou
ato inventivo que caracterizam o invento, assim, as pessoas que executam essa atividade não
são consideradas inventores
472
.
A participação do inventor para a consecução da invenção consubstancia-se e se
expressa nas reivindicações da patente
473
, as quais determinam à extensão da proteção da
patente
474
. Desse modo, são considerados inventores as pessoas que tenham contribuído para a
realização do invento, nos limites das reivindicações, que se interpretam com base nos
desenho e relatório descritivo.
No entanto, para se definir quem é o inventor e quando surge o direito à patente,
requer-se determinar o momento em que uma invenção (ou modelo de utilidade) existe
juridicamente, ou seja, quando se concretiza o ato de invenção
475
. Até o momento em que se
concretiza a invenção, podem concorrer para a consecução de uma invenção várias pessoas,
seja empreendendo esforços intelectuais, assistência técnica ou financiando o invento, por
exemplo. No entanto, nem todas essas atividades implicam uma contribuição que qualifica a
pessoa como inventor, ainda que pode caracterizá-la como titular. Com base nessas
considerações, observa-se que a qualidade de inventor está relacionada com o ato de
471
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 271. Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 26-27.
472
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 19.
473
Nesse sentido, uma importante decisão sobre a determinação da autoria de um inventor no direito norte-
americano: US Court of Appeals for the Federal Circuit - 2006-1218. January 29, 2007. Disponível em:
<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>.
474
Art. 41, Lei nº 9.279/1996.
475
“Esa exteriorización puede tener lugar a través de medios tales como la escritura de la técnica lograda, su
expresión a través de computadoras, su transmisión telefónica u oral, la construcción de un prototipo, la
realización de ensayos, etc. La exteriorización de la invención tiene múltiples implicancias jurídicas. En
primer lugar, a partir de ese momento la invención pasa a existir jurídicamente como tal, pues existe un hecho
apreciable por el sistema jurídico y susceptible de ser probado, que pone de manifiesto la realidad de la
invención [...]” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 18).
103
invenção. A realização deste ato independe da capacidade da pessoa natural para os atos da
vida civil
476
.
A qualidade de autor não se confunde com a de titular de uma patente. Quanto ao
titular do direito de obter a patente, que assume a figura do requerente do pedir a patente, ele
pode ser o inventor ou qualquer pessoa legitimada, tais como os herdeiros ou sucessores, o
cessionário ou “aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços
determinar que pertença a titularidade”.
477
Independentemente de quem seja o requerente, ao
inventor se resguarda o direito de nomeado e qualificado no pedido de patente, podendo
requerer a não divulgação de seu nome
478
.
Com o pedido da patente, presume-se inventor a pessoa natural que como tal é
designada no requerimento. Essa presunção pode ser contestada mediante prova em contrário.
Ainda, pode ser requerente a pessoa não qualificada como inventor, que tenha sido legitimada
a obter a patente. Se o pedido for feito por pessoa distinta do inventor, presume-se o
requerente legitimado a pedir a patente, salvo prova em contrário
479
.
Desse modo, a qualidade de titular da patente, pode ser atribuída a qualquer pessoa,
seja natural ou jurídica, inclusive as pessoas de direito público ou privado que não podem
explorar diretamente o objeto da patente, tais como sociedades ou associações de intuito não
econômico e órgãos públicos. Desde que possam ter bens, as pessoas podem ser titulares de
direito de propriedade industrial, como é o caso dos sindicatos profissionais e dos partidos
políticos, por exemplo
480
.
Em relação às pessoas físicas, microempresas, nos termos de lei, bem como
sociedades ou associações de intuito não econômico e órgãos públicos, há um tratamento
especial que o INPI lhes concede por meio da Resolução nº 104, de 24 de novembro de 2003.
Essa resolução estipula uma redução de valor no tocante às retribuições exigidas pelo instituto
pelos prestados
481
. Ainda, quanto às pessoas físicas, a Lei nº 2.556, de 1955, isenta do
476
Nesse sentido, MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269. Quando se tratar de invento realizado por pessoa incapaz,
cabe ao seu representante legal requerer a patente (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269). Ver ainda
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 20.
477
Art. 6º, § 1º e § 2º, Lei nº 9.279/1996.
478
Art. 6º, § 4º, Lei nº 9.279/1996.
479
Art. 6º, § 1°, Lei nº 9.276/1996.
480
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 270-271.
481
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolução nº 104, de 24 de novembro de
2003. Dispõe sobre a redução de valores de retribuições de serviços prestados pelo INPI, nos casos que
especifica. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em 10 set. 2007.
104
pagamento de taxas e concede outras facilidades aos operários e trabalhadores para efeito de
obtenção de patentes de invenção
482
.
Cumpre observar que aos titulares de direito de patente não se exige capacidade para
exercer atos da vida civil
483
. Assim, pode a pessoa incapaz ser titular de direitos e, em regra,
exercer seus direitos por meio de seu assistente ou representante legal. No entanto, há
entendimento de que a pessoa incapaz pode pedir e obter o patente sem ele, pois se trata de
ato a partir do qual à pessoa somente poderia resultar vantagem, com a aquisição de
direitos
484
.
3.1.3.2 A titularidade do autor do invento
A partir da existência de uma invenção patenteável são emanados direitos
legitimando um sujeito a de requerer a patente e, destarte, de obter os direitos de propriedade
industrial sobre a patente de invenção concedida. A questão de definir como está regulada a
titularidade em questão de patentes tem ensejado importantes reflexões sobre a matéria no
âmbito internacional
485
.
Cumpre observar, que as normas internacionais, em especial a Convenção de Paris e
o Acordo TRIPS, não dispõem pontualmente sobre esta questão. Nesse sentido, aos países se
confere certa flexibilidade para regular a titularidade do direito à patente e, destarte, do direito
de propriedade industrial sobre a patente.
Em princípio, as legislações nacionais de patentes estabelecem que esse direito
corresponda ao inventor, pessoa natural, autor do invento. Nos sistemas jurídicos anglo-
saxônicos, a pessoa jurídica não pode sequer pedir a patente, ficando esse direito limitado ao
verdadeiro inventor. Nesses sistemas, o contrato que confere o direito a terceiros é realizado e
anotado (ou registrado) à parte do pedido de patente. Assim, tem-se que a invenção pertence
482
Segundo o art. 1º, da Lei nº 2.556/1955: “É isenta de pagamento de selos e taxas, para efeito de obtenção de
patente, a invenção da autoria dos que declarem e comprovem sua situação econômica deficiente, nos termos
da presente” (BRASIL. Lei nº 2.556, de 6 de agosto de 1955. Isenta do pagamento de selos e taxas e concede
outras facilidades aos operários e trabalhadores para efeito de obtenção de patente de invenção. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007). Esta Lei entrou em vigor a partir de seu regulamento,
Decreto nº 39.573, de 13 de julho de 1956. Contudo, este foi revogado pelo Decreto nº 11 de 18/1/1991,
conforme Anexo IV, no entanto, não consta revogação expressa da referida lei.
483
Art. 1º e 3º, Código Civil de 2002.
484
CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Commercial Brasileiro: Das cousas no
Direito Commercial. Do Estabelecimento commercial. Das mercadorias. Da propriedade industrial. 2 ed. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, vol. V, livro III, parte I, p. 146.
485
ROSE, Bruce J; BODENHEIMER, Stephen M. Who else owns your US patents? Managing Intellectual
Property. London: Apr 1999, Iss. 88; p. 42.
105
ao inventor, o qual, por conseguinte, é o titular do direito à patente e, ao exercê-lo, pode
adquirir o direito de patente
486
.
De acordo com a lei de propriedade industrial brasileira, ao inventor se assegura o
direito de obter à patente que lhe garanta a propriedade
487
. No mesmo sentido, a Constituição
da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, reconhece o direito dos autores sobre seus
inventos
488
.
Desse modo, concretizado o invento patenteável e identificado o inventor, em regra,
a ele lhe corresponde o direito à patente. No entanto, pode ocorrer que outros inventores
tenham realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de modo independente. Para
lidar com esta questão, as legislações nacionais empregam distintas regras: a do primeiro
inventor (first to invent); a do primeiro requerente (first to file) e a mista.
A regra do primeiro inventor funda-se na idéia de que o direito à patente corresponde
ao primeiro e autêntico inventor, importando para a proteção a data da invenção. Essa regra
concorda com o princípio fundamental do direito de patente de assegurar a proteção do
invento ao inventor (autor do invento)
489
. Contudo, como aponta a doutrina, ela apresenta um
inconveniente prático ao exigir que se identifique com precisão quem é o primeiro inventor,
impondo um ônus para o inventor de provar e para os órgãos competentes de analisar o caso,
podendo inclusive retardar muito a concessão de uma patente. Ainda, pode o primeiro
inventor prolongar o prazo para requerer a patente, com o propósito de ampliar seu prazo para
a proteção pela patente
490
, especialmente se não houverem pedidos de outros inventores.
Por outro lado, tem-se a regra do primeiro requerente, pela qual se atribui o direito à
patente ao primeiro requerente, ainda que não seja inventor. Este princípio concede o direito
àquele que primeiro revela a invenção, fomentando a rápida revelação do invento por quem
detém o conhecimento técnico. Contudo, ela deixar de assegurar o direito constitucional do
autor sobre seus inventos, ou seja, daquele que empreendeu esforços para realizar a
invenção
491
.
486
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 312. Nos Estados Unidos vige essa regra, conforme o 35 US CODE, uma análise
sobre a autoria e titularidade é desenvolvida no caso: US Court of Appeals for the Federal Circuit - 2006-1218.
January 29, 2007. Disponível em: <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>.
487
Art. 6°, Lei nº 9.610/1998.
488
“A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização [...], tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. (Art. 5º, XXIX, Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988).
489
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 8-9.
490
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 12.
491
Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 9. No direito brasileiro, a possibilidade de nulidade de uma
patente em razão da falta de legitimidade de quem requereu a patente contrariando direitos de terceiros (por
106
No Brasil, o caso de dois ou mais inventores independentes terem realizado a mesma
invenção, assegura-se o direito a obter a patente àquele que provar o depósito do pedido mais
antigo, independentemente das datas de invenção ou criação
492
. Assim, considera-se que, no
Brasil, bem como em muitos países, adota-se um sistema misto, que apresenta aspectos desses
dois princípios acima descritos. Pelo sistema misto, a regra básica não é simplesmente que o
primeiro requerente tem o direito à patente, senão o primeiro requerente que acredita ser o
inventor ou que por ele tenha sido legitimado
493
. Trata-se de um sistema misto, baseado na
regra do inventor que primeiro requerer a patente.
Desse modo, o direito de obter a patente, ordinariamente, pertence ao inventor
494
(autor do invento), porém, pode ocorrer que outras pessoas estejam legitimadas a obtê-la. Esse
direito pode ser transferido a outras pessoas, tais como aos herdeiros ou sucessores do
inventor, ao cessionário ou àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de
serviços determinar que pertença tal direito
495
. No entanto, independente de quem for
legitimado a requerer a patente, os inventores devem ser nomeados e qualificados como tal
496
.
Com o pedido, presume-se inventor a pessoa natural que requer a patente e que como
é designada no requerimento. No entanto, pode ser requerente a pessoa natural ou jurídica,
legitimada para pedir a patente. Se o pedido for requerido pode pessoa distinta do inventor,
presume-se o requerente legitimado a pedir a patente, salvo prova em contrário
497
.
O órgão responsável, no caso o INPI, ao receber o pedido de patente, não exige do
requerente documento que o comprove a autoria do invento ou que o legitime para tal.
Contudo, se houver fortes indícios que levem ao questionamento no tocante à legitimidade do
requerente, pode o INPI formular exigência para apresentação de documento que comprove a
exemplo, ou inventor) é um importante argumento contra os que entendem que o sistema jurídico brasileiro
seguiu o princípio do requerimento (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 286-7). Ademais, o princípio do requerimento
feriria a Constituição Federal, considerando que esta determina “os inventos industriais pertencem aos seus
autores”. Nesse sentido, ao legislador infraconstitucional apenas se deixa escolher o expediente técnico para a
garantia, como (i) o simples registro, (ii) a conferência de caráter real ao direito desde a invenção, ou (iii)
desde a dação da patente. Assim, a tradição brasileira é no sentido de uma terceira opção [um sistema misto]
(MIRANDA, 1983, t, 16, p. 284-285).
492
Art. 7°, Lei nº 9.610/1998.
493
Como o caso da Convenção da Patente Européia e Argentina (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p.
10).
494
Art. 6°, Lei nº 9.276/1996.
495
§ 2 do Art. 6, Lei nº 9.276/1996.
496
Isso com base no art. 5º, XXVII e XXIX, da Constituição Federal, art. 6º, da Lei nº 9279/1996, item 1, do Ato
Normativo 127, do INPI, e art. 4º, da Convenção de Paris.
497
Art. 6º, § 1°, Lei nº 9.276/1996.
107
titularidade, tais como contrato de trabalho ou de prestação de serviços, contrato de cessão ou
formal de partilha
498
.
Contudo, essa regra não é a mesma em todos os países, em que é obrigatória a
apresentação de documentos que legitimem o requerente através do inventor. Como é o caso
dos Estados Unidos. Assim, na ausência desses documentos na ocasião do pedido no exterior,
pode restar prejudicado, por exemplo, o direito de prioridade nesse país
499
.
3.1.3.3 A titularidade de invento realizado por empregado ou prestador de serviço
Em regra, a titularidade do direito de obter a patente, originariamente, é do
inventor
500
. No entanto, em virtude de relação contratual de trabalho ou de prestação de
serviços, pode a titularidade desse direito ser transmitido ao empregador ou tomador de
serviços, seja por imposição legal ou por disposição contratual
501
.
As normas internacionais não fazem qualquer menção a esse respeito. Nesse sentido,
os países regulam essa matéria de distintas maneiras
502
. Em alguns há leis especiais, tais como
na Finlândia, Alemanha, Noruega e Suécia. Em outros se aplicam disposições do direito
comum, como no caso da Grécia, e nos países do “common law”, como Estados Unidos,
Irlanda e Nova Zelândia. Contudo, em muitos países esta questão está regulada nas próprias
498
INPI, 2007.
499
Conforme demonstrado no caso de um americano, que teve sua invenção patenteada primeiramente na França
pela empresa cessionária, e que perdeu o pedido de prioridade nacional nos Estados Unidos: “Boston Scientific
Scimed, Inc. (“Scimed”) appeals the district court’s grant of summary judgment [...] which denied Scimed the
priority benefit of an earlier-filed European patent application for the subject matter at issue in Patent
Interference Number 104,192 (“the ’192 interference”). [...] According to Vogel, “§ 119 gives rise to a right of
priority that is personal to the United States applicant.” 486 F.2d at 1072. Due to the personal nature of this
right, an applicant for a U.S. patent may only benefit from the priority of a foreign application if it was filed by
the U.S. applicant or “on his behalf.” [...] It was recognized that in many foreign countries, unlike in the
United States, the actual applicant for a patent can be other than the inventor, e.g., an assignee. [...] Since
under United States law an application for patent must be made by the inventor, that practice was based on the
requirement that the foreign application, regardless of the identity of the applicant, must have been filed for an
invention actually made by the inventive entity seeking to rely upon it for priority purposes. We think § 119
must be construed to the same end. [...] While the foreign application must obviously be for the same invention
and may be filed by someone other than the inventor, section 119(a) also requires that a nexus exist between
the inventor and the foreign applicant at the time the foreign application was filed. Indeed, as a matter of pure
logic, an entity could not have filed a foreign application “on behalf of” an inventor without the inventor’s
knowledge or consent; that the foreign application may have been filed in accordance with the laws of the
country in which it was filed has no bearing here. [...] we now explicitly hold that a foreign application may
only
form the basis for priority under section 119(a) if that application was filed by either the U.S. applicant
himself, or by someone acting on his behalf at the time the foreign application was filed.” (Grifa-se) (US Court
of Appeals for the Federal Circuit - 2006-1434. August 8, 2007. Disponível em:
<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1434.pdf>.)
500
Art. 6°, Lei nº 9.276/1996.
501
Art. 88 a 96, e art. 6, § 2, Lei nº 9.276/1996.
502
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 57.
108
leis de patentes
503
. Em determinados países, ainda, há normas especiais para empregados do
setor público, como nos Estado Unidos, Alemanha e no Grupo Andino
504
, bem como no Brasil.
No Brasil, a titularidade de invenção realizada por empregado, prestador de serviço,
trabalhador autônomo ou estagiário e a empresa contratante, e entre empresas contratantes e
contratadas
505
, a lei de propriedade industrial brasileira estabelece um regime especial de
atribuição da titularidade, em seus artigos 88 a 93
506
, regulamentados pelo Decreto nº 2.553,
de 1998. Ademais, a lei de incentivo à inovação, Lei nº 10.973, de 2004, apresenta
disposições aplicáveis à matéria, em especial no que tange às instituições científicas e
tecnológicas públicas.
Em termos gerais, fala-se aqui do empregado, no entanto, as mesmas regras são
aplicadas ao prestador de serviço, trabalhador autônomo ou estagiário e à empresa contratante,
e entre empresas contratantes e contratadas. Além disso, elas são aplicadas às invenções
realizadas no âmbito das entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional,
federal, estadual ou municipal
507
.
Para tratar dessa matéria, a doutrina distingue as invenções de diversas maneiras,
optando-se nesse estudo por distingui-las em
508
: invenção livre; invenção de empresa;
invenção de serviço e invenção comum
509
.
As invenções livres são àquelas que resultam da atividade inventiva do empregado,
sem qualquer vinculação com a existência e a execução do contrato de emprego
510
. A
invenção livre refere-se àquela desenvolvida pelo empregado, desvinculado do contrato de
trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou
503
CORREA, 1997, p. 89.
504
Decisão nº 344 do Grupo Andino (CORREA, 1997, p. 89).
505
Art. 92, Lei nº 9.279/1996.
506
O direito de patentes francês organiza o estatuto de invenções de empregados de forma detalhada (Art. L.
611-7 do CPI) e dá ao empregador, seja ab initio, seja por um sistema de preempção, os direitos sobre a
invenção (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 195).
507
Art. 93, Lei nº 9.279/1996.
508
MIRANDA, 1983, t. 16; CORREA, 1997, p. 87 e ss.
509
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 125-127.
510
Nesse sentido, manifesta o Tribunal Superior do Trabalho: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso
de Revista TST-RR-749.341/01.5 Recorrentes: Rede Ferroviária Federal S/A e Ferrovia Centro Atlântica S/A.
Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília,
9.8.2006. DJ, 06.10.2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaração em Recurso de
Revista TST-ED-RR-749.341/01.5. Embargante: Ferrovia Centro Atlântica S.A. Embargados: União
(Sucessora da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A.) e Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator:
Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 29.11.2006. Publicação: DJ. 22.06.2007. Disponível em:
<http://www.tst.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.
109
equipamentos do empregador. Esse tipo de invenção pertencerá exclusivamente ao
empregado
511
.
Eventuais conhecimentos técnicos adquiridos na vigência do contrato de trabalho não
geram para o empregador o direito de propriedade, tampouco de exploração do invento. A
titularidade e o direito de exploração são exclusivos do empregado
512
.
Quanto a essas invenções, há questionamentos na doutrina sobre a possibilidade, nos
casos que interessem ao empregador, de se estabelecer, em seu favor, um direito de preferên-
cia ou de opção de compra das invenções. A esse respeito, Miranda entende que “o direito
brasileiro não tem tal regra jurídica, nem, de iure condendo, é de se admitir”.
513
No entanto,
entende-se que é possível se estabelecer por meio de convenção entre as partes essa opção.
As invenções de empresa são entendidas como àquelas que resultam do trabalho em
conjunto de alguns empregados, com as experiências, trabalhos e investigações anteriores da
empresa, de modo que não se pode determinar a participação de cada um, nem a da empresa,
na invenção
514
. Contudo, não quer dizer que empresa quem a criou, ela é resultado do trabalho
coletivo. Em geral, a doutrina entende que esse tipo de invenção é de titularidade da empresa,
conferindo ao empregador os direitos patrimoniais
515
.
Quanto à invenção de serviço, essa se refere àquela desenvolvida pelo empregado no
decorrer de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a
511
Art. 90, Lei nº 9.279/1996.
512
Nesse sentido, manifestou-se o Tribunal Superior do Trabalho: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho.
Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5 Recorrentes: Rede Ferroviária Federal S/A e Ferrovia Centro
Atlântica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen.
Brasília, 9.8.2006. DJ, 06.10.2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaração em
Recurso de Revista TST-ED-RR-749.341/01.5. Embargante: Ferrovia Centro Atlântica S.A. Embargados:
União (Sucessora da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A.) e Marcos Penha Menezes. Primeira Turma.
Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 29.11.2006. Publicação: DJ, 22.06.2007. Disponível em:
<http://www.tst.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.
513
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 301-302.
514
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 300.
515
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 311; NEGRÃO, 2003, p. 125. Segundo a jurisprudência, nessa “hipótese, em face
da impossibilidade de individualizar-se o criador do invento, pode-se concluir que a invenção enriquece o
patrimônio empresarial. Entretanto, não se cogita de indenização, porquanto a lei não disciplina hipótese de
exploração da propriedade imaterial em co-autoria, ou seja, coletivamente, sem que se possam identificar seus
efetivos autores”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5.
Recorrentes: Rede Ferroviária Federal S/A e Ferrovia Centro Atlântica S/A. Recorrido: Marcos Penha
Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 9.8.2006. Publicação: DJ,
06.10.2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaração em Recurso de Revista TST-
ED-RR-749.341/01.5. Embargante: Ferrovia Centro Atlântica S.A. Embargados: União (Sucessora da Extinta
Rede Ferroviária Federal S.A.) e Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste
Dalazen. Brasília, 29.11.2006. Publicação: DJ, 22.06.2007. Disponível em: <http://www.tst.gov.br>. Acesso
em: 15 jan. 2008).
110
pesquisa ou a atividade inventiva ou àquela que resulte da natureza dos serviços para os quais
ele foi contratado. Essas invenções pertencem exclusivamente ao empregador
516
.
Observa-se que de acordo com as regras de direito, para qualificar e reger as
obrigações, é aplicável a lei do país em que elas se constituírem. Contudo, em relação aos
contratos de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que resultem em invenções
patenteáveis, devem ser observadas as disposições previstas na legislação brasileira
517
.
Desse modo, na primeira hipótese, atribui-se a titularidade sobre a invenção ao
empregador, quando o contrato de pesquisa ou atividade inventiva prever em seu objeto essas
atividades
518
. Contudo, no caso de o contrato não estipular em seu objeto a pesquisa ou a
atividade inventiva, porém devido à natureza dos serviços para os quais foi o empregado
contratado tenha resultado a invenção, a titularidade será também do empregador. Assim, se o
empregado foi levado a inventar devido a sua atividade na empresa, ao empregador será
assegurada à titularidade dos direitos sobre o invento
519
. No mesmo sentido, no âmbito das
instituições científicas e tecnológicas, tais como universidades e institutos de pesquisa, tem-se
que as invenções realizadas pelos pesquisadores, bem como os professores, quando
relacionadas com suas tarefas, são de titularidade da instituição (empregador)
520
.
Em relação às invenções de serviço, observa-se que a legislação admite que as partes,
contratante e contratado, convencionem de forma distinta, seja no tocante à titularidade e/ou à
remuneração, podendo o empregador:
Garantir ao empregado uma remuneração adicional, além da remuneração ou do
salário convencionado;
Assegurar ao empregado contratado o exercício de direitos patrimoniais (e.g. por
meio de licença), que pode se limitar a algumas das modalidades de exercício,
como o uso ou exploração do programa de computador, invenção ou modelo de
utilidade;
516
Art. 88, Lei nº 9.279/1996. Essas invenções também são denominadas invenções de serviço ‘dependentes’
(CORREA, 1997, p. 88).
517
Art. 88, da Lei nº 9.279/1996; Art. 9º e § 1º, Lei de Introdução ao Código Civil (BRASIL. Decreto-Lei nº
4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Disponível em:
<http://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 15 nov. 2007).
518
Sobre essa questão, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 299.
519
Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 300.
520
Nos Estados Unidos e Reino Unido, os docentes devem ceder os direitos respectivos à universidade, pois a ela
atribui-se a titularidade. Já na Holanda, assim como no Reino Unido, a doutrina considera que os docentes não
foram necessariamente contratados para pesquisar. Na Alemanha, Dinamarca, Noruega e Suécia, os docentes
universitários têm direito à titularidade sobre as patentes que obtenham (CORREA, 1997, p. 97-99).
111
Estipular uma quota ideal do direito, constituindo-se um regime de co-titularidade
entre empregado e empregador; ou
Ceder seu direito sobre a criação
521
.
No que se refere aos direitos morais, asseguram-se ao inventor o direito de
reivindicar a autoria e o de ser nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de
sua nomeação
522
. Esses direitos são irrenunciáveis e inalienáveis, não se transferindo ao
empregador, sendo nula qualquer cláusula contratual em que o empregado renuncie ou ceda
esses direitos
523
.
Importa observar, no que tange às invenções de serviço, que não há previsão na lei
no caso de o empregador não exercer seu direito à patente, como, por exemplo, na Argentina
que transfere ao empregado à opção de patentear a invenção
524
. No entanto, no Brasil,
algumas instituições de pesquisa e universidades estabelecem em suas normas internas de
propriedade intelectual essa opção. Assim, por exemplo, a universidade estabelece um
período no qual manifestará seu interesse em proteger a invenção em seu nome
525
. Caso ela
não tenha interesse em proteger, fica a critério do inventor, empregado da instituição, proteger
a invenção em seu próprio nome ou transferi-lo a terceiros.
Assinala-se que os efeitos do contrato de trabalho em relação às invenções de serviço
perduram pelo prazo de um ano após a extinção do contrato ou vínculo empregatício. Assim,
qualquer patente requerida pelo empregado até um ano após a extinção da relação de trabalho
ou de serviço, será considerada do empregador, salvo prova em contrário
526
.
A titularidade do empregador, decorrente das invenções de serviço, é considerada
uma exceção à regra da autoria em matéria de titularidade de direitos sobre os inventos,
estabelecida pelo ordenamento jurídico, e de acordo com os termos constitucionais. Contudo,
essa imposição ex lege, somente incide em decorrência de relação contratual de trabalho ou de
prestação de serviços, sem a qual não há opera tal transferência da titularidade.
521
Ver art. 11, Lei nº 10.973/2004.
522
Art. 2º, § 1º, Lei nº 9.609/1998; Art. 6º, § 4°, Lei nº 9.279/1996.
523
Art. 24 e 27, Lei nº 9.610/1998.
524
O empregado a quem se assegura o direito sobre a invenção deve exercer seu direito de opção dentro do prazo
estabelecido, não o exercendo o direito à patente corresponderá ao inventor-empregado (CABANELLAS DE
LAS CUEVAS, 2004, p. 72).
525
Segundo Pimentel, no caso da Universidade Federal de Santa Catarina, realiza-se um estudo que leva em
conta a viabilidade econômica da universidade para proteger a invenção criada no âmbito da universidade, de
sua titularidade, que embasa a manifestação de interesse ou renunciar dos direitos pela universidade
(PIMENTEL, 2005a, p. 34-35).
526
Art. 88, § 2°, Lei nº 9.279/1996.
112
Há, ainda, as invenções comuns, que apresentam características das invenções de
serviços, bem como das invenções livres. Elas resultam do esforço de determinado
empregado, ou determinado grupo de empregados, somados aos meios e recursos propiciados
pelo empregador, tais como dados, informações, meios, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador
527
.
A legislação atribui em comum, em partes iguais, ao empregado e ao empregador, a
titularidade dessas invenções, salvo disposição contratual expressa em contrário
528
. No caso de
haver mais de um empregado, divide-se a parte que lhes couber, igualmente entre todos os
empregados, ressalvado ajuste em contrário
529
. Surge nesses casos uma situação de co-
titularidade.
No entanto, em relação a essas invenções, ainda que surja um regime de co-
titularidade entre empregado e empregador, garante-se o direito exclusivo de licença de
exploração ao empregador, assegurando-se ao empregado a justa remuneração
530
. Porém, se o
empregador não iniciar a exploração do objeto da patente dentro de um ano da data de sua
concessão, na falta de acordo, passa à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da
patente, salvo se a falta de exploração ocorreu por razões legítimas
531
. Ainda, por outro
aspecto, se qualquer dos co-titulares pretender ceder seu direito a terceiros, os demais co-
titulares, em igualdade de condições, podem exercer o direito de preferência
532
.
Conforme estabelece a lei, enquanto se assegura o direito exclusivo de licença de
exploração ao empregador, ao empregado garante-se a justa remuneração
533
. Entretanto a lei
não estabelece parâmetros em relação a isso. Na prática, são divergentes as soluções para o
cálculo dessa compensação. Por exemplo, de acordo uso destinado à invenção, pode-se
determinar como parâmetro o salário ajustado ou, ainda, a participação nos ganhos
527
Art. 91, Lei nº 9.279/1998. Como exemplo: “[...] Na espécie, salta à vista que o Reclamante, exercente da
função de artífice especial de mecânico, não foi contratado para o desempenho da função de inventor. Logo,
não se pode reputar a criação trazida a lume como invenção de serviço. Igualmente não se pode considerar a
criação como invenção livre porquanto utilizados recursos da empresa. No caso, a criação do Reclamante
qualifica-se juridicamente como invenção de empresa [que equivale à invenção mista neste trabalho], já que os
inventos criados no curso da relação contratual não decorrem da natureza das atividades desenvolvidas por um
simples artífice especial de mecânico [...].” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista RR
749341/2001.5. Primeira Turma. Relator Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 09.8.2006. Disponível em:
<http://www.tst.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
528
Art. 91, Lei nº 9.279/1998. MIRANDA, 1983, t. 16, p. 302.
529
Art. 91, § 1°, Lei nº 9.279/1998.
530
Art. 91, § 2°, Lei nº 9.279/1998.
531
Art. 91, § 3°, Lei nº 9.279/1998.
532
Art. 91, § 4°, Lei nº 9.279/1998
533
Art. 91, § 2°, Lei nº 9.279/1998.
113
econômicos resultantes da exploração da patente
534
. Entretanto, independentemente do
parâmetro utilizado para o cálculo da compensação, ele não se incorpora, a qualquer título, ao
salário do empregado
535
.
Particularmente nos casos envolvendo entidades da Administração Pública, direta,
indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal, assegura-se ao inventor a remuneração
na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade. A entidade da
Administração Pública deve prever uma premiação para remunerar o inventor, na forma de
parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de
incentivo
536
.
Segundo o Decreto nº 2.553, de 1998, que regulamenta essa matéria, ao servidor da
Administração Pública que desenvolver uma invenção será assegurada remuneração que não
deverá exceder a um terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a
exploração de patente
537
. No tocante às invenções realizadas no âmbito das instituições
científicas e tecnológicas da Administração Pública, nos termos da Lei nº 10.973, de 2004,
garante-se ao criador a participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos
ganhos econômicos, auferidos pela instituição, sejam eles resultantes de contratos de
transferência de tecnologia ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou de
exploração do invento
538
.
534
Art. 89, Lei nº 9.279/1996.
535
Art. 89, p.u., Lei nº 9.279/1996. Sobre essa questão na jurisprudência: “Ementa: invento. Modelo de utilidade.
Contribuição pessoal do empregado. Exploração pelo empregador. Indenização por perdas e danos. Justa
remuneração. [...]” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5.
Recorrentes: Rede Ferroviária Federal S/A e Ferrovia Centro Atlântica S/A. Recorrido: Marcos Penha
Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 9.8.2006. DJ, 06.10.2006);
“Ementa: Recurso ordinário em ação rescisória. Invento ou aperfeiçoamento. Código de propriedade industrial
de 1971. Indenização de metade do proveito econômico auferido pela reclamada com o aperfeiçoamento
produzido pelo reclamante. [...]”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Ordinário em Ação
Rescisória TST-ROAR-752911/2001.7. Recorrente: Usiminas Mecânica S/A. Recorrido: Juan Elias Lepe
Yevenes. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais Relator: Ministro José Simpliciano Fontes de F.
Fernandes. Brasília, 28.11.2006. DJ, 19.12.2006) “Ementa: Remuneração - participação nos lucros - invenção
ou aperfeiçoamento - competência da justiça do trabalho. [...]” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho.
Primeira Turma. Reapreciação de Recurso de Revista TST-RRR-1.426/79. Rel. Juiz Convocado Sebastião
Machado Filho. Brasília, DJU de 25.11.88, p. 31.160.) “Ementa: Invento ou aperfeiçoamento. Artigo 42 do
código de propriedade industrial de 1971. Silêncio do contrato de trabalho acerca de atividades inventivas do
reclamante - indenização de metade do proveito econômico auferido pela reclamada com o aperfeiçoamento
produzido pelo reclamante indenização devida”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Quarta Turma.
Agravo de Instrumento em Recurso de Revista TST-AIRR - 433/1986-001-17-00. Agravante: Companhia Vale
do Rio Doce. Agravado: Francisco Chagas Marques dos Santos. Relator: Milton de Moura França. Brasília,
14.4.2004. DJ, 30.04.2004).
536
Art. 93, p.u. e art. 88, Lei nº 9.279/1996.
537
BRASIL. Decreto nº 2.553 de 16 de abril de 1998. Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279/1996.
Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 15 nov. 2007.
538
Aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996 (Art. 14, Lei
nº 10.973/2004).
114
Quanto à remuneração, ademais, a posição jurisprudencial trabalhista declara que o
empregador “está obrigado, por lei, a remunerar o autor do invento. Irrelevante o fato de o
empregado patentear, ou não, o invento”.
539
Assim, a partir dessa análise das criações ocorridas durante contrato de trabalho,
conforme o caso, elas podem se caracterizam como invenções livres, invenções de empresa,
invenções de serviço ou invenções comuns, correspondendo à titularidade ao empregador, ao
empregado ou em comum ao empregado e empregador, respectivamente. Ainda que haja um
tratamento diferenciado na lei em relação aos empregados de entidades da administração
pública no tocante à remuneração, as regras de atribuição da titularidade se aplicam
igualmente, salvo estipulação em contrário.
3.1.3.4 A titularidade de invento realizado por sócio de empresa
A relação trabalhista não se confunde com a relação societária e, nesse sentido, e ela
não se aplicam os dispositivos relativos às invenções realizadas por empregador ou
prestadores de serviço, pois tais dispositivos legais não se aplicam àquela relação
540
. Com
relação às invenções criadas por sócio de empresa, a lei de patentes não faz nenhuma menção
a esse respeito, aplicando-se as disposição e regras do direito societário.
Pode ocorrer, por exemplo, que vários pesquisadores associem-se na forma de um
tipo societário regular, a fim de realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Nesse tipo
de situação, quando algum dos sócios obtenha uma invenção, não há previsão na lei de
patentes a esse respeito. Em alguns países, nesses casos, a titularidade é concedida ex lege à
sociedade, sem prejuízo da determinação de as pessoas físicas serem reconhecidas como
inventores
541
. Concebe-se isso em virtude de que os atos dos sócios são diretamente
539
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5. Recorrentes: Rede
Ferroviária Federal S/A e Ferrovia Centro Atlântica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma.
Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 9.8.2006. DJ, 06.10.2006.
540
“Ementa: comercial. Propriedade industrial. Patente. I. A patente, art. 6º, da lei 9.279/96, é assegurada ao
autor da invenção, e poderá ser requerida em nome próprio, a título sucessivo, pelo cessionário ou por aquele a
quem a lei ou o contrato de trabalho ou prestação de serviços determinarem. II. Incontroversa é a atribuição da
autoria das invenções ao réu, sócio cotista da autora, uma vez que não restou demonstrado pela mesma que a
pretendida exclusividade resultou de contrato de trabalho ou prestação de serviços que tenha por objeto a
pesquisa ou a atividade inventiva. III. Apelo improvido”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios. Apelação Cível nº 20000150044087 DF. Acórdão nº 140087. Apelante: ATEL – Avanços
Tecnológicos Em Eletrônica Ltda. Apelados: Nélio José Nicolai e Outros. Quarta Turma Cível. Relator: Vera
Andrighi. Brasília, 23.4.2001. Publicação: DJU, 27.06.2001, p. 91. Disponível em: <http://www.tjdft.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008)
541
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 47-8.
115
imputáveis à sociedade, na medida em que a invenção corresponda ao objeto e atividade da
sociedade, e se realizem com os meios e recursos da empresa
542
.
Um exemplo, apresentado por Cabanellas de Las Cuevas, ilustra a situação. No caso,
ele menciona uma sociedade que tem por objeto a produção de agentes químicos, na qual os
sócios realizam atividades de pesquisa, e um deles realiza certa invenção relativa a esses
produtos químicos
543
. Para a solução desse caso deve-se analisar o objeto social e, então,
determinar se uma atividade inventiva é imputável a uma sociedade com base nos direitos e
responsabilidades dos sócios.
3.1.3.5 A titularidade do cessionário
A transferência da titularidade sobre a invenção por cessão, total ou parcial, é
admitida pela legislação. Pode ser cedido o direito à patente ou do direito de patente.
Quanto à cessão do direito de obter a patente, antes de requerida ou de expedida a
patente, não há disposição na lei regulando esse tipo de cessão. Sendo assim, ela é regulada
pelas normas de direito comum, aplicáveis aos contratos em geral
544
.
Em relação à cessão da patente, seja total ou parcial, há transmissão da titularidade
da patente, no entanto, para que a cessão tenha efeitos perante terceiros é necessária à
averbação do contrato junto ao INPI
545
. No caso de o pedido de patente ter sido requerido,
deve-se ainda pedir ao INPI que se realizem as alterações no nome do titular e outras
ocorrências concernentes à patente
546
. Em quaisquer dos casos, em relação à cessão de pedido
ou de patentes concedidas, devem ser observadas as regras e princípios do direito da
concorrência
547
, ficando esse ato sujeito à apreciação dos órgãos de defesa da concorrência.
542
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 48.
543
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 49.
544
CERQUEIRA, 1946, p. 417-418.
545
Conforme MIRANDA, “o registro é que transfere, entre vivos, o direito real, à semelhança do que se passa
com a transferência de imóveis. Quanto à transmissão a causa de morte, [...] a transmissão se opera com a
morte do titular da patente de invenção. A eficácia da anotação, em se tratando de transmissão a causa de
morte, é apenas a que teria a transcrição do ato adjudicatório ou de partilha, a respeito da herança ou do
quinhão em que houvesse bem imóvel” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 340).
546
Dispõem os Arts. 58 a 68 da Lei nº 9.279/1998, sobre as cessões e anotações cabíveis aos direitos patentários.
547
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p 708.
116
3.1.3.6 O licenciado e a titularidade da invenção ou modelo de utilidade
A licença é o contrato por meio do qual o titular da patente autoriza outras pessoas a
usar ou explorar o objeto da patente, durante o prazo de vigência de sua patente, sem lhe
transferir a titularidade do direito de patente. Ela se distingue, assim, da cessão. Na cessão há
a transmissão da titularidade
548
.
A licença pode ser exclusiva ou não, total ou parcial em relação aos direitos de uso e
exploração exclusiva assegurados pela patente. Observa-se que com a licença exclusiva,
exclui-se a possibilidade de exploração pelo próprio titular. Nesse caso, inclusive legitima-se
o licenciado a defender judicialmente os direitos da patente
549
. No caso de licença não
exclusiva, ao titular admite-se fornecer várias licenças a diferentes pessoas e/ou explorar por
si próprio
550
.
A licença pode ser voluntária ou compulsória. Ocorre a licença voluntária, quando o
requerente do ou titular da patente outorga a terceiros a autorização para usar ou explorar a
patente, e lhe facultado estipular os termos e condições da licença
551
. Sendo concedida intuitu
personae, a doutrina entende que a licença da patente, que ela não pode ser cedida
(sublicenciada) a terceiros sem consentimento expresso do titular da patente, salvo convenção
em contrário. No mesmo sentido, considera-se que o direito constituído pela licença intuitu
personae ao licenciado não pode servir para este entrar como parte do capital de uma
sociedade, exceto havendo cláusula em contrário. Essas faculdades somente são concedidas
quando expressas no contrato
552
.
Assim, em regra a faculdade de conceder de licenças é assegurada ao titular da
patente. Não obstante, pode ocorrer que o titular seja privado do direito de patente em
548
CERQUEIRA, 1946, p. 438.
549
Nesse sentido o ver: “Ementa: Comercial. Propriedade industrial. Violação de patente. Indenização. Sistema
identificador de chamadas. Preliminares. Ilegitimidade ativa ad causam. Nulidade da sentença. Mérito.
Liquidação de sentença. Honorários advocatícios. [...] Ao titular da patente é garantido o direito de obter
indenização pela exploração indevida de seu objeto, nos termos do art. 44 da Lei 9279/96. Pertinência
subjetiva da empresa L. P. T. C. I. L. no pólo ativo da lide, nos termos do art. 6º do CPC”. (BRASIL. Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apelação Cível nº 19980110128679 DF. Terceira Turma Cível.
Relatora: Vera Andrighi. Brasília, 1.9.2003. Publicação: DJU, 30.03.2004, p. 108. Disponível em:
<http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008)
550
Art. 62, Lei nº 9.279/1998.
551
Arts. 61 a 63, Lei nº 9.279/1996.
552
“Se a licença foi outorgada a determinada pessoa, é incessível. Não, porém, se o foi a emprêsa: entra no fundo
de emprêsa e com êle se transfere” (CERQUEIRA, 1946, p. 442-443). Ainda, MIRANDA, 1983, t. 16, p. 349;
GNOCCHI, Alexandre. Propriedade Industrial: Licenças & Royalties no Brasil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1960, p. 61-62.
117
decorrência de algum motivo que enseje a nulidade ou extinção da patente
553
, inclusive pelo
exercício por algum terceiro ou pelo próprio licenciado do direito contestar ou mesmo de
reivindicar a legitima titularidade da invenção patenteada
554
. Ainda que o licenciante não
possa assegurar que terceiros não contestem sua titularidade, ele pode, no contrato de licença,
obrigar o licenciado a reconhecer expressamente que se trata de uma invenção pertencente ao
licenciante, e inclusive a se comprometer a não iniciar, seja direta ou indiretamente, ações
relativas à titularidade ou a validade da invenção patenteada durante período estipulado no
contrato. A doutrina e jurisprudência inglesa e norte-americana têm reconhecido e admitido
estes tipos de cláusulas
555
.
No caso de licença compulsória, ela é instituída pelo Estado, que intervém na esfera
jurídica do titular do direito, autorizando terceiros a usar ou explorar o objeto. É admissível a
licença compulsória nos casos de emergência nacional ou interesse público
556
, bem como pela
insuficiência de exploração, exercício abusivo e abuso de poder econômico, pelo titular da
patente, ou, ainda, em caso de dependência de patentes
557
. Há informações de que, no Brasil,
o mecanismo da licença compulsória de patentes por falta de uso do titular foi usado pela
primeira vez no Brasil, em 1984
558
. Mais recentemente, em 2007, por meio de Decreto
Presidencial, concedeu-se o licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes
referentes ao medicamento Efavirenz, para fins de uso público não-comercial
559
.
Existe ainda o mecanismo denominado oferta de licença, por meio do qual o
requerente ou titular da patente solicita ao INPI que coloque sua patente em oferta com o
553
“Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei. [...] Art. 78 - A patente extingue-
se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III
- pela caducidade; IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2° do art. 84 e
no art. 87; e V - pela inobservância do disposto no art. 217” (Lei nº 9.279/1996).
554
“Art. 49 - No caso de inobservância do disposto no art. 6°, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar,
em ação judicial, a adjudicação da patente” (Lei nº 9.279/1996). Ver ORTUÑO BAEZA, Mª Teresa. La
licencia de marca. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 432 e ss.
555
ORTUÑO BAEZA, 2000, p. 466 e 467.
556
BRASIL. Decreto nº 3.201 de 6 de outubro de 1999. Dispõe sobre a concessão, de oficio, de licença
compulsória, nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o Art. 71 da Lei nº 9.279, de
14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007.
557
Arts. 68 a 74, Lei nº 9.279/1996: licenças compulsórias em casos de: insuficiência de exploração (Art. 68
§1º); exercício abusivo (Art. 68 §2º); abuso de poder econômico (Art. 68 §3º); dependência de patentes (Art.
70 - é aquela patente cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior); e
interesse público ou emergência nacional (Art. 71).
558
“Licença compulsória da patente PI7107076 obtida por Nortox Agro-Química S/A, através do despacho na
RPI 710 de 29/05/84, página 86, processo DIRCO/1649/83” (BARBOSA, 2003).
559
BRASIL. Decreto nº 6.108, de 4 de maio de 2007. Concede licenciamento compulsório, por interesse público,
de patentes referentes ao Efavirenz, para fins de uso público não-comercial. Disponível em:
<http://www.presidencia.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007.
118
benefício da redução do valor nas anuidades das patentes
560
. Nesse caso, a licença quando
concedida, de modo voluntário pelo seu titular, no entanto, ele fica limitado quanto aos termos
e condições da licença, ou seja, ela não poderá ser concedida de modo exclusiva ao
licenciado
561
.
O licenciado somente pode exercer os direitos que lhe forem conferidos no contrato,
podendo, entretanto, ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da
patente
562
. Contudo, independentemente de autorização expressa, tem ele o direito de
aperfeiçoar a invenção e de obter patente para o aperfeiçoamento, não podendo, porém,
empregá-lo sem o consentimento do inventor, se o contrato não o permitir. Nesse caso,
assegura-se a outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento
563
.
O contrato de licença depende de sua averbação para que produza efeitos em relação
a terceiros, a partir de seu deferimento e publicação. Do mesmo modo que o contrato de
cessão, o licenciamento pode se sujeitar à apreciação dos órgãos de defesa da concorrência
564
.
3.1.3.7 A desapropriação e as patentes de interesse nacional
Além dos casos de licença compulsória, há a possibilidade de Estado determinar a
desapropriação da patente. Nessa situação há perda da propriedade por parte do seu titular.
De acordo com o Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, que dispõe sobre desapropriações
por utilidade pública, “a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica,
artística ou literária” pode ser considerado caso de utilidade pública e, assim, passível de
desapropriação
565
. Nesses termos, não fica claro se os inventos podem ser desapropriados, no
entanto, o texto deixa margem em relação aos inventos, pela terminologia utilizada.
Ademais, no Brasil, na legislação de patentes havia a possibilidade de desapropriação
na legislação de propriedade industrial no caso de interesse na aquisição da propriedade
industrial, por motivo de defesa nacional. No país, encontra-se somente um caso de
560
Arts. 64 a 67, Lei nº 9.279/1996.
561
Arts. 64 a 67, Lei nº 9.279/1996; Item 8.4 do Ato normativo do INPI nº 127/1007 (INPI. Ato Normativo nº
127, de 1997. Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às Patentes e Certificados
de Adição de Invenção. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em 5 de agosto de 2007).
562
Art. 61, p.u., Lei nº 9.279/1996.
563
Art. 63, Lei nº 9.279/1996.
564
Art. 58 a 60, Lei nº 9.279/1996.
565
Art. 5º, letra ‘o’, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
119
desapropriação de patente, decretada em 1946
566
. Porém, a legislação de patentes atual não
estabelece a desapropriação, mas prevê um processo especial, em caráter sigiloso, para os
pedidos de patente originário do Brasil que tenham por objeto invento de interesse à defesa
nacional
567
.
3.1.3.8 A titularidade do sucessor
A titularidade do pedido ou de patente pode ser transmitida em decorrência de
sucessão. Em particular na sucessão por causa de morte, com o falecimento do inventor ou do
titular do direito, têm os herdeiros ou sucessores do direito de obter a patente de invenção ou
de modelo de utilidade. Nos termos da lei, transmite-se aos sucessores, por um aspecto, a
titularidade dos direitos patrimoniais sobre o invento e, por outro, o exercício direito moral de
nominação do inventor. O direito moral de nominação é um direito inerente à pessoa do autor
do invento. Nesse caso, os sucessores, na ocasião do pedido, devem nomear e qualificar o
inventor
568
.
A transmissão sucessória da titularidade da patente já concedida também pode operar
em face do falecimento do seu titular. Nesse caso, para se realizar a transferência, é necessária
sua anotação no INPI, bem como, se for o caso de pedido já requerido, solicitar as alterações
de nome, sede ou endereço do titular, para produzir efeitos em relação a terceiros
569
.
Importa observar que nos casos de transmissão da patente por causa de morte, muitas
vezes, são vários os herdeiros ou sucessores. Com isso, pode suscitar uma situação de co-
titularidade sobre o direito de patente.
566
BRASIL. Decreto nº 38.850, de 13 de março de 1956. Desapropria a patente de invenção 34.102, de 2 de
outubro de 1946 de propriedade de Octavio Francisco Pinheiro. Coleção das Leis da República Federativa do
Brasil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2007.
567
Art. 75, Lei nº 9.279/1996. Ver ainda o Decreto nº 2.553/1998.
568
Art. 6, § 2°e § 4°, Lei nº 9.279/1996. Ver ainda MIRANDA, 1983, t. 16, p. 280; VÁZQUEZ LÉPINETTE,
1996, p. 95-96.
569
Art. 59 e 60, Lei nº 9.279/1996.
120
3.1.3.9 A co-titularidade de direitos
Em matéria de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, a co-titularidade é
entendida como a situação na qual uma pluralidade de pessoas naturais ou jurídicas é titular
em comum, cada qual possuindo uma quota ideal do direito de patente
570
.
A co-titularidade de direitos pode resultar de várias situações, tais como de co-
invenção e de “invenção comum” decorrente de relação contratual de trabalho ou prestação de
serviços. Outras situações são a de cessão de parte indivisa pelo titular e a de sucessão por
causa de morte a várias pessoas. Esses são alguns exemplos, em que se constitui uma situação
de co-titularidade por imposição legal ou ato entre vivos ou por causa de morte, a título
originário ou derivado.
Quanto às regras para o exercício dos direitos pelos co-titulares, a legislação
brasileira de patentes não estabelece regras gerais, no entanto, em algumas situações
particulares ela regulamenta seu exercício.
Com especial atenção ao caso de co-invenção, antes de se analisar essa questão, é
importante determinar quem são os co-autores do invento. Essa questão é particular
importância, pois implica definir não só quem pode ser inventor, mas quem pode ser titular de
direitos.
A co-titularidade que pode surgir de co-invenção relaciona-se não com a invenção
em si, mas ao ato de inventar realizado por uma pluralidade de pessoas, ou seja, a atividade
(atividade inventiva ou ato inventivo) desempenhada em conjuntamente
571
. Quando duas
pessoas realizam a mesma invenção, mas de modo independente, não são considerados co-
inventores
572
. Nesse sentido, somente é co-inventor àquele que participou do trabalho em
comum, contribuindo de modo significativo para a invenção. Os inventores independentes,
mesmo que tenham realizado a mesma invenção, não são considerados co-inventores.
Importa observar que a se exige a realização conjunta do invento pelos inventores, o
que não significa que todos os participantes tenham colaborado a respeito de todos os
570
PEREIRA, 181; FISCHER, Frank. O Regime de co-propriedade em patentes. Disponível em:
<http://www.dannemann.com.br/files/FFI_Regime_de_Co-Propriedade_em_Patentes.pdf>. Acesso em: 12 de
outubro de 2007; VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 66.
571
Art. 6, § 3°, Lei nº 9.279/1996. VÁZQUEZ LÉPINETTE entende haver co-invenção quando se cumprir dois
requisitos fundamentais: (i) concepção conjunta do invento e (ii) a colaboração dos inventores (1996, p.72).
572
Art. 7º, Lei nº 9.279/1996.
121
elementos da invenção ou de todas as reivindicações
573
. Não é preciso que todos os inventores
tenham dedicado o mesmo grau de participação
574
. Ademais, as contribuições dos co-
inventores não precisam apresentar atividade inventiva, mesmo porque se cada uma delas, em
si, se caracterizar pela atividade inventiva não se estaria ante uma co-invenção, mas uma
pluralidade de invenções
575
.
Por outro lado, se as contribuições não tenham qualquer influência no êxito do
conjunto (não essenciais na obtenção da solução) não dão lugar à co-invenção. Considera-se
co-inventor aquele que participa da concepção de invenção, e não aqueles que simplesmente
aconselham, proporcionam informações isoladas, apresentas simples sugestões ou realizam
tarefas auxiliares
576
.
A partir disso, identifica a co-invenção, aos co-autores do invento confere-se em
comum o direito de obter a patente. Quanto às regras para o exercício desse direito, a lei
determina que a patente possa ser requerida por todos ou por qualquer dos co-inventores,
nomeando e qualificando dos demais, para ressalva dos respectivos direitos
577
. Assim,
qualquer dos inventores pode requer a patente, no entanto, deve nomear e qualificar os demais.
No caso de omissão do nome de um dos co-autores, não há presunção de cessão. Sendo
constitucionalmente assegurado seu direito, o inventor pode reivindicar a sua nomeação e
autoria do invento. Patenteada a co-invenção por seus inventores, constitui-se a co-titularidade
da patente.
No entanto, importa observar que pode haver casos de co-invenção de serviço sem
haver co-titularidade, no âmbito das relações de trabalho, por exemplo, em que se assegura
exclusivamente ao empregador o direito de obter a patente e, destarte, a titularidade se
validamente concedida à patente.
Ainda, pode haver co-titularidade em decorrência da “invenção comum” entre
empregado e empregador. Esta questão foi analisada no item que tratou das invenções
ocorridas durante contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Nestes casos, a lei
assegura o direito exclusivo de exploração ao empregador e garante ao empregado a justa
573
Nesse sentido: US Court of Appeals for the Federal Circuit. 2006-1218. 29.01.2007. Disponível em:
<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>.
574
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 40.
575
Sobre o posicionamento da jurisprudência européia (Alemanha) nesta matéria em VÁZQUEZ LÉPINETTE,
1996, p. 76-77.
576
VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 73-76.
577
Art. 6º, § 3°, Lei nº 9.279/1996.
122
remuneração
578
. Caso o empregador não explore o objeto da patente, dentro de prazo de um
ano após sua concessão, na falta de acordo, o exercício do direito passa ao empregado
579
. O
exercício do direito de exploração pertencerá exclusivamente ao empregador, salvo se ele não
explorar o objeto da patente. Ainda, no caso de cessão da quota ideal por algum dos co-
titulares, os demais poderão exercer o direito de preferência.
Se houver mais de um empregado, nesse caso, a parte que lhes couber será dividida
igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário
580
. No caso de cessão da patente em co-
titularidade, qualquer dos co-titulares pode, em igualdade de condições, exercer o direito de
preferência
581
.
A partir dessas disposições é possível observar que, em casos de co-titularidade que
decorra de cessão ou sucessão, se não houver convenção em contrário, presume-se que os
direitos pertencem a todos em partes iguais. Contudo, a lei não determina se o exercício dos
direitos deve ser exercido de comum acordo. Nesse sentido, a jurisprudência tem se
manifestado no sentido de que podem os co-titulares, isoladamente, exercer seus direitos, tais
como de licenciar a terceiros, sem o consentimento dos demais
582
.
Desse modo, muitas situações não previstas na lei requerem o apoio em regras direito
autoral ou no código civil, de forma subsidiária ou por analogia
583
. No entanto, o recurso à
aplicação de normas subsidiária, em virtude da falta de acordo entre as partes, deve atentar
aos princípios do direito de patentes.
578
Art. 91, Lei nº 9.279/1996.
579
Art. 6, § 3°, Lei nº 9.279/1996.
580
Art. 91, § 1°, Lei nº 9.279/1996.
581
Art. 91, § 4°, Lei nº 9.279/1996.
582
Nesse sentido manifestou-se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “Ementa: Ação declaratória incidental.
Propriedade intelectual. Pedido de modelo de utilidade pendente de registro definitivo no INPI. Pedido
formulado por 2 inventores. [...] Na verdade que um dos inventores explorar com exclusividade o tal apetrecho
[...]” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 2007.001.34381. 10ª Câmara Cível.
Apelantes: Panther Industria Eletronica Ltda e outro. Apelado: Thle Nunes Industria e Comencio Ltda;
Roberto Casado. Relator: Des. Jasé Carlos Varada. Rio de Janeiro, 31/10/2007; Ver ainda: BRASIL. Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 2007.001.34403. Apelantes: Panther Industria Eletronica Ltda
e outro; Thle Nunes Industria e Comencio Latda. Apelado: Os mesmos; Antonio Marcondes de Abreu
Marques Filho; Maria Cristina Salles;, Crysfred Comercial Ltda ME; Roberto Casado; Engenharia e
Consultoria Ltda. 10ª Câmara Cível. Relator: Des. Jasé Carlos Varada. Rio de Janeiro, 31.10.2007. Disponível
em: <http://www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
583
Sobre a aplicação com restrições das regras que regulam o condomínio, GNOCCHI, 1960, p. 65-66;
CERQUEIRA, 1946, p. 445-6.
123
3.2 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL
No contexto normativo internacional, tratam da proteção dos desenhos industriais a
Convenção de Berna
584
, a Convenção da União de Paris e o Acordo TRIPS. No que se refere à
Convenção de Berna, que trata da proteção das obras literárias e artísticas, ela dá liberdade
aos países para regularem a proteção relativa aos desenhos industriais e, no caso de ausência
de um regime especial, eles são protegidos como obras artísticas
585
. A Convenção da União de
Paris trata da proteção dos desenhos industriais, no âmbito da propriedade industrial, porém,
em seu escopo, não estipula o modo como devam ser protegidos, deixando a critério das
legislações nacionais estabelecerem
586
. Quanto ao Acordo TRIPS, ele estabelece que se
protejam os desenhos industriais, contudo, faculta ao legislador nacional estabelecer o regime
de sua proteção, seja por um regime de proteção de desenhos industriais ou pelo direito
autoral
587
. Nesse sentido, as normas internacionais deixam certa margem de liberdade aos
países escolherem o regime de proteção dos desenhos industriais.
Em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, o desenho industrial é
protegido por patente
588
. No Brasil, o desenho industrial era objeto de proteção por patente nos
termos da Lei nº 5.988, de 1972, porém, com a Lei nº 9.279, de 1996, ele passou a ser
protegido, no âmbito da propriedade industrial, por registro de desenho industrial
589
.
3.2.1 O objeto do direito
A proteção conferida ao desenho industrial tem por objeto a “forma plástica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a
um produto” que devem proporcionar um resultado visual novo e original na sua configuração
externa, e poder ser aplicado para fabricação industrial
590
.
584
Convenção sobre Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas Assinada a 09 de Setembro de 1886,
Completada em Paris a 04 de Maio de 1896, Revista em Berlim a 13 de Novembro de 1908, Completada em
Berna a 20 de Março de 1914, Revista em Roma a 02 de Junho de 1928 e Revista em Bruxelas a 26 de Junho
de 1948; de 26/06/1948.
585
Art. 2.7, da Convenção de Berna.
586
Art. 5º, da Convenção da União de Paris.
587
Art. 26.2, do Acordo TRIPS.
588
Por meio de Design Patents (Ver 35 US Code)
589
Art. 94 e ss, Lei nº 9.279/1996.
590
Art. 95, Lei nº 9.279/1998; Art. 25.1, primeira parte, do Acordo TRIPS.
124
A novidade, a originalidade e aplicação industrial são elementos que caracterizam o
desenho industrial. Assim, exige-se a novidade do desenho industrial. Considera-se novo o
desenho industrial não compreendido no estado da técnica.
Quanto à originalidade, ela se consubstancia na configuração visual distintiva do
objeto, em relação a outros desenhos anteriores. Assim, não se protege o desenho que
represente a forma necessária comum ou vulgar de um objeto, bem como não é registrável a
forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais
591
. No entanto, o
visual original pode resultar da combinação de elementos conhecidos
592
. Importa anotar,
ainda, que não se considera desenho industrial a obra de caráter puramente artístico
593
.
Assinala-se que nem todo desenho industrial que apresente tais características pode
ser protegido. Alguns desenhos não são passíveis de proteção, tais como o que for contrário à
moral e aos bons costumes, o desenho que ofenda a honra ou imagem de pessoas, assim como
o que atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos
dignos de respeito e veneração
594
.
Cumpridos os requisitos para se configurar um desenho industrial, para sua proteção
é necessário o registro validamente expedido.
3.2.2 O modo de aquisição de direitos
Do mesmo modo que a invenção, o direito de obter o registro de desenho industrial é
emanado com o ato de criação. A criação surge quando o objeto do desenho industrial se
realiza
595
. No entanto, em muitos casos, o desenho industrial assume as características que o
tornam protegidos como obras artísticas, constituindo-se os direitos autorais desde o ato de
criação
596
. Contudo, esses modos de proteção não se confundem. Particularmente para o
591
Art. 100, II, Lei nº 9.279/1996.
592
Art. 96, art. 97 e p.u., Lei nº 9.279/1998.
593
Art. 98, Lei nº 9.279/1996.
594
Art. 100, I, Lei nº 9.279/1996. Acordo TRIPS, Art. 25. 1. “Os Membros estabelecerão proteção para desenhos
industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os
desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou
combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção
não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”.
595
Até o momento do ato de criação não há que se falar em direito ao registro. O período anterior à criação é a
fase na qual se realizam os atos para sua consecução, figurando o criador ou criadores que concorrem para a
invenção. Nessa fase pode haver expectativa de fato (e não de direito) sobre um direito sobre desenho
industrial.
596
Para se determinar se desenho industrial ou obra artística, há posicionamentos no sentido de que “é preciso
determinar previamente se a forma do objeto é ou não separável do efeito técnico produzido. Se a forma for
125
objeto ser protegido como desenho industrial, por direito de propriedade industrial, ele precisa
ser registrado. Esse direito não resulta do ato de criação, ele se constitui com o registro.
O desenho industrial, ao se concretizar, entra no mundo jurídico irradiando efeitos: o
direito do autor do invento e o direito a obter o registro. Esses direitos, baseados na regra da
autoria, são assegurados ao autor do desenho industrial
597
. Assim, ele pode ser exercido pelo
autor ou transferido a outrem, em virtude de lei ou por ato, entre vivos ou por causa de
morte
598
.
O direito de obter o registro constitui-se em um direito de requerer a atuação do
Estado para examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão e constituir o
direito
599
. Assim, pode requerer o registro o autor ou a pessoa legitimada para isso
600
. Antes
disso, trata-se de uma expectativa de direito
601
.
Com o pedido de registro, seu depósito e respectiva publicação, o registro é
simultaneamente concedido, expedindo-se o respectivo certificado. Desse modo, constituem-
se os direitos de propriedade industrial sobre o desenho industrial
602
.
A qualquer momento durante a vigência do registro pode seu titular requer o exame
de mérito no tocante a novidade e a originalidade do desenho. No entanto, independentemente
do exame de mérito, constitui-se o direito de propriedade industrial sobre o registro de
desenho industrial, facultando ao seu titular usar, fruir e dispor do objeto do registro de modo
exclusiva, no Brasil
603
.
separável do efeito técnico produzido pelo objeto, entre sua forma e a regra técnica plasmada no objeto existirá
tão-só uma mera união externa”. (SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. Palestra
Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, 2003. Disponível em:
<http://www.newmarc.com.br>. Acesso em 15 de dezembro de 2007). A jurisprudência tem se manifestado
contraria a proteção por direitos autorais de desenhos com aplicação industrial. Nesse sentido ver Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro. “Ementa: Apelação Cível. Propriedade industrial. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória, onde pretende a autora, ora apelante, que a apelada se abstenha de comercializar
tecidos com padronagem de sua criação, pleiteando ainda, indenização por danos materiais e morais, alegando
ter submetido os referidos desenhos a registro em sua nação de origem, qual seja, Estados Unidos. Inexistência
de prova do registro validamente concedido pelo órgão competente aqui no Brasil, de forma a assegurar a
propriedade do desenho industrial, razão pela qual não subsiste o direito de exploração, assegurado pelo
privilégio concedido pelo Estado. Desprovimento do recurso”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro. Apelação Cível nº 1918/2006. Apelante: Concord Fabrics Inc. Apelado: Companhia Progresso
Industrial do Brasil fabrica Bangu. Nona Câmara Cível. Relator: Des. Joaquim Alves de Brito. Rio de Janeiro,
16.5.2006. Disponível em: <http://www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008)
597
Art. 94, Lei nº 9.279/1996.
598
Art. 55, e arts. 6°, § 1°, Lei nº 9.276/1996. O direito de obter o registro pode ser herdado, transmitido entre
vivos e renunciado. Somente com a sua transferência é que o não-inventor se legitima a requerer a patente.
599
MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269 e ss.
600
Art. 6º, Lei nº 9.276/1996.
601
CERQUEIRA, 1946, p. 186.
602
Art. 106, e artigos 100, 101 e 104, Lei nº 9.279/1996.
603
Art. 2º, II, Lei nº 9.279/1996 c/c art. 1.228, do Código Civil de 2002. Art. 109, art. 42 e 43, Lei nº 9.279/1996.
126
Pode ocorrer que outros pedidos sobre o mesmo desenho sejam feitos. No caso de
pedido proveniente do exterior e que tenha efeitos de depósito nacional, assegura-se o direito
de prioridade, nos termos da lei. Assim como, se houverem outros pedidos de registro
nacional que o antecedam, eles têm prioridade
604
.
Ademais, resguarda-se o direito à pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou
da prioridade do pedido de registro explorava o objeto do desenho industrial no Brasil, de
continuar sua exploração, sem ônus, nas mesmas condições
605
.
3.2.3 A titularidade de direitos sobre desenho industrial
Em relação ao direito de propriedade industrial sobre o desenho industrial rege a
regra da autoria, pelo qual se assegura originariamente ao autor o direito de obter registro de
desenho industrial que lhe confira a propriedade, de acordo com as condições previstas na
lei
606
.
Quanto aos desenhos industriais realizados por empregado ou prestador de serviço no
decorrer do contrato, em regra, aplicam-se a eles as mesmas disposições previstas para as
patentes de invenção e modelos de utilidade.
No mesmo sentido, aplicam-se as disposições relativas à transferência de titularidade
de pedido ou registro de desenho industrial previstas nas regras de patentes. O registro,
considerado de conteúdo indivisível, pode ser cedido, total ou parcialmente.
O mesmo ocorre em relação ao licenciamento, assim, pode o titular de registro
celebra contrato de licença para exploração do objeto protegido, inclusive investindo o
licenciado de todos os poderes para agir em defesa do registro
607
. Contudo, não se prevê a
604
Art. 106, § 2°, art. 99 e 16, Lei nº 9.276/1996. O direito de prioridade internacional (unionista) opera de
forma semelhante ao direito de prioridade em patentes, apenas se distinguem quanto ao prazo de exercício do
direito, que é de 90 dias.
605
“Art. 110 […] § 1° - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio
ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou
arrendamento. § 2° - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido
conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3° do art. 96, desde que o pedido
tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.” (Lei nº 9.279/1996)
606
“Art. 94 [...] Parágrafo único - Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couberem, as disposições
dos arts. 6° e 7°. [...] Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que
trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos
arts. 88 a 93”. Aplicam-se as mesmas disposições relativas à cessão, licença voluntária e à criação realizada
por empregado ou prestador de serviço. (Lei nº 9.279/1996).
607
Art. 61 e p.u., Lei nº 9.279/1998. Em relação ao desenho industrial, “Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a
63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título [...]”.
127
possibilidade de oferta de licença, bem como a possibilidade de licenciamento compulsório
em matéria de desenhos industriais
608
.
3.3 O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE CERTIFICADO DE CULTIVAR
No âmbito internacional, por muito tempo discutiu-se a necessidade de se instituir
um sistema especial para as variedades vegetais
609
. Em 1961, criou-se em Paris a União
Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (UPOV, em francês)
610
,
adotando-se um regime próprio para a proteção de variedades vegetais por meio da
Convenção UPOV. Em relação à Convenção, destaca-se sua revisão de 1978, da qual o Brasil
608
Em relação ao desenho industrial, “Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à
matéria de que trata o presente Título [...]”; e Art. 58, Lei nº 9.279/1996.
609
Segundo SOARES, “a patente é imperfeitamente adaptada à natureza particular das variedades vegetais: não
se aplica, dessa forma, às espécies de reprodução vegetativa; e a exigência da descrição suficiente alcança
grandes dificuldades” (SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus
sucedâneos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 552; Ver ainda: ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Summary Report Question Q183:
Employers’ rights to intellectual property. World Congress in Geneva, Switzerland June 19-23, 2004.
Disponível em: <http://www.aippi.irg> Acesso em 10 de dezembro de 2007). Com a superação desses
problemas, pela ampliação do escopo de proteção de patentes possibilitando a proteção de plantas (e.g. plant
patents, nos EUA) e a implementação do depósito de organismos para complementar o relatório descritivo
(Tratado de Budapeste), as variedades vegetais passaram a ser objeto de dupla proteção em muitos países.
Sobre o tema, cf. UPOV/1991 (INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW
VARIETIES OF PLANTS (UPOV). International Convention for the Protection of New Varieties of Plants.
Act of 1991. 2/12/1961; Revisado em Geneva, 10.11.1972, 23.10.1978 e 19.03.1991. Disponível em:
<http://www.upov.int> Acesso em: 10 nov. 2007).
Vale anotar que antes mesmo do estabelecimento da UPOV, no Brasil as variedades vegetais eram consideradas
patenteáveis (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 443 e ss), ainda que o Decreto-Lei nº 7.903/1945 (Código da
Propriedade Industrial) não tenha sido claro a esse respeito: “Art. 2º. A proteção da propriedade industrial, em
sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor
aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e
estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo. Parágrafo
único. Estende-se essa proteção por igual, ao domínio das indústrias agrícolas e extrativas. Art. 3º. A proteção
da propriedade industrial se efetua mediante: [...] a concessão de privilégio de: patente de invenção; modelos
de utilidade; desenhos ou modêlos industriais; variedades novas de plantas. [...] Art. 219 A proteção das
variedades de plantas, previstas no artigo 3.º, alínea a, deste Código, dependerá de regulamentação especial”
(BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. Com a redação do
Dec. Lei nº 8.481. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007).
610
A UPOV, organização intergovernamental com sede em Genebra e estabelecida por meio da Convenção para
a Proteção de Novas Variedades de Plantas em 1961 em Paris, tem como objetivo a proteção de novas
variedades de plantas por meio de direitos de propriedade industrial e o desenvolvimento de novas variedades
vegetais em benefício de toda a sociedade (INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW
VARIETIES OF PLANTS (UPOV). [site] Disponível em: <http://www.upov.int> Acesso em: 10 nov. 2007).
Atualmente se encontram vigentes dois tratados relativos à UPOV: a Ata de 1978 (UPOV/1978) e a Ata de
1991 (UPOV/1991). (Ver comentários sobre a proteção de plantas em: BRUCH, Kelly Lissandra; ZIBETTI,
Fabíola Wüst; Acordos Internacionais e sua Internalização: um estudo de caso na proteção de plantas no
âmbito da propriedade intelectual. In: MENEZES, Wagner (Coord.). Estudos de Direito Internacional. Anais
do IV Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2006, vol. VII, p. 283-294).
128
é parte desde 1999
611
. No tocante ao Acordo TRIPS, a proteção das variedades vegetais por
um regime sui generis não foi inserida no escopo desta norma internacional
612
.
O Brasil aderiu a Convenção da UPOV dois anos após a criação do regime da
proteção de cultivares em seu ordenamento jurídico interno, com a Lei nº 9.456, de 25 de abril
de 1997
613
. A partir desta lei, instituiu-se o direito de proteção da propriedade intelectual de
cultivares, tornando-as passíveis de tutela como bem imaterial, pela concessão de Certificado
de Proteção de Cultivar. Segundo estipula a lei, esse modo de proteção e de direito é a único
que pode obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de
multiplicação vegetativa no Brasil
614
.
3.3.1 O objeto do direito
Por disposição legal, a cultivar
615
é definida como a variedade vegetal de qualquer
gênero ou espécie superior que, concomitantemente, seja claramente distinta
616
de outras
conhecidas por margem mínima
617
de descritores
618
, tenha denominação própria
619
, seja
611
BRASIL. Decreto nº 3.109, de 1999. Promulga a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções
Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de
1978. Esta Convenção entrou em vigor internacional em 8 de novembro de 1981; no Brasil, o Congresso
Nacional aprovou esta Convenção por meio de Decreto Legislativo nº 28, de 19 de abril de 1999; o Governo
brasileiro depositou o Instrumento de Adesão da Referida Convenção em 23 de abril de 1999, passando a
mesma a vigorar para o Brasil em 23 de maio de 1999.
612
CORREA, 1998, p. 42. O Acordo TRIPS, em suas exigências, não entra em conflito com as disposições
previstas nas Atas da UPOV em matéria de proteção de variedades vegetais. Em seu texto, dentre outras
disposições, o TRIPS determina que haja a proteção das variedades vegetais, seja por patentes, seja por um
regime sui generis. Esta norma internacional permite explicitamente a exclusão da patenteabilidade de plantas
pelos Membros em suas normas internas, de forma a permitir a possibilidade de proteção por apenas um
regime sui generis (Art. 27, 3, b, Acordo TRIPS).
613
Regulamenta-se essa proteção com o Decreto nº 2.366/1997 (BRASIL. Decreto nº 2.366, de 06 de novembro
de 1997. Regulamenta a Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997 que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá
outras providências. Disponível em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007).
614
Art. 1º e 2º, Lei nº 9.456/1997.
615
Art. 3º, IV, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, IV, Decreto. Ver ainda art. 6º e art. 13, UPOV/1978.
616
“Cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido
de proteção seja reconhecida” (Art. 3º, VI, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, VI, Decreto nº 2.366/1997).
617
“Margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do órgão competente [SNPC], suficiente para
diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas” (Art.
3º, III, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, III, Decreto nº 2.366/1997).
618
“Descritor: a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada
geneticamente, utilizada na identificação de cultivar” (Art. 3º, II, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, II, Decreto nº
2.366/1997).
619
Sobre a denominação de cultivar, Ver art. 15, Lei nº 9.456/1997; Art. 7º a 9º, Decreto nº 2.366/1997. Sobre o
direito de dar nome à variedade nova, Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 444.
129
homogênea
620
, estável
621
quanto aos descritores através de gerações sucessivas e de espécie
passível de uso pelo complexo agroflorestal
622
, e esteja descrita em publicação especializada
disponível e acessível ao público, bem como a linhagem
623
componente de híbridos
624
.
Com fundamento nessa definição, a legislação brasileira estipula que é objeto tutela
por direito de proteção da propriedade intelectual a cultivar caracterizada como nova
625
ou
essencialmente derivada
626
, de qualquer gênero ou espécie vegetal
627
. Em sentido amplo, a
cultivar nova ou essencialmente derivada denomina-se “obtenção vegetal”.
620
“Cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade
mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo órgão competente
[SNPC]” (Art. 3º, VII, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, VII, Decreto nº 2.366/1997).
621
“Cultivar estável: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de
gerações sucessivas” (Art. 3º, VIII, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, VIII, Decreto nº 2.366/1997).
622
“Complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais visando,
entre outras, à alimentação humana ou animal, à produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais
insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental” (Art. 3º, XVIII, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º,
XVIII, Decreto nº 2.366/1997).
623
“Linhagens: os materiais genéticos homogêneos, obtidos por algum processo autogâmico continuado” (Art.
3º, X, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, X, Decreto nº 2.366/1997).
624
“Híbrido: o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes” (Art. 3º, XI, Lei nº
9.456/1997; Art. 5º, XI, Decreto nº 2.366/1997).
625
“Nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à
data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à
venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e
videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies” (Art. 3º, V, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, V, Decreto
nº 2.366/1997).
626
“Cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for: (a)
predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a
expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar
da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação; (b) claramente distinta da
cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão
competente [SNPC]; (c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data
do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda
em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e
há mais de quatro anos para as demais espécies” (Art. 3º, IX, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, IX, (a), (b) e (c),
Decreto nº 2.366/1997). Quanto o pedido de proteção de cultivar essencialmente derivada, Ver art. 4º, § 1º, e
art. 51, Lei nº 9.456/1997. Segundo o MAPA, “essa última forma de proteção só irá produzir efeitos para
cultivares essencialmente derivadas, ou seja, é uma proteção que vai ter seus efeitos, em termos de exercerem-
se os direitos decorrentes, somente numa relação entre empresas de melhoramento. É uma proteção que não
alcança o produtor de sementes e, logicamente, não alcançaria aquele agricultor que tenta vender seu material
como semente. Ressalte-se, ainda, que esta proteção será concedida apenas pelo prazo remanescente, ou seja,
se a cultivar já foi comercializada no país por 8 anos, e o prazo de proteção total para esta espécie é de 15 anos,
então o prazo que se concede é de mais 7 anos” (BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC. Informações aos Usuários do SNPC.
Maio de 2005, p. 4).
627
Art. 4º, Lei nº 9.456/1997; Art. 6º, Decreto nº 2.366/1997. “São também passíveis de proteção as cultivares
não enquadráveis no disposto no caput e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido,
obedecidas as seguintes condições cumulativas: I - que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses
depois de cumprido o disposto no § 2º deste artigo, para cada espécie ou cultivar; II - que a primeira
comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez anos da data do pedido de proteção; III - a
proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para obtenção de cultivares
essencialmente derivadas; IV - a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no
art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização” (Art. 4º, § 1º Lei nº 9.456/1997; Art. 6º, §
130
Nos termos da lei, a proteção da cultivar recai sobre o material de reprodução ou de
multiplicação vegetativa
628
da planta inteira
629
.
Contudo, para que a obtenção vegetal seja protegida, ela depende de registro junto à
autoridade competente para a concessão de certificado de proteção de cultivares
630
. Esse
certificado, por meio do qual se concede a proteção da propriedade intelectual de cultivar, não
se confunde com o registro de cultivar para sua comercialização
631
, ambos realizados, no
Brasil, pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, órgão do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Brasil (SNPC/MAPA)
632
.
3.3.2 O modo de aquisição de direitos
Com isso, para se assegurar à proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual
referente à obtenção vegetal é necessário seu registro, que se realiza por meio do pedido de
Certificado de Proteção de Cultivar.
O direito de obter o certificado surge com o ato de obtenção da cultivar nova ou
essencialmente derivada. Com o ato de obtenção (ato-fato jurídico) irradiam-se efeitos,
emanando direitos ao melhorista (direito de nominação) e ao obtentor (direito de obter a
proteção)
633
.
1º, Decreto nº 2.366/1997). Ver ainda Art. 4º, § 2º e § 3º, Lei nº 9.456/1997; Art. 6º, § 2º e § 3º, e art. 18,
Decreto nº 2.366/1997. Ver art. 4º e art. 6º, da UPOV/1978 (Decreto nº 3.109/1999). Segundo BARBOSA,
“não há limites ao objeto da proteção, como os há na legislação americana (Townsend-Purnell Act, 35 USC,
Par. 161-164 (1976)), na qual se excluem as plantas propagadas por tubérculos, strictu senso”. Dessa forma,
concordando-se com este autor, a norma brasileira segue o disposto na UPOV/1991, pois a UPOV/1978, em
seu art. 2.2, limita-se a certas espécies ou gêneros, a serem determinadas na lei nacional (BARBOSA, 2003).
628
“Material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e
multiplicação” (Art. 5º, XVI, Decreto nº 2.366/1997). “Propagação: a reprodução e a multiplicação de uma
cultivar, ou a concomitância dessas ações” (Art. 5º, XV, Decreto nº 2.366/1997).
629
Art. 8º, Lei nº 9.456/1997. “Planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na
propagação de uma cultivar” (Art. 5º, XVII, Decreto nº 2.366/1997).
630
Sobre o pedido de proteção, que só poderá se referir a uma única cultivar, Ver artigos 13, 14, 16 e seguintes,
Lei nº 9.456/1997; artigos 12 a 19, Decreto nº 2.366/1997.
631
Este se refere ao registro necessário para que mudas e sementes possam ser multiplicadas e vendidas
comercialmente independente do direito de exclusividade, conforme dispõe a Lei 10.711/2003 (BRASIL. Lei nº
10.711, de 5 de agosto de 2003. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 10 nov. 2007). Ver ainda Art. 14, da
UPOV/1978.
632
O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, criado pela Lei nº 9.456, de 1997, no âmbito do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, é o órgão competente para a proteção de cultivares no País,
cabendo-lhe especialmente (Art. 3º, Decreto nº 2.366/1997). SNPC, sempre que necessário, consultará o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, para verificar se a denominação proposta para a cultivar
consta como marca de produto ou serviço vinculado à área vegetal ou de aplicação da cultivar, depositada ou
já registrada naquele Instituto. Ver ainda Decreto nº 2.366/1997.
633
Art. 5º, § 3º, Lei nº 9.456/1997.
131
Ao obtentor assegura-se o direito de requerer a atuação do Estado para examinar,
declarar a existência dos pressupostos da concessão e constituir o direito de propriedade
intelectual. Contudo, enquanto não requerido o certificado, trata-se de uma mera expectativa
de direito.
Com o ato do pedido de certificado de cultivar, e respectiva publicação deste ato,
suscita-se a atuação do Estado que, além de constituir um processo administrativo para análise
do pedido, expede um certificado provisório de proteção da cultivar, observando o direito de
prioridade de obter o registro em relação a outros pedidos, nacionais ou provenientes do
exterior que produzam efeito de depósito nacional
634
. Desse modo, concede-se o direito de
propriedade intelectual de cultivar, a título precário, irradiando o direito de exploração
comercial da cultivar seu uso exclusivo
635
Com o direito, faculta-se ao obtentor obstar a
utilização por terceiro, sem o seu consentimento, da planta ou de suas partes de reprodução ou
de multiplicação vegetativa no Brasil
636
.
Imediatamente após o prazo de recursos em face do certificado provisório, expede-se
o certificado definitivo, e com a respectiva publicação, constitui-se o direito em caráter
definitivo
637
ao seu titular.
Assim, com base na análise do objeto de proteção do direito de proteção de cultivar e
do modo como se opera a aquisição de direitos sobre a cultivar, tratar-se-á do estudo da
titularidade desses direitos.
3.3.3 A titularidade sobre cultivar
3.3.3.1 Os sujeitos de direitos
De acordo com a legislação brasileira, em matéria de direitos sobre cultivar, existe a
figura do melhorista e do obtentor, ambos sujeitos de direitos. Ainda que nas normas
internacionais e nacionais a figura central seja o obtentor, o melhorista assume um papel
essencial na obtenção de variedades vegetais.
634
Art. 27, Lei nº 9.456/1997.
635
Art. 19, Lei nº 9.456/1997.
636
Lei nº 9.456/1997; Art 2º, Decreto nº 2.366/1997.
637
Art. 20 O termo de vigência do direito é contado desde a data da concessão do certificado provisório Art. 11,
Lei nº 9.456/1997.
132
O texto da Ata de 1978, da Convenção UPOV, não define quem seja o melhorista.
No entanto, a legislação brasileira estipula que o melhorista é “a pessoa física que obtiver
cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais”.
638
Ou seja, é o melhorista a
pessoa quem realiza o trabalho
639
de obtenção da nova cultivar ou da cultivar essencialmente
derivada e estabelece seus descritores. Segundo Barbosa, o melhorista é equiparado ao “autor
de criação industrial” e, assim, tutelado constitucionalmente
640
.
Em princípio, o melhorista é o obtentor. Contudo, conforme consta nos termos da
Ata da UPOV de 1978, a definição de obtentor é mais ampla, abarcando também seu
sucessor
641
. Na leitura da Ata de 1991, da qual o Brasil não é parte, estende-se mais esse
conceito, abrangendo não só o melhorista e seu sucessor, como também o empregador ou a
pessoa que tenha encomendado o trabalho do melhorista, assim como o sucessor dessas
pessoas
642
.
No tocante à legislação brasileira, ela não define que tem a qualidade de obtentor. No
entanto, infere-se da leitura do artigo 5º da Lei nº 9.456, de 1997, que o obtentor é a pessoa
física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada, a qual será
assegurada à proteção
643
. Assim, a lei estabelece que a pessoa jurídica pode obter cultivar,
ainda que somente recaia à pessoa física (melhorista) a atividade de estabelecer descritores
que a diferenciem das demais. Assim, tem-se como obtentor a pessoa que tenha obtido a
cultivar, sem necessariamente ser melhorista.
638
Art. 3º, I, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, I, Decreto nº 2.366/1997.
639
RAPELA, Miguel Angel. Derecho de propiedad intelectual em vegetales superiores. Buenos Aires: Ciudad
Argentina, 2000, p. 35.
640
BARBOSA, 2003.
641
Conforme dispõe o art. 1.1 da UPOV/1978, entende-se que há apenas uma ampliação do termo “obtentor”,
que se refere não só ao obtentor de uma nova variedade vegetal como também ao seu sucessor: “Artigo 1.1. A
presente Convenção tem por objeto reconhecer e garantir um direito ao obtentor de uma nova variedade
vegetal ou ao seu sucessor (a seguir denominado “o obtentor”) nas condições abaixo definidas”. Ver o art. 1.1
conjuntamente o art. 6, as condições exigidas para a concessão da proteção, a partir dos quais é possível se
inferir uma noção de obtentor (UPOV/1978)
642
Em seu art. 1º [...] (iv) Entender-se-á por “obtentor”: - a pessoa que tenha criado ou descoberto e
desenvolvido uma variedade; - a pessoa que seja o empregador da pessoa antes mencionada ou que tenha
encomendado seu trabalho, quando a legislação da Parte Contratante em questão assim disponha; ou - o
sucessor da primeira ou da segunda pessoa mencionadas, conforme o caso (UPOV/1991) (Tradução livre).
Anota-se que o Brasil não é Estado contratante da Ata de 1991 da UPOV. Ao analisar este dispositivo
RAPELA anota as considerações de CAILLAUX ZAZZALI que entende poder ser qualificado como obtentor:
a pessoa que criou uma variedade; ou a pessoa que descobriu e desenvolveu uma variedade. De forma que,
para ele, o mero descobrimento por si só não caracteriza a obtenção; deve haver descoberta acompanhada de
desenvolvimento para haver obtenção (RAPELA, 2000, p. 36). Ver comentários sobre a definição de obtentor
na legislação Argentina, país signatário da UPOV/1991 em RAPELA, 2000, 36 e ss. Cumpre observar que a
legislação brasileira não esclarece esta questão.
643
Art. 5º, caput, primeira parte, Lei nº 9.456/1997.
133
Quanto ao requerente do pedido de registro da cultivar, segundo a lei, além da pessoa
física ou jurídica que tiver obtido cultivar, podem requerer a proteção seus herdeiros ou
sucessores ou, ainda, eventuais cessionários
644
. Além disso, assegura-se o direito ao
empregador ou tomador de serviços nos caso de variedades vegetais obtidas em decorrência
de contrato de trabalho ou de prestação de serviços.
Particularmente nos casos de obtenção decorrente de contrato de trabalho, prestação
de serviços ou outra atividade laboral
645
, o pedido de proteção pelo empregador ou tomador
de serviços, deverá indicar o nome de todos os melhoristas (empregados ou de prestadores de
serviço) que obtiveram a cultivar passível de proteção
646
.
Assim, ainda que a lei não defina expressamente quem é o obtentor, parece ela ter
ampliado o seu conceito em relação aos conceitos apresentados pelas atas da UPOV de 1978 e
de 1991, e, assim, o equiparado à figura do requerente do pedido de certificado de cultivar. De
fato, trata-se de um conceito que mereceria reparos.
Dentro desse contexto, entende-se que o melhorista, a pessoa física que realiza a
obtenção (e estabelece os descritores), é obtentor. No entanto, a legislação concede às demais
pessoas legitimadas a requerer a proteção de cultivar, como uma ficção jurídica, a qualidade
de obtentores.
Desse modo, pode ter o direito de obter o certificado de cultivar e, destarte, ser titular
dos direitos de propriedade intelectual de cultivar, o melhorista ou a pessoa que por meio ele
for legitimada, tais como o herdeiro ou sucessor, o cessionário, o empregador ou prestador de
serviço.
O titular pode se referir à pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, residente
no Brasil ou no exterior, nos termos previstos em lei
647
. Aos nacionais ou pessoas
domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a
reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes
648
.
644
As pessoas mencionadas podem requerer a proteção por a apresentação de documento hábil (e.g. contrato de
cessão), conforme o art. 5º, § 1º e § 2º Lei nº 9.456/1997.
645
Conforme art. 38, Lei nº 9.456/1997.
646
Ver art. 5º, § 3º, art. 20 e seus parágrafos, art. 38 e 39, da Lei nº 9.456/1997.
647
Conforme esclarece Barbosa, “se não houver tratado - que suprime a regra da reciprocidade - ou se verifique
esta, não haverá proteção para o estrangeiro”. Cumpre assinalar que no Brasil não há proteção constitucional
para o estrangeiro não residente (BARBOSA, 2003). Admitem-se os pedidos de proteção de cultivar
proveniente do exterior e depositados no País por quem tenha proteção assegurada por Tratado em vigor no
Brasil Art. 6º, I, Lei nº 9.456/1997. A pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior deverá constituir e
manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la.
648
Art. 6º, II, Lei nº 9.456/1997.
134
3.3.3.2 A titularidade do melhorista-obtentor
De acordo com essa análise, tem-se que não só o melhorista pode ser titular
originário, assim como as demais pessoas que são legitimadas através dele a requerer essa
proteção, pela apresentação de documento hábil
649
.
Conforme mencionado, a Lei distingue a qualidade de melhorista da qualidade de
obtentor. Enquanto o melhorista refere-se à pessoa natural, que além de obter a cultivar nova
ou essencialmente derivada, ele tenha estabelecido os descritores que a diferencia das demais;
o obtentor é a pessoa física ou jurídica que obtém a cultivar. Assim, o melhorista pode ser,
mas não necessariamente será o obtentor, titular dos direitos patrimoniais de cultivar.
No entanto, ao melhorista será assegurado o direito de nominação, tendo assim seu
nome indicado no pedido de proteção
650
.
3.3.3.3 A titularidade de cultivar obtida por melhorista na relação de trabalho ou de
prestação de serviços
No decorrer de relação contratual ou de prestação de serviços, bem como de outra
atividade laboral, podem ser obtidas cultivares novas ou essencialmente derivadas. Nesse
contexto, conforme o caso, as obtenções podem apresentar distintas características que
ensejam a atribuição de direitos ao empregado ou a ambos, empregado (contratante) e
empregador (contratado) em comum. Assim, para análise dessas situações propõe-se a
distinguir as obtenções de cultivares novas ou essencialmente derivadas em “obtenções de
serviços”, “obtenções livres” e “obtenções comuns”.
A lei de cultivares não prevê a figura que se entende aqui como “obtenções livres”.
Essas se referem às obtenções que tenham sido desenvolvidas pelo empregado ou prestador de
serviço contratado para fins diversos que não a pesquisa e desenvolvimento de cultivares e
sem o uso de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador
ou prestador de serviço. De fato, ainda que as cultivares obtidas desse modo possam ser de
interesse do empregador ou prestador de serviços, sua obtenção está fora do escopo da relação
de trabalho ou de serviço.
649
Art. 5 e 13, Lei nº 9.456/1997.
650
Art. 5º, § 3º, Lei nº 9.456/1997.
135
Em virtude de contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou de outra atividade
laboral, ao empregador ou tomador de serviços pertencem exclusivamente os direitos sobre as
novas cultivares ou as cultivares essencialmente derivadas, que tenham sido desenvolvidas ou
obtidas pelo empregado ou prestador de serviços
651
. No caso de extinção do contrato, essa
disposição tem efeito de trinta e seis meses, se não houver disposição em contrato
652
. Assim,
se no decorrer desse período o melhorista obter e estabelecer os descritores de uma nova
cultivar, por exemplo, corresponderá ao empregador os direitos sobre ela.
Contudo, não se trata de qualquer contrato de trabalho ou de prestação de serviço,
mas sim do contrato cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil
653
. Trata-se aqui das
“obtenções de serviço”. Nessa situação, em regra, a contraprestação do contratado para o
trabalho ou serviço limita-se ao salário ou remuneração ajustada, salvo disposição expressa
em contrário nos termos do contrato
654
.
Outra situação ocorre quando a cultivar nova ou essencialmente derivada é obtida em
decorrência de contribuição pessoal do empregado ou prestador de serviços, contratado para
fins diversos que a realização de atividade de pesquisa no Brasil, mas que se utilizou de
recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou do tomador
dos serviços. Têm-se aqui as “obtenções comuns”, pois não se tratam nem de obtenções de
serviço e tampouco obtenções livres. Em situação como essa, pertencerão a ambas as partes,
exceto se houver expressa estipulação em contrário
655
.
Nesse caso, tem-se uma situação de co-titularidade entre contratante e contratado.
Porém, quanto ao exercício dos direitos, assegura-se o direito exclusivo de exploração da
obtenção vegetal ao empregador, resguardando-se ao empregado somente a remuneração que
for acordada entre as partes, sem prejuízo do pagamento do salário ou de remuneração
ajustada
656
. Se houver mais de um empregado ou prestador de serviços, salvo ajuste em
contrário, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos
657
.
Na ocasião do pedido de registro, em ambos os casos, deve-se apresentar a
documentação hábil que legitima os sujeitos a requerer a proteção
658
. Ademais, na ocasião do
pedido deve ser indicado o nome de todos os melhoristas que, nas condições de empregados
651
Art. 38, Lei nº 9.456/1997.
652
Art. 38, § 2º, Lei nº 9.456/1997.
653
Art. 38, § 2º, Lei nº 9.456/1997.
654
Art. 38, § 1º, Lei nº 9.456/1997.
655
Art. 39, da Lei nº 9.456/1997.
656
Art. 39, § 1º, da Lei nº 9.456/1997.
657
Art. 39, § 2º, da Lei nº 9.456/1997.
658
Art. 5 e 13, Lei nº 9.456/1997.
136
ou de prestadores de serviço, obtiveram a nova cultivar ou a cultivar essencialmente
derivada
659
.
3.3.3.4 A titularidade do cessionário
O direito de proteger a cultivar, bem como a titularidade do certificado de proteção
de cultivar provisório ou definitivo pode ser objeto de transferência por cessão.
Por um aspecto, pode o cessionário do direito de proteger a cultivar requerer o
certificado, pela apresentação, na ocasião do pedido, do contrato de cessão, no qual constará a
qualificação completa do cedente e do cessionário, bem como das testemunhas e a indicação
precisa da cultivar protegida.
660
.
No caso de a cultivar estar protegida pelo certificado validamente expedido, para se
operar a transferência da titularidade, o cessionário, sem prejuízo de outras exigências
cabíveis, averbará o documento de cessão
661
para que produza efeito em relação a terceiros,
depois de publicado o ato de deferimento
662
.
3.3.3.5 O licenciado e a titularidade da cultivar
Admite-se igualmente o licenciamento voluntário dos direitos de obtentor, assim
como do licenciamento compulsório. Contudo, em nenhum dos casos se opera a transferência
da titularidade.
Quanto à licença compulsória, pode a autoridade competente, a requerimento de
legítimo interessado, autorizar a exploração da cultivar independentemente da autorização de
seu titular. No entanto, essa autorização limita-se ao prazo de três anos prorrogável por iguais
períodos, sem exclusividade e mediante remuneração conforme definida em regulamento
663
.
659
Art. 5º, § 3º e Art. 20, § 3º, Lei nº 9.456/1997.
660
Art. 5º § 1º, Lei Art. 10, Decreto.
661
Art. 24, § 1º, Lei nº 9.456/1997.
662
Art. 24, § 4º, Lei nº 9.456/1997. Em caso de denegação da anotação ou averbação caberá recurso, no prazo de
sessenta dias, contados da ciência do respectivo despacho (Art. 24, § 5º, Lei nº 9.456/1997).
663
Art. 28 e 29, da Lei nº 9.456/1997. Quanto ao requerimento, procedimento e concessão de licença
compulsória Ver artigos 28, 30 a 33, e art. 35, desta Lei; artigos 22 a 26, e art. 35, do Decreto nº 2.366/1997.
Art 21, Decreto nº 2.366/1997. “A remuneração a que se refere o caput será arbitrada pelo SNPC na falta de
acordo entre o titular de cultivar protegida e o requerente da licença compulsória, tomando por base
percentuais livremente negociados segundo as práticas correntes de mercado para a espécie” (Art. 21, § 2º,
Decreto nº 2.366/1997).
137
Nesse caso, é considerado legítimo interessado, o produtor de sementes como
definido em lei, desde que contra ele não exista representação por infração à ordem
econômica, nos termos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994
664
. Assinala-se que se aplica à
licença compulsória, no que couber, as disposições previstas em matéria de patentes,
conforme a Lei nº 9.279, de 1996
665
.
3.3.3.6 A desapropriação e o uso público restrito
No tocante a cultivar protegida, não há qualquer previsão admitindo sua
desapropriação, porém admite-se que seja ela declarada de uso público restrito. Nesse caso
não há transferência da titularidade, e nem a perda dos direitos por parte de seu titular
Essa declaração que determina o uso público restrito é realizada ex officio pelo
Ministro da Agricultura e do Abastecimento, fundado em parecer técnico dos respectivos
órgãos competentes, no exclusivo interesse público. Esta determinação tem como objetivo de
atender às necessidades da política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso do
poder econômico, ou outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público não
comercial
666
. Declarada de uso público restrito a cultivar pode ser explorada diretamente pela
União Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu
titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que notificado e
remunerado o titular de acordo com as disposições legais
667
.
3.3.3.7 A titularidade do sucessor
Os sucessores são considerados obtentores para fins de requere o certificado de
cultivar. Pode ocorrer a transferência de titularidade da proteção de cultivar por ato inter vivos
ou por causa de mortes, em virtude de sucessão legítima ou testamentária
668
.
Assim, com o falecimento do melhorista ou do titular de direitos sobre a cultivar, a
proteção pode ser requerida pelos sucessores. No caso de a cultivar estar protegida,
transmitem-se os direitos aos sucessores, os quais podem requerer a transmissão do
664
Art. 21, § 1º, Decreto nº 2.366/1997.
665
Art. 34, Lei nº 9.456/1997; Art. 27, Decreto nº 2.366/1997.
666
Art. 36, Lei nº 9.456/1997; Art. 28, Decreto nº 2.366/1997.
667
Art. 36, p.u., Lei nº 9.456/1997; Art. 28, § 1º, Decreto nº 2.366/1997. Ver ainda art. 28, § 2º, deste Decreto.
668
Art. 23, Lei nº 9.456/1997.
138
certificado de proteção. Em ambos os casos os sucessores devem apresentar o documento
hábil
669
.
3.3.3.8 A co-titularidade
Na situação em que diversas pessoas obtenham uma cultivar nova ou essencialmente
derivada, seja em virtude do trabalho em comum de vários melhoristas, ou em razão de
transferência a várias pessoas, por exemplo, haverá co-titularidade de direitos sobre as
cultivares. Essa situação está contemplada no § 2º, e na segunda parte do § 1º (sucessores e
cessionários), do artigo 6º, bem como no artigo 39, da Lei nº 9.456, de 1997
670
.
Nesse sentido, a legislação contemplada expressamente a possibilidade da co-
titularidade de direitos. Em alguns casos, a lei estabelece regras quando ao exercício dos
direitos, como no caso do artigo 39, em relação à cultivar obtida pelo empregado, em que se
assegura ao empregador o direito exclusivo de exploração da cultivar e ao empregado a
remuneração.
Além disso, no caso de a obtenção ser realizada por duas ou mais pessoas, em
cooperação, a proteção pode ser requerida em conjunto ou isoladamente, mediante nominação
e qualificação de cada uma, para garantia dos respectivos direitos
671
.
Essas regras se assemelham as regras previstas em matéria de patentes, podem ser
aplicadas de maneira subsidiária ao regime de cultivares, no que couber. Quanto à
possibilidade de buscar recursos nas regras de direitos autorais, não há previsão nesse sentido.
No entanto, na questão do direito moral de nominação, é possível fazer remissão àquelas
regras.
Nesse sentido, para o fechamento do desenvolvimento deste estudo, importa analisar
as regras no tocante às marcas, e suas particularidades em relação à titularidade de direitos.
669
Art. 5º § 1º, Lei nº 9.456/1997.
670
Na Espanha nem a lei de proteção de obtenções vegetais nem seu regulamento indicam quando uma
pluralidade de pessoas criou conjuntamente uma variedade vegetal susceptível de ser protegida. Nesse sentido,
VÁZQUEZ LÉPINETTE, doutrinador espanhol, entende ser aplicável a lei de patentes, pois segundo ele a lei
de obtenções vegetais é uma legislação especial em relação à lei de patentes (1996, p. 103-104).
671
Art. 5º § 2º, Lei nº 9.456/1997.
139
4 A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE AS MARCAS
4.1 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MARCA REGISTRADA
4.1.1 O objeto do direito
O direito de propriedade industrial assegurado pelo registro de marca tem como
objeto de proteção os sinais que possam ser empregados para assinalar e distinguir produtos
ou serviços dos demais, independente da natureza do bem ou serviço para o qual ela seja
aplicada
672
. O sinal para se constituir em marca deve preencher os requisitos para registro
673
,
o que significa estar disponível para uso
674
.
Pode ser registrado como marca os sinais visualmente perceptíveis
675
revestidos de
distintividade
676
. A distintividade é uma dos requisitos para a existência da marca. Esse
requisito está relacionado a uma das funções da marca
677
, ou seja, a função de “distinguir o
objeto [produto ou serviço] por ela marcado, de maneira que seja possível sua
individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie”. Para se aferir o aspecto
672
Art. 15.4, Acordo TRIPS; Art. 7, Convenção da União de Paris.
673
“Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento
daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras,
inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer
combinação desses sinais, serão registráveis como marcas […]” (Art. 15.1, do Acordo TRIPS).
674
Ver item 3.7 das Diretrizes de análise de marca do INPI (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. Resolução nº 51, de maio de 1997. Diretrizes provisórias de análise de marcas. Disponível em
<http://www.inpi.gov.br> Acesso em: 10 set. 2007).
675
O Acordo TRIPS faz menção em seu art. 15.1 (parte final) sobre a possibilidade de os países exigirem que os
sinais sejam visualmente perceptíveis para serem registrados.
676
Como menciona CERQUEIRA, a distintividade pode ser considerada sob o aspecto subjetivo (constituir-se
em uma marca; ter cunho próprio) ou objetivo (distinguir-se das outras marcas já utilizadas; idéia de
“novidade”) (CERQUEIRA, 1982, p. 778).
677
Segundo MORO, a função de excelência da marca foi indicar a origem (proveniência) de produtos ou
serviços Como o tempo, a marca passou a identificar o produto ou serviço, além de assumir a função de
indicação de qualidade, função econômica e função publicitária (MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de
Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2003, p. 35 e ss.). Segundo SOUZA E SILVA, do ponto de vista jurídico, são atribuídas às
marcas uma diversidade de funções, em geral, complementares entre si, sendo apontadas as seguintes:
individualização da bens ou serviços e sua diferenciação de outros da mesma espécie; indicação de
procedência ou proveniência ou origem dos bens ou serviços; garantia ou indicação de qualidade; fixação de
clientela e instrumento publicitário (SOUZA E SILVA, Pedro. Direito Comunitário e propriedade industrial:
o princípio do esgotamento dos direitos. Coimbra: Editora Coimbra, 1996, p. 48 e ss).
140
distintivo do sinal, considera-se certas circunstâncias de fato, tais como os aspectos temporais
(duração de uso da marca) e os aspectos objetivos da marca (se o sinal recai nas proibições
legais, por exemplo)
678
.
O sinal que se pretende registrar como marca “não pode incidir em quaisquer
proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade ou da
sua condição de disponibilidade”.
679
Estão compreendidos nas proibições legais os sinais não
registráveis como marca
680
, bem como os sinais que possam afetar a lealdade na concorrência
comercial, a garantia à ordem pública e a moralidade, e o respeito a direito de terceiros
681
.
678
Item 3.5, Resolução INPI nº 51/1997; ver art. 124, Lei nº 9.279/1996.
679
Art. 122 da Lei nº 9.279/1996; Item 2, Resolução INPI nº 51/1997.
680
“Art. 124: Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e
monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação,
figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou
que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou
idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público,
quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de
elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros,
suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico,
necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a
distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando
revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de
propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e
distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente
induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho
oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou
imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro., observado o
disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político,
econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão,
salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou
imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos
Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido
notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo
direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou
titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou
serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de
causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo
produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma
distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela
que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho
industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em
território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de
tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de
causar confusão ou associação com aquela marca alheia”. De fato, seria difícil se prever em um preceito legal
todos os sinais passíveis de proteção, ou seja, todos os sinais passíveis de ser concebidos para distinguir
produtos ou serviços (Ver comentários sobre esta questão em BENTO DE FARIA, Antonio. Das marcas de
141
A proteção conferida à marca registrada recai na relação entre o sinal e o produto ou
serviço que a marca identifique e diferencie,
682
, independente de sua forma de apresentação
683
.
Desse modo, a proteção não incide no sinal em si, mas na aplicação do sinal a um
determinado produto ou serviço
684
.
Quanto à forma de expressão, em si, ela não é objeto de proteção pelo direito de
marca, ainda que possa ser por direitos de autor. Ambos os regimes são distintos, mas nada
impede que em determinadas circunstâncias esses regimes jurídicos confluam sobre um
mesmo sinal
685
, tais como um marca figurativa e um desenho protegido, ou uma marca
nominativa e um título de obra protegido.
Conforme o grau de notoriedade, uma marca pode se beneficiar de um tratamento
especial. Enquanto a marca de alto renome, registrada no Brasil, tem assegurada proteção
especial, em todos os ramos de atividade
686
, a marca notoriamente conhecida goza de proteção
especial, em seu ramo de atividade, independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil
687
.
Conforme o uso empregado à marca, ela pode apresentar distintas características, que
as distinguem em: marca de produto ou de serviço, marca coletiva ou marca de certificação.
Enquanto à marca de produto ou serviço
688
se refere à marca “usada para distinguir
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”,
689
a marca
fabrica e de commercio e do nome commercial. Rio de Janeiro: J Ribeiro dos Santos, 1906, p. 131 e ss).
Entende-se que este rol é taxativo. Contudo, deve-se analisar se há exceções aos casos elencados no art. 124,
como é o caso do previsto no art. 181, da Lei nº 9.279/1996, quando um nome geográfico não se constituir
uma indicação geográfica, ele poderá servir de elemento característico de marca, seja para produto ou serviço,
desde que não induza falsa procedência.
681
Nesse sentido já mencionava CARVALHO DE MENDONÇA, 1934, p. 249.
682
BERCOVITZ RODRÍIGUEZ-CANO, Alberto. Introducción a las marcas y otros signos distintivos em el
tráfico económino. Madrid: Aranzadi, 2002, p. 105.
683
Quanto à apresentação pode ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional (Ver Resolução INPI nº
51/1997).
684
SILVEIRA, 2005, p. 24.
685
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2002, p. 106-107.
686
Art. 125, Lei nº 9.279/1996.
687
Art. 126, § 1° e § 2°, Lei nº 9.279/1996, e art. 6 bis (I), da Convenção da União de Paris, os países
comprometem-se a recusar ou invalidar o registro e a proibir o uso de uma marca que constitua a reprodução,
imitação ou tradução, suscetíveis de criar confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do
registro ou do uso estipular que seja notoriamente conhecida (Art. 6bis (I), Convenção da União de Paris; ver
arts. 16.2 e 16.3, do Acordo TRIPS). Com efeito, no momento do exame, o INPI poderá indeferir de ofício o
“pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”,
seja relativa a produto ou serviço (Art. 126, § 2º, da Lei nº 9.279/1996). Sobre o tema, ver BERCOVITZ
RODRÍGUEZ-CANO, 2002, p. 120.
688
As marcas de serviço surgem na legislação brasileira, de forma expressa no Decreto-Lei nº 254/1967
(BRASIL. Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967. Código de Propriedade Industrial. Disponível em:
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Embora o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto
de 1945, tenha disposto que poderiam registrar marca “as empresas ou organizações profissionais para
distinguir os produtos ou artigos resultantes de suas atividades”, esta previsão restringia aos produtos resultado
142
coletiva
690
é aquela “usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de
uma determinada entidade”.
691
No tocante às marcas de certificação, elas são utilizadas para “atestar a conformidade
de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente
quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”.
692
Segundo o
entendimento de Uzcátegui Ângulo, esse tipo de marca não pode ser usada para certificar a
origem geográfica de produtos e serviços
693
.
Qualquer que seja o uso a que se destine a marca, a aquisição dos direitos de
propriedade sobre ela depende do registro validamente expedido pelo órgão competente, de
acordo com as disposições legais. Com a aquisição do direito de propriedade da marca,
assegura-se ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional
694
.
4.1.2 O modo de aquisição de direitos
Quanto ao registro de marca, ele não é obrigatório para marcar um produto ou
serviço
695
, mas sim para assegurar ao titular da marca os direitos de propriedade industrial e,
destarte, seu uso exclusivo. De acordo com a lei brasileira, como em muitas legislações
da atividade, mas não a atividade em si (artigo 90, 4º). A Convenção da União de Paris, revisão de Estocolmo,
dispôs sobre a proteção das marcas de serviço em seu artigo 6 sexies, dispondo que “os países da União de
comprometem a proteger as marcas de serviço. Não são obrigadas a prever o registro dessas marcas.” Porém,
não obrigou os países a prever o registro para tais marcas. Com a ratificação do TRIPS, artigo 15.1, conforme
aponta Correa, passa-se a assegurar uma proteção “Paris-plus” (CORREA, 1998. p. 86.).
689
Art. 123, I, da Lei nº 9.279/1996.
690
Antigamente também se denominava “marca sindical”, pois se tratava de marca utilizada pelos sindicatos
regularmente constituídos ou coletividade, para uso de seus membros individualmente. Assinala-se que em
1886 já havia manifestações em favor das marcas coletivas, como é o caso da Mensagem de 9 de novembro do
Conselho Federal Suíço mencionando: “Commerciantes, que se reunissem para augmentar, mediante forças
communs, a representação do seu ramo de negocio, poderiam ter vivo interesse em usar de marca colletiva e
pedir para elle a proteção legal”. (CARVALHO DE MENDONÇA, 1934, p. 225-6) Ver ainda CERQUEIRA,
1946, p. 795-796; ALMEIDA NOGUEIRA, J. L.; FISCHER JUNIOR, Guilherme. Tratado Theorico e Pratico
de Marcas Industriaes e Nome Commercial. São Paulo: Hennies, 1909, p. 22.
691
Art. 123, III, Lei nº 9.279/1996.
692
Art. 123, II, Lei 9.279/1996.
693
UZCÁTEGUI ÂNGULO, Astrid Coromoto. As marcas de certificação. 2006. Tese (Doutorado em Direito) –
Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006, p. 143.
Distintamente, a legislação espanhola de marcas, a Lei nº 17/2001, considera que a marca de certificação pode
ser usada para certificar a origem geográfica (assim como a qualidade, componentes, condições técnicas ou
modo de elaboração de produto ou prestação de serviços) (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 143).
694
Art. 129, Lei nº 9.279/1996.
695
O uso de marca é facultativo. CERQUEIRA, 1946, p. 787-789. “A marca é facultativa. [...] seu uso é um
direito que assiste ao industrial ou ao commerciante; nâo é, porém, um dever a que fiquem subordinados.”
(BENTO DE FARIA, 1906, p. 81). Mas isso nao significa que “o Estado não possa tornar obrigatório o uso de
certas marcas ou sinais, impostos por necessidade de ordem pública […]” (CERQUEIRA, 1946, p. 788). Até a
promulgação do Decreto-Lei nº 254 de 28 de fevereiro de 1967 (artigo 70) observa-se disposições nesse
sentido, desaparecendo nas disposições da Lei nº 5.772/1971 e da Lei nº 9.279/1996.
143
estrangeiras, esses direitos somente se constituem com o registro da marca validamente
expedido
696
.
Na prática, a aquisição de direitos sobre uma marca depende do ordenamento
jurídico interno de cada país. Alguns países atribuem o direito de marca pelo seu simples uso;
outros exigem a formalidade do registro para que se possa exercer efetivamente o direito
sobre a marca; há também países que adotam um sistema misto
697
.
No Brasil, exige-se a formalidade do registro. A marca para ser protegida por direito
de propriedade industrial depende do registro validamente expedido, que tem caráter
constitutivo de direito
698
, realizado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI).
O direito de requerer o registro de uma marca não depende de ato de criação, de ato
de invenção e sequer de ato de ocupação, ainda que o uso anterior ao registro possa lhe
garantir o direito de precedência ao registro.
O uso da marca anteriormente ao pedido de registro não é obrigatório. O que a lei
brasileira exige é o uso lícito e efetivo da marca, sem determinar o momento em que deve
operar esse uso e, segundo o Acordo TRIPS, “o uso efetivo de uma marca não constituirá
condição para a apresentação de pedido de registro”.
699
696
Quanto à proteção conferida pelo registro de marca: “Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo
registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos
arts. 147 e 148.” (Lei nº 9.279/1998).
697
No primeiro caso, o registro de uma marca terá efeito declaratório, enquanto o segundo constitutivo de
direito. Este é o caso brasileiro, ele é constitutivo em relação ao direito de propriedade industrial. Ver: MORO,
2003, p. 53 e ss; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2002.
698
Art. 129, Lei nº 9.279/1996. A posição do STJ: “Ementa: Comercial - marca - nome comercial - INPI - junta
comercial. I - Segundo a jurisprudência do STJ, quanto ao meio que gerava a aquisição da propriedade da
marca, nos afastamos do sistema que atribuía sua ocupação ou utilização prolongada. Assim vigente lei
especial, o INPI e o órgão onde, registrada a marca, se lhe atribui validade “erga omnes” da propriedade. […]”
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 37.373-5 SP (1993/0021314-8). Recorrente:
Aragon Confecções e Comércio Ltda. Recorrido: Sajor Magazine Ltda. Terceira Turma. Relator: Ministro
Waldemar Zveiter. Julgamento em 09/11/1993. Data da Publicação: DJ 21.02.1994 p. 2163; RT vol. 721 p.
296. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Cumpre anotar que o caráter do
registro não se encontra definido de forma uniforme nas diferentes legislações nacionais. Assim era já no final
do século XVIII. Segundo FARIA, no período anterior a 1904, por um lado, havia os registros com caráter
declaratório de direitos, em que o direito pré-existe ao registro (e.g. Bélgica, França, Itália, Colômbia, Congo,
Grécia, Luxemburgo, Estados Unidos da América, Suiça, Turquia e Tunísia). Por outro, existiam os registros
de caráter atributivo de direitos, de acordo com o qual somente com o registro se conferem direitos a seu titular
(e.g. Alemanha, Áustria, Hungria, Bolívia, Bulgária, Chile, Costa Rica, Espanha, Finlândia, Guatemala, Japão,
Suécia, Noruega, Perú, Venezuela, Paraguai e Sérvia). Além deles, havia países que apresentavam um regime
de registros de caráter misto, em que o registro era declarativo durante um prazo (alguns meses), findo o qual,
não havendo reclamação, tornava-se, então, atributivo (e.g. Dinamarca e Inglaterra) (BENTO DE FARIA,
1906, p. 233-234).
699
Segundo o Acordo TRIPS, as legislações nacionais podem “condicionar a possibilidade do registro ao uso da
marca. Não obstante, o uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de
144
Quanto ao uso destinado a marca, conforme se mencionou, as marcas podem se
classificar em marcas de produtos ou serviços, marcas coletivas ou marcas de certificação.
Desse modo, no ato do pedido, cada uma deverá cumprir com os requisitos e condições que
lhes são particulares, estabelecidos nos termos da lei e normas expedidas pelo INPI
700
.
Com o ato do pedido de registro e depósito da marca, o seu requerente, também
denominado “depositante”, passa a ter uma expectativa de direito que irradia efeitos erga
omnes. Com efeito, emanam certos direitos ao depositante, dentre eles, o direito de prioridade
em relação aos pedidos de registro posteriores e direito de zelar pela integridade material ou
reputação da marca
701
. Na prática, essa proteção é regida pela regras de repressão à
concorrência desleal
702
.
registro. Uma solicitação de registro não será indeferida apenas com base no fato de que seu uso pretendido
não tenha ocorrido antes de expirado um prazo de três anos, contados a partir da data da solicitação” (Art.
15.3, Acordo TRIPS). Nesse sentido, a lei determina um prazo de cinco anos para que se inicie o uso da marca
no Brasil, sob pena de caducidade do registro (Art. 143, I, Lei nº 9.279/1996).
700
Art. 128, e art. 147 a 157, Lei nº 9.279/1996. Ver ainda INPI [site], 2007.
701
Art. 130, III, Lei nº 9.279/1996.
702
Em geral, essa tutela funda-se nas regras de concorrência desleal conforme manifesta a jurisprudência,
contudo não de forma unânime. Decisões a favor: TJDFT - 6ª Turma Cível. Agravo de Instrumento - Processo
nº 2006 00 2 006648-0 AGI. Relator: Des. Jesuíno Rissato. Ementa: Agravo de instrumento. Marca.
Propriedade industrial. Pedido de registro depositado junto ao INPI. Direito de zelar pela sua integridade.
Antecipação de tutela deferida. Decisão mantida. 1. Nos termos do art. 130, III, da Lei nº 9.276/96, ao titular
da marca ou ao depositante é assegurado o direito de zelar por sua integridade material ou reputação, podendo
impedir que outro venha a usá-la indevidamente. 2. Havendo prova inequívoca, a atestar a verossimilhança das
alegações da autora, é de ser mantida a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para
determinar à ré que se abstenha de utilizar em seus produtos a marca “atmosfera protetiva”, cujo pedido de
registro foi depositado no INPI, com precedência, pela primeira. 3. Agravo improvido. Alguns trechos desta
decisão: “[...] sob acusação de concorrência desleal, concedeu a antecipação de tutela para determinar à
agravante que se abstenha de comercializar no mercado qualquer produto, especialmente o denominado
“Picanha Big Burguer”, em embalagem que contenha a inscrição “atmosfera protetiva”. [...] Como depositante
da marca “atm atmosfera protetiva” junto ao INPI, tem a agravada o direito de zelar por sua proteção,
conforme expresso no art. 130, III, da Lei nº 9.279/96.” Contrariamente a seguinte decisão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Ementa: Processo civil - Civil - Propriedade industrial - Registro
de marca - Ausência de demonstração da propriedade - Lei 9.279/96 - Aplicabilidade - Falta de interesse de
agir – Recurso improvido. “1) Nos termos da Lei 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Assim, a
parte que pugna proteção contra concorrência desleal, bem como utilização indevida, deve fazer demonstração
da titularidade da marca junto ao INPI. 2) Não tem interesse de agir a parte que pede prestação jurisdicional no
sentido de se determinar que outrem se abstenha de usar a marca, quando fica demonstrado nos autos que há
disputa entre as partes junto ao INPI no que se refere ao respectivo registro da propriedade [...].Uma vez que
sequer houve comprovação quanto à titularidade da marca, não se podendo afirmar que o seu uso seria
indevido, especialmente com o escopo de lançar proibição judicial nesse sentido” (BRASIL. Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apelação Cível nº 1999.01.1.017848-4 APC/DF. Acórdão nº
250204. Primeira Turma Cível. Rel. José de Aquino Perpétuo. Brasília, 17.02.2006. Publicação: DJU,
22.08.2006, p. 97. Disponível em: <http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Ainda que haja
criticas e seja discutida constitucionalidade deste direito (BARCELLOS argumenta que este dispositivo fere
frontalmente o disposto no inciso XXIX do art. 5º da CRFB/1988. Segundo ele, “tal situação pode ser
solucionada pela aplicação das normas que vedam os atos de concorrência desleal ou das normas que tutelam
as relações de consumo, ou ainda, dependendo do caso concreto, de outros princípios jurídicos que atendam à
situação específica. Mas, enfatiza-se, a solução para o depositante do pedido de registro de marca não pode ser
dada com base na sua expectativa de direito a um futuro registro e, conseqüentemente, a um futuro direito de
145
Ademais, emanam direitos de terceiros, tais como o direito de prioridade relativo aos
pedidos anteriormente depositados e o direito de precedência ao registro ao usuário anterior
de boa-fé da marca.
O direito de prioridade refere-se ao direito assegurado ao requerente de pedido de
registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização
internacional, que produza efeito de depósito nacional. O exercício desse direito é assegurado
nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por
fatos ocorridos nesses prazos
703
. Esse direito de reivindicar a prioridade do registro resulta do
estabelecido no art. 4 da Convenção da União de Paris
704
.
O direito de prioridade é válido não só em relação aos pedidos provenientes do
exterior que produzam efeito de depósito nacional, mas também para os pedidos depositados
diretamente no Brasil. A prioridade ao registro concedida ao primeiro a requerer o depósito
(first to file) é a regra geral do sistema de registro de marca no Brasil. Não obstante, há que se
observar a exceção concedida ao usuário anterior de boa-fé, a quem se assegura o direito de
precedência ao registro, nos termos da lei
705
.
De acordo com o mencionado anteriormente, o uso da marca anterior ao pedido de
registro não é obrigatório. Porém, o uso de marca, de fato
706
, pode proporcionar um direito de
precedência de registro em relação ao pedido de outrem que requeira o registro de marca
idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim
707
.
O direito de precedência ao registro é assegurado ao usuário anterior de boa-fé da
marca, que usava há pelo menos seis meses antes da data da prioridade ou depósito, no Brasil.
propriedade sobre a marca. [...] Poderia estar corretamente fundamentada no art. 195 da LPI c/c art. art. 4º, VI
do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro (Lei nº 8.078/90)” (BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. As
bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação. Dissertação (Mestrado em instituições de
direito do estado). Faculdade de Direito. Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Porto Alegre, 2006,
p. 125-6)), há decisões resguardando essa proteção. Ver Item 1.1.7.5, Resolução INPI nº 51/1997.
703
Lei nº 9.279.1996, art. 127. Ver art. 128, § 4°, desta lei. Ainda, art. 127: “[...] § 1° - A reivindicação da
prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras
prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. [...] § 3° - Se não efetuada por ocasião do depósito, a
comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. §
4° - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto
com o próprio documento de prioridade”.
704
Sobre esse direito, ver BERCOVITZ TODRÍGUEZ-CANO, 2002, p. 122 e ss.
705
Conforme o Art. 129, § 1°, Lei nº 9.279/1996. Item 1.1.7.5, Resolução INPI nº 51/1997.
706
Sobre a proteção da marca de fato, ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2002, p. 121.
707
Art. 129, § 1°, Lei nº 9.279/1996.
146
Esse direito é conferido por um prazo limitados
708
e, se não exercido nesse prazo
709
, o usuário
de marca perde esse direito
710
.
Esse direito não se confunde com o direito de propriedade industrial da marca
registrada. Tais direitos surgem em distintos momentos, um com o uso da marca, anterior ao
pedido de registro, e o outro com a concessão do registro, respectivamente.
Somente com o registro validamente expedido, e sua respectiva publicação,
constitui-se o direito de propriedade
711
industrial sobre a marca, que irradia efeitos erga omnes
desde a data de sua concessão
712
. Desse modo, atribui-se a titularidade do direito de
708
Art.129, § 1°, Lei nº 9.279/1996.
709
A LPI, ao contrário da anterior Lei, nada dispõe sobre o prazo de manifestação do usuário de boa-fé. Entende-
se que este direito deve ser exercido dentro do prazo para apresentação de oposição, o que significa 60 dias
após a publicação do depósito (artigo 157, Lei nº 9.279/1996). É nesse sentido a Apelação Cível nº
2003.51.01.504327-6, afirmando que “[...] a jurisprudência vem entendendo que este direito deve ser exercido
dentro do prazo para apresentação de oposição (art. 158), já que a fase seguinte é a própria concessão do
registro (art. 160). Afinal, conforme expressamente previsto no aludido § 1º do art. 129, trata-se de direito de
precedência AO REGISTRO, não podendo ele ser invocado anos depois de concedido o registro, sob pena de
total instabilidade jurídica. [...]. (BRASIL.Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº
2003.51.01.504327-6. Apelante : Lenny Com. e Confecções Ltda..Apelado : Instituto Nacional de Propriedade
Industrial – INPI e Lenny Matos Modas Ltda. Relator: André Fontes.Rio de Janeiro, 28.08.2007. Disponível
em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.) Igual entendimento na Apelação Cível nº
2003.51.01.490061-0, que dispõe que “com a superveniência da concessão do registro a outrem, o exercício de
tal benefício, que constitui uma exceção ao sistema atributivo, torna-se precluso.”
(BRASIL. Tribunal
Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº 2003.51.01.490061-0. Segunda Turma Especializada .
Apelante : Industria e Comercio De Cafe Meridional Ltda. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI e Ervateira Rincão Ltda e Outro. Relator: Liliane Roriz. Rio de Janeiro,
24.07.2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Dessa forma, transcorrido o
prazo de oposição e sendo firme o ato de concessão do registro, a marca concedida não poderá ser impugnada
sob este argumento.
710
Sobre este ponto, comentários de BARCELLOS, 2006, p. 120.
711
Art. 2º, III, Lei nº 9.279/1996. O direito de propriedade concede as faculdades de usar (segundo o art. 131,
Lei nº 9.279/1996, inclusive em papéis, impressos e propagandas), gozar e dispor da marca, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Art. 1.228, do Código Civil brasileiro).
Inclusive, é possível a concessão de antecipação de tutela, conforme a decisão seguinte do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios: “Ementa: Direito processual civil e comercial. Agravo de instrumento.
Antecipação de tutela: requisitos. Marca comercial. Registro exclusivo junto ao INPI. Recurso conhecido e
improvido. A antecipação de tutela visa imprimir efetividade na prestação jurisdicional, sem desrespeitar os
princípios do contraditório e do devido processo legal, permitindo o abreviamento da entrega da prestação
jurisdicional, com inegável contribuição à isonomia das partes (artigo 125, inciso I do Código de Processo
Civil). Assim, deve ser concedida a antecipação de tutela quando restar evidenciado que a parte possui o
registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pois é notório o prejuízo que pode advir do
uso indevido da marca, o que exige uma pronta resposta do Poder Judiciário. Negou-se provimento ao recurso.
Unânime.” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Agravo de instrumento nº
20070020008603 DF. Acórdão nº 276389. Sexta Turma Cível. Relator: Leila Arlanch. Brasília, 28.03.2007.
Publicação: DJU, 12.07.2007, p. 114. Disponível em: <http://www.tjdft.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
712
“Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do
registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. [...] Art. 142 - O registro da marca extingue-se: I - pela
expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou
serviços assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217”.
(Lei nº 9.279.1996).
147
propriedade industrial, que passa a ter a faculdade de usar, fruir e dispor da marca registrada
com exclusividade em todo o território nacional
713
.
Contudo, de acordo com o uso empregado à marca, distintas serão as regras de
atribuição de titularidade, bem como do exercício dos direitos conferidos por ela. Assim,
importa destacar a análise das marcas de produtos e serviços, das marcas coletivas e das
marcas de certificação. Assinala-se que as marcas coletivas e de certificação apresentam
regras especiais quanto à atribuição de direitos, contudo, a elas são aplicáveis, no que
corresponder, as regras pertinentes às marcas de produtos e de serviços.
4.1.3 A titularidade de direitos sobre marca de produto ou de serviço
Analisados os aspectos objetivos e a modo de aquisição dos direitos de propriedade
industrial sobre as marca, importa analisar quem são os sujeitos de direitos e como está
regulada a titularidade de direitos sobre as marcas de produtos e serviços.
4.1.3.1 Os sujeitos de direitos
Nos termos da legislação brasileira, há a figura do requerente (ou depositante) do
pedido de registro de marca, bem como do titular e do usuário da marca. Em geral, enquanto
não expedido o registro, fala-se de depositante e, após o registro validamente concedido, fala-
se de titular do direito de marca. Ainda, em regra, a pessoa que figura como titular coincide
com a que figura como usuário da marca, no entanto, a não se confunde ambas as qualidades
(de titular e de usuário). O titular é o detentor do direito de propriedade sobre a marca, ao qual
se confere às faculdade de usar, fruir e dispor da marca; enquanto que o usuário é aquele que
utiliza a marca, legitimado por ser o titular ou por meio de licença ou autorização de uso.
Em relação às marcas, a legislação não prevê a figura do seu autor (criador da marca)
como sujeito de direito de propriedade industrial. Na prática, o sinal distintivo que se
consubstancia na marca pode se referir a uma criação literária ou artística e, com isso, seu
713
Art. 129 e ss, Lei nº 9.279/1996; Art. 1.228, Código Civil, 2002. Cumpre assinalar que o direito de
propriedade da marca é um direito garantido constitucionalmente nos termos do art. 5º, da Constituição da
República Federativa do Brasil.
148
autor pode ser sujeito de direitos (direitos autorais)
714
. Porém esse direito não se confunde com
o direito de marca
715
.
Na prática, o requerente do registro da marca, quando ela se referir à obra literária,
artística ou científica, ou a algum título que esteja protegido pelo direito autoral, e que seja
suscetível de causar confusão ou associação, dependerá do consentimento prévio e expresso
do autor ou titular dos direitos de autor, para proceder ao registro, sob as penas da lei
716
.
Pode requerer e, destarte, ser titular de marca de produto ou de serviço qualquer
pessoa natural ou jurídica, de direito público ou de direito privado
717
, nacional ou estrangeira,
nos termos da lei
718
. Contudo, há ressalvas no tocante às marcas coletivas e às marcas de
certificação, as quais serão analisadas posteriormente
719
.
714
De acordo com BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “las marcas y el Derecho de autor son instituciones
jurídicas con finalidades y regímenes totalmente diversos” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2002, p. 105
e ss).
715
Ementa: “[...] Registro como marca de nome de obra artística – Impossibilidade – Art. 65 (15), Lei nº
5.772/71 – Aplicação independentemente da comprovação de originalidade e exclusividade dos direitos sobre
a obra. O art. 65 (15) da Lei nº 5.772/1971 proibia expressamente o registro de nome de obra artística. O
objetivo da norma não era meramente proteger o detentor dos direitos autorais, mas também coibir a
concorrência desleal, evitando que o interessado em determinado registro se aproveitasse do esforço alheio,
utilizando-se, em seus produtos, de expressão artística difundida por outrem. A existência de controvérsia
sobre quem seja o verdadeiro detentor dos direitos autorais sobre a criação artística não afasta a incidência da
vedação constante do dispositivo legal acima referido, haja vista não se cogitar ser a requerente do registro a
detentora de tais direitos” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº
199902010463358 RJ – QUOAC 212383. Partes: Danone S.A. e Zorro Production, Inc. Sexta Turma. Relator:
Juiz Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro, 12.02.2003. Publicação: DJU, 02.04.2003, p. 199-200. Disponível em:
<http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
716
Art. 124, XVII, Lei nº 9.279/1996, e art. 29, da Lei nº 9.610/1998. Nesse sentido: “Ementa: Direito da
propriedade intelectual irregistrabilidade como marca de objeto de direito do autor. I – Não é registrável como
marca o objeto do direito autoral, a não ser se destinado a distinguir mercadoria e desde que haja o
consentimento expresso do respectivo autor ou titular (art. 65, 15 da Lei 5.772-71). II – Também não é
registrável a imitação, no todo ou em parte, de marca mista notória, assim reconhecida nos termos do art. 67 da
Lei 5.772-71, como é o caso da “figura da árvore”, de titularidade da primeira apelada, The Timberland
Company. III – Recurso desprovido” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação
Cível nº 9802202533 RJ - APC 171824. Segunda Turma Esp. Relator: Juiz André Fontes. Rio de Janeiro,
26.4.2005. Publicação: DJU, 27.03.2006, p. 263. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 jan.
2008). Ainda na decisão da Apelação Cível nº 89.02.01986-1, argumenta-se que: “Quanto a irregistrabilidade
do sinal entendeu que “inexiste controvérsia quanto ao caráter artístico da obra protagonizada pela personagem
“POPEYE”, cujo nome também constitui o seu título, inicialmente desenvolvida sob a forma escrita e
posteriormente adaptada à televisão.
Os registros foram anulados com base na proibição legal, destacando-se
que “o objetivo da norma não era meramente proteger o detentor dos direitos autorais, mas também coibir a
concorrência desleal, evitando que o interessado em determinado registro se aproveitasse do esforço alheio,
utilizando-se, em seus produtos, de expressão artística oriunda da criatividade de outrem, podendo causar,
inclusive, confusão no público consumidor [...].” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região.
Apelação Cível nº 89.02.01986-1. Apelante: The Hearst Corporation. Apelado: Instituto Nacional De
Propriedade Industrial - INPI e Bela Vista S/A-Produtos Alimentícios. Relator: Sergio Schwaitzer. Rio de
Janeiro, s.d. Disponível: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2008.)
717
Art. 128, Lei nº 9.279/1996, dispõe que as pessoas físicas podem requerer o registro.
718
Aplica-se o princípio do tratamento nacional em relação ao estrangeiros. As pessoas estrangeiras que
pretendem assegurar a sua marca no Brasil podem, em vez de depositar certidão do registro feito em seu
respectivo país, requerer diretamente o registro da marca perante o INPI. No primeiro caso, os requerentes
podem gozar das mesmas vantagens e garantias que a lei brasileira faculta aos nacionais, inclusive do direito
149
No que se refere às pessoas de direito privado
720
, elas somente podem requerer o
registro de marca quando relativa à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo
direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente
721
. Para o cumprimento
desta exigência legal, o depositante, deve declarar sua atividade no próprio formulário de
requerimento na ocasião do pedido de registro, pessoa jurídica, segundo o contrato social, e a
pessoa natural, de acordo com a atividade que desenvolve, sob as penas da lei
722
.
A exigência de declaração de atividade não é necessária quando o depositante for
uma pessoa jurídica de direito público, podendo que inclusive requerer proteção para a
designação ou sigla da própria entidade ou órgão requerente
723
.
O órgão de registro analisa a licitude e a efetividade da atividade do requerente. Na
prática, essa última se realiza a partir do exame da compatibilidade entre os produtos ou
serviços assinalados no depósito com aqueles produzidos, comercializados ou prestados pelo
requerente
724
. Quanto à licitude da atividade, não se deve confundir com a licitude do uso da
marca, pois é aquela que é levada em consideração na ocasião do exame do pedido de registro
de marca.
de prioridade unionista, prevista na Convenção da União de Paris. Entretanto. Ver Art. 128, Lei nº 9.279/1996;
artigos 2, 3 e 7bis, Convenção da União de Paris.
719
Art. 128, § 2° e § 3°, Lei nº 9.279/1998.
720
As pessoas jurídicas de direito privado para que possam gozar do uso exclusivo de uma marca precisam ter
adquirido personalidade, isto é, que sejam legalmente reconhecidas (BENTO DE FARIA, 1906 p. 116). A falta
de personalidade jurídica pode prejudicar os direitos das pessoas físicas organizadas (na forma de sociedade de
fato), em especial em razão das restrições impostas às marcas coletivas (Art. 128, § 2°, Lei nº 9.610/1996).
721
A atividade exercida pelo depositante não pode ser fictícia, deve ser efetiva, nem, muito menos, contrária às
regras do direito comercial e civil, já que deve ser lícita (Item 1.5, Resolução INPI nº 51/1997).
722
Art. 128, § 1°, Lei nº 9.279/1996. Esta exigência deve ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de
pedidos de registro relativos às marcas de produto ou serviço, sob pena de indeferimento do pedido ou
nulidade do registro (Item 1.5, Resolução INPI nº 51/1997). Na Argentina inexiste tal exigência (cf. art. 4, Lei
nº 22.362/1981). Sobre o tema ver BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva
semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.
723
Art. 124, IV, Lei nº 9.279/1996. Recorda-se que não são registráveis como marcas: brasão, armas, medalha,
bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem
como a respectiva designação, figura ou imitação; reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente
adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; reprodução ou imitação de título, apólice,
moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país (Art.
124, I, XI e XIV, Lei nº 9.279/1996).
724
“No exame técnico verifica-se se a classe reivindicada é compatível com a atividade efetiva e licitamente
exercida pelo depositante declarada no ato do depósito do pedido observada a natureza da marca. Havendo
dúvidas formulam-se as exigências cabíveis. Os pedidos de registro destinados a classe de produto ou serviço
que não guarde correspondência literal com a atividade declarada, mas que possa ser enquadrada como
atividade acessória devem ser examinados, de per se. A fim de se verificar se efetivamente, o produto ou o
serviço decorre naturalmente da atividade principal”Item 1.5. INPI. Resolução nº 51, de maio de 1997.
150
Assinala-se, que não há restrições para o registro de marca por parte de pessoas que
não atuam comercialmente, como ocorre em algumas legislações
725
. Nesse sentido, é possível
a concessão de marcas às organizações que exerçam atividade sem fins lucrativos, sejam
pessoas de direito público ou privado
726
.
Com essa análise, observa-se que a pessoa qualificada como depositante ou titular da
marca de produto ou de serviço confunde-se com a pessoa qualificada como usuário da marca.
Contudo, admite-se que o usuário de marca registrada refira-se a pessoa distinta, tal como o
licenciado para o uso da marca.
4.1.3.2 A titularidade de marca de produto ou serviço
De acordo com o mencionado anteriormente, podem ser titulares de direito de marca
qualquer pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado, nacional ou estrangeira,
residente no Brasil ou no exterior, observando os termos da lei, que exerça lícita e
efetivamente a atividade para a qual requeiram o registro da marca.
No tocante as pessoas de direito privado, o exercício dessa atividade é demonstrado
por meio de declaração na ocasião do pedido de registro, pois “a atividade exercida pelo
depositante não pode ser fictícia, pois que deve ser efetiva, nem, muito menos, contrária às
regras do direito comercial e civil, já que deve ser lícita”. Dessa forma, o órgão de registro
examina a compatibilidade entre os produtos ou serviços assinalados no depósito com os que
são produzidos, comercializados ou prestados, respectivamente, pelo requerente da marca.
Ademais, verifica-se a compatibilidade entre a classe reivindicada para o produto ou serviço
com a atividade efetiva e licitamente exercida pelo depositante
727
.
725
O artigo 15.1 do TRIPS, embora mencione “empreendimento”, não limita o alcance das legislações nacionais
para determinarem quem pode ser titular de uma marca conforme expõe Correa (CORREA, 1998. p. 89).
726
Nesse sentido, BENTO DE FARIA, 1906, p. 112. No REsp nº 3230 o STJ afirmou que “no estágio atual da
evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente
individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande publico, o consumidor, o tomador de serviços, o
usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço
prestado.” A proteção da marca “busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou
duvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios, não se restringe as sociedades mercantis, alcançando
também associações civis.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 3230, Quarta Turma.
Brasília, 04.09.1990. Recorrente: Confederação Nacional dos Diretores Lojistas. Recorrido: Serviço de
Proteção ao Crédito de Brasília Ltda. Disponível em:<http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
727
“Os pedidos de registro destinados a classe de produto ou serviço que não guarde correspondência literal com
a atividade declarada, mas que possa ser enquadrada como atividade acessória devem ser examinados, de per
se. A fim de se verificar se efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal”.
Item 1.5, Resolução INPI nº 51/1997.
151
Essa análise pode se tornar mais complexa no caso de empresas constituída por
várias pessoas jurídicas exercendo atividades empresariais diversas, em que pode haver
empresas que controlem direta ou indiretamente as demais (por exemplo, as holdings), ou
ainda no caso de empresas essencialmente constituídas para haver direitos intelectuais de uso
do grupo (por exemplo, as licensing companies)
728
. A lei admite essa possibilidade, e na
prática é bastante comum.
Com isso, a pessoa de direito privado, a quem se concede a marca, fica vinculada aos
termos do registro, em especial no tocante a atividade que demonstrou exercer na ocasião do
pedido de registro, e à natureza da marca de produto ou de serviço para a qual foi requerida.
Assim, ainda que a pessoa exerça distintas atividades, o uso da marca em relação aos demais
produtos ou serviços produzidos, comercializados ou prestados pelo titular da marca, não é
abrangido pela proteção, salvo exceções (e.g. marca de alto renome). Porém, eles podem ser
objeto de distintos pedidos de marca.
A legislação brasileira admite a pluralidade de registros de marcas, relativas às
mesmas atividades ou atividades distintas, em nome de uma mesma pessoa. No entanto, em
regra, não se admite dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço,
salvo no caso de marcas de mesma natureza revestir-se de suficiente forma distintiva
729
.
No tocante à titularidade de marcas das instituições de ciência e tecnologia
730
da
Administração Pública, cumpre fazer uma breve consideração. No Brasil, a lei que estabelece
medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo
731
atenta para as criações industriais, tecnologias de produtos e processos
732
, deixando de dar
728
Sobre a constituição de grupos econômicos (concentração empresarial) ver a Lei 6.404/1976, que dispõe
sobre as Sociedades por Ações. São exemplos de marcas de licensing companies no Brasil: a marca mista
DVD, registro nº 819211966, de titularidade da empresa DVD Format/Logo Licensing Corporation,
transferida para a Time Warner Entertainment Company, L P, e o pedido (deferido) da marca mista MPEGLA,
nº 826718124, da empresa MPEG LA, LLC (INPI [site], 2007). Sobre o tema ver BARBOSA Denis Borges.
Nota sobre a Propriedade Intelectual e a legislação, a prática e a jurisprudência brasileira em matéria de abuso
de direitos e abuso de poder econômico. 2005. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com> Acesso em: 10
de setembro de 2007.
729
Art. 124, XX, Lei nº 9.279/1996.
730
O termo “Instituição Científica e Tecnológica”, de acordo com a lei de incentivos à inovação, se refere ao
“órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar
atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico” (Art. 2º, V, Lei nº
10.973/2004). Assim, para distinguir as instituições públicas e privadas, tratar-se-ão as instituições privadas
como entidades privadas de pesquisa e desenvolvimento.
731
“[...] Com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do
País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição” (Art. 1º, Lei nº 10.973/2004)
732
“Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito
integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico
que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental,
obtida por um ou mais criadores”. Art. 2º, II, Lei nº 10.973/2004.
152
particular atenção às marcas nas relações das instituições científicas e tecnológicas com o
ambiente produtivo.
Contudo, tratar de marcas de titularidade das instituições de pesquisa e
desenvolvimento, públicas ou privadas, não deixa de ser um ponto bastante relevante. Há
inúmeros exemplos que demonstra isso, um deles, é o caso da Universidade da Flórida, nos
Estados Unidos da América, onde se desenvolveu uma bebida eletrolítica refrescante para uso
de seu time de futebol. A fórmula foi patenteada e se tornou muito valiosa, assim como sua
marca registrada “Gatorade”. Porém, mesmo tendo à patente expirado, a marca registrada
permanece vigente e pode continuar gerando resultados para a universidade
733
.
Com isso, importa assinalar que a lei de incentivo a inovação, Lei nº 10.973, de 2004,
embora nada mencione sobre as marcas, aponta algumas disposições, em termos gerais, que
tratam da propriedade intelectual que podem ser aplicadas a elas. A legislação autoriza a
União e suas entidades, tais como as instituições científicas e tecnológicas, a participar
minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico, que tenha por objeto
o desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou
processo inovador, que podem envolver dentre os direitos de propriedade intelectual obtidos,
os direitos de marcas. Desse modo, considera-se que os direitos de propriedade intelectual
sobre os resultados obtidos pertencerão às instituições detentoras do capital social, na
proporção da respectiva participação, inclusive assim será a proporção da titularidade de
direitos de marca em nome da empresa
734
.
Nos casos de constituição de alianças estratégicas e desenvolvimento de projetos de
cooperação, assim como de celebração de acordos de parceria para a realização de atividades
conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou
processo, é possível que as partes envolvidas regulem a titularidade das marcas que possam
surgir em virtudes das atividades realizadas em conjunto, além de regular o uso das marcas já
registradas ou em uso.
735
.
733
O “Gatorade” foi criado por Robert Cade, em 1965, na Universidade da Florida. Cade associou-se com a
empresa Stokely-Van Camp, Inc. (S-VC) para produzir o produto, este foi patenteado e a marca registrada. Em
1973, Cade e S-VC foram processados pela Universidade da Florida, que reivindicava a titularidade de direitos
de propriedade intelectual sobre o produto (tais como patentes e marca). Seu direitos foram reconhecidos e,
desde então, a universidade recebe os royalties provenientes dos direitos sobre esse produto (Gatorade) (Ver
WIPO, p. 7). No Brasil, há cerca de 50 pedidos de registro e marcas registradas do “Gatorade”, em nome da
STOKELY-VAN CAMP INC (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Guidelines on
Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations. GENEVA. (Unedited,
Advance Copy) Disponível em: <http://www.wipo.int>. Acesso em 10 janeiro de 2008.
734
Art. 5, p.u, da Lei nº 10.973/2004.
735
Art. 3º, e art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.973/2004.
153
4.1.3.3 A titularidade do cessionário
Segundo a legislação
736
e o entendimento doutrinário brasileiro no início dos anos
1900, assim como em outros países, “a marca propriedade de quem a adotou e fez registrar
não podia ser objeto de transferência senão em um caso: quando realizada conjuntamente com
a do gênero de indústria” que assinalava
737
. Na legislação anterior a 1945, em matéria de
propriedade industrial, havia a vedação da transferência da marca por cessão, sem incluir a
transferência do estabelecimento a que estivesse vinculada.
Enquanto à época se discutia no Brasil à possibilidade de transferência da marca
separadamente do estabelecimento comercial, desde 1857, a legislação e doutrina francesa
admitiam a transferência da marca por todos os meios de direitos, inclusive o de execução por
dívida
738
.
Nos termos da Convenção da União de Paris, revisada em Estocolmo, de 1967, e
emendada de 1979, atualmente em vigor, em seu art. 6
o
quater (1), é reconhecida a
possibilidade de a legislação nacional vincular a cessão de uma marca à transmissão
simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence
739
.
Contudo, com fundamento no Acordo TRIPS, as legislações nacionais ficaram
adstritas à possibilidade de determinar as condições para a cessão de marcas, no entendimento
de que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a
transferência do negócio ao qual a marca pertença
740
. Assim, a transferência da marca com o
negócio ao qual ela pertença passou a ser uma faculdade do titular da marca registrada.
736
Legislação de 1875 Quer o Dec. 3.346, de 14 de Outubro de 1887, no art. 13, quer a Lei 1.236, de 24 de
Setembro de 1904, no art. 12
737
AFFONSO CELSO (Affonso Celso de Assis Figueiredo). Marcas Industriaes. Nome commercial. Rio de
Janeiro: Garnier, 1988, p. 88. O entendimento doutrinário era no sentido de que facilitar a transmissão ou a
transferência da marca isoladamente, sem o gênero de indústria e/ou comércio, para o qual teria sido adotada
era concorrer para a deslealdade comercial, criando a possibilidade da sua transformação em instrumento de
erro ou de fraude (BENTO DE FARIA, 1906, p. 216). À epoca consideravam a marca inseparável do
estabelecimento comercial, e, portanto, intransferível sem este: Alemanha, Áustria, Bélgica, Rússia, Bulgária,
Holanda, Japão, México, Grécia, Suíça, Dinamarca, Reino Unido e Luxemburgo (BENTO DE FARIA, 1906,
p. 210-211; AFFONSO CELSO, 1988, p. 88 e 321-3).
738
À época, alguns ordenamentos basearam-se no modelo francês: Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, Portugal,
Turquia, Peru, Paraguai, Guatemala, e África do Sul. (BENTO DE FARIA, 1906, p. 210-211; 1988 p. 88 e
321-3).
739
“Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de
qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro,
particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a
marca se aplica”. (Art. 6 quater (2), da Convenção da União de Paris).
740
Art. 21, Acordo TRIPS.
154
Nesses termos, a Lei nº 9.279, de 1996, que regula a matéria, assegura ao titular da
marca o direito de cedê-la, estipulando que o registro pode ser cedido desde que o cessionário
atenda aos requisitos legais para requerer tal registro
741
.
No caso de haver vários registros ou pedidos de registro, em nome do cedente, de
marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, a
cessão deverá compreender todos os registro ou pedidos de titularidade do cedente, sob pena
de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos
742
. Assim, se não
cedidos os pedidos ou registros colidentes, estes serão anulados ou cancelados
743
.
De acordo com o mencionado anteriormente, assegura-se o direito de precedência ao
registro à pessoa de boa fé que usava, há pelo menos meses no Brasil, contados da data da
prioridade ou depósito, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou
serviço idêntico, semelhante ou afim
744
.
Esse direito que garante a precedência ao registro e, por conseguinte, pode assegurar
a titularidade da marca registrada, pode ser objeto de transferência por cessão somente
juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, desde que tenha direta relação com o
uso da marca, por alienação ou arrendamento. Com o ato de transferência, pode resultar que o
requerente do registro não seja a mesma pessoa que deu início ao uso anterior de boa-fé
745
.
Quanto ao pedido de registro da marca, ainda que se caracterize uma expectativa de
direito de propriedade da marca, a partir dele emanam determinados direitos, tais como o
direito de ceder seu pedido de registro, de licenciar seu uso e de zelar pela sua integridade
material ou reputação. Desse modo, o depositante pode transferir a titularidade de seus
direitos, cedendo o pedido de registro de marca a terceiros, independente de transferir
juntamente o negócio da empresa, observado o disposto no artigo 135 da Lei nº 9.279, de
1996.
Para se operar a transferência da marca, deve ser requerida à anotação da cessão
junto ao INPI. Particularmente no caso de cessão de marca registrada que esteja incluída na
universalidade de bens de Massa Falida, torna-se indispensável, além das formalidades legais,
a apresentação de alguns documentos, tais como o documento de cessão e o alvará judicial
autorizando a cessão dos direitos da marca
746
.
741
Art. 130, I, e 134, Lei nº 9.279/1996.
742
Art. 135, Lei nº 9.279/1996.
743
Item 5.1.3.1, Resolução INPI nº 51/1997.
744
Art.129, § 1°, Lei nº 9.279/1996.
745
Art.129, § 2°, Lei nº 9.279/1996.
746
Item 5.1.3.9, Resolução INPI nº 51/1997.
155
O pedido de transferência será examinado pelo INPI, o qual poderá indeferir o
pedido
747
, como, por exemplo, considerando que há incompatibilidade de atividades em
relação ao cedente, à luz do disposto no § 1, do art. 128, da Lei nº 9.279, de1996
748
. A partir
da data de sua publicação, as anotações produzem efeitos em relação a terceiros
749
.
Assinala-se que, o ato de cessão, de acordo com os termos e condições do contrato,
pode se sujeitar à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Nos
termos do art. 54 da Lei nº 8.884/ 1994, e de acordo com o entendimento desse Conselho,
sujeitam-se a apreciação do CADE os atos que podem limitar ou de qualquer modo
“prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou
serviços”, tais como os contratos de cessão
750
e de licença de marca
751
.
747
Art. 136, I, Art. 138, I, Lei nº 9.279/1996.
748
“As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e
licitamente [...]” (art. 128, § 1º, primeira parte, da Lei nº 9.279/1996).
749
O documento de cessão deverá ser devidamente assinado pelo Síndico da Massa Falida ou pelo Curador
Fiscal, nomeado judicialmente (Ver Art. 137, Lei nº 9.279/1996). Sobre esta questão a jurisprudência não é
unânime. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia: “Ementa: Legitimidade ativa. Marca. Lei de proteção da
propriedade industrial. Legitimidade ativa da empresa que ainda detém a propriedade da marca por não ter sido
publicado no órgão oficial do INPI o deferimento do pedido de transferência para terceiro até a data do
ajuizamento da ação. Prosseguimento do julgamento do feito nos termos do art. 515, § 3º, do CPC. [...]
Reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente, e no mérito, julgar improcedente a
ação”. (BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Apelação Cível nº 18.663-4/02. Acórdão nº 26.603. Segunda
Câmara Cível. Relatora: Juíza Conv. Cynthia Maria P. Resende. Salvador, 1/04/2003. Disponível em:
<http://www.tjba.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Distintamente, a posição do Superior Tribunal de Justiça:
“Ementa: propriedade industrial. Marca. Titularidade. Transferência. A falta de registro da transferência não
impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88 par. 1. do
código da propriedade industrial [...]” [artigos da Lei nº 5.772/1971; seu art. 88, I, corresponde ao art. 134 da
lei 9.279/1996]. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 36.102-8 RJ (1993/0017082-1).
Recorrente: Rouver Group Ltda. Recorrido: Os mesmos. Terceira Turma. Relator: Ministro Eduardo Ribeiro.
Brasília, 28.2.1994. Publicação: DJ 28.03.1994 p. 6315. RSTJ vol. 59 p. 319. Disponível em:
<http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
750
“Ementa: Ato de Concentração. Aquisição dos registros de marca e domínio do portal eletrônico da E-
Imoveis S.A. pela Real Estate Web S.A. Operação apresentada dentro do prazo legal. Mercado brasileiro de
publicidade virtual. Mercado altamente pulverizado. Ausência de indícios que possam prejudicar ou limitar a
concorrência. Aprovação sem restrições” (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
(CADE). Ato de Concentração nº 08012.000135/2002-18. Requerentes: E-Imoveis S.A. pela Real Estate Web
S.A. Relator: Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo. Brasília, 19.4.2002. Disponível em
<http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008). “Ementa: Ato de Concentração. Operação realizada no
Brasil, com cessão de direitos de propriedade intelectual na Argentina. Aquisição, pela Datasul S.A., de
direitos de propriedade intelectual relativos a softwares, marcas e contratos com clientes da Meya do Brasil
Serviços de Informática Ltda. e Meya Argentina S.A. Ausência de manifestações contrárias à aprovação do
ato. Apresentação tempestiva. Ausência de danos à concorrência. Aprovação sem restrições”. (CADE. Ato de
Concentração nº 08012.000233/2007-60. Requerentes: Datasul S.A. e Meya do Brasil Serviços de Informática
Ltda. Relator: Conselheiro Luis Fernando Schuartz. Brasília, 21.3.2007. Disponível em
<http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008)
751
Sobre o tema ver BARBOSA. 2005.
156
4.1.3.4 O licenciado e a titularidade da marca
A legislação brasileira assegura ao titular de pedido ou de registro o direito de
licenciar o uso da marca a terceiros, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo
sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. O
exercício do controle em relação aos licenciados é considerado, nos termos da Lei nº 9.279, de
1996, uma faculdade do titular da marca ou do titular de pedido de registro, e não dever
conforme estipulava a Lei nº 5.771, de 1971
752
.
Ainda que o licenciado possa ser investido pelo titular de todos os poderes para agir
em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos, a titularidade da marca não é
transferida pelo contrato, independentemente de ser exclusiva ou não. Em regra, a faculdade
de licenciar o uso ou a exploração da marca é assegurada ao titular da patente. Contudo, pode
ocorrer que o titular seja privado do direito de marca em decorrência de algum motivo que
enseje a nulidade ou extinção da patente
753
, inclusive pelo exercício, por algum terceiro ou
pelo próprio licenciado, do direito contestar ou mesmo de reivindicar a legitima titularidade
da marca registrada
754
.
Quanto a isso, o licenciante não pode assegurar que terceiros não contestem sua
titularidade, porém ele pode, no contrato de licença, obrigar o licenciado a reconhecer
expressamente que se trata de uma marca pertencente ao licenciante, e inclusive a se
comprometendo a não iniciar, seja direta ou indiretamente, ações para contestar a titularidade
ou a validade da marca registrada no prazo estabelecido no contrato. A doutrina e
jurisprudência inglesa e norte-americana têm reconhecido e admitido estes tipos de
cláusulas
755
.
752
Art. 139, Lei nº 9.279/1996.
753
“Art. 165 - É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei. [...] Art. 142 - O
registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia, que poderá ser total
ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela
inobservância do disposto no art. 217.” (Lei nº 9.279/1996).
754
“Art. 166 - O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para
Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a
adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6° septies (I) daquela Convenção.” (Lei nº 9.279/1996).
Ver ORTUÑO BAEZA, Mª Teresa. La licencia de marca. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 432 e ss.
755
ORTUÑO BAEZA, 2000, p. 466 e 467.
157
Assinala-se, ainda, que do mesmo modo que o contrato da cessão, a licença está
sujeita a anotação junto ao INPI
756
e, de acordo com os termos e condições do contrato, pode
se sujeitar à apreciação do CADE
757
.
Uma observação merece ser considerada em relação às licenças compulsórias. Na
legislação brasileira, bem como nas normas internacionais, não há qualquer previsão que
admita o licenciamento compulsório de marcas e tampouco a possibilidade de sua
desapropriação, como ocorre em matéria de patentes.
4.1.3.5 A titularidade do sucessor societário
A transformação, a incorporação e a fusão das sociedades são distintos atos que
ensejam mudanças quanto à constituição da empresa e, conforme o caso, pode ensejar a
transferência da titularidade da marca.
Em termos gerais, o ato de transformação refere-se à mudança do tipo de sociedade
para outro distinto, independentemente se por dissolução ou liquidação da sociedade. Este ato
obedece aos preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo societário em
que vai converter-se. Depende do consentimento de todos os sócios o ato de transformação da
sociedade, salvo se previsto no ato constitutivo
758
.
756
O contrato de licença de uso da marca deverá ser averbado no INPI para que, a partir da data de publicação,
produza efeitos em relação a terceiros. Ademais, a averbação é fundamental para justificar o pagamento da
retribuição referente ao uso da marca licenciada, assim como, em um segundo momento, para prova de uso.
Para os efeitos de prova de uso o contrato não precisa estar averbado no INPI (artigo 140, LPI). A Lei
9.279/96 manteve a averbação em seu efeito de oponibilidade contra terceiros, mas eliminou o requisito de que
seja feita a averbação para efeitos de prova de uso. Ver: Art. 147, do Decreto-Lei nº 7.903/1945; BARBOSA,
1999.
757
“Ementa: Ato de concentração. Aquisição de direitos sobre o uso de marcas. Submissão ao CADE.
Obrigatoriedade. Os contratos de aquisição de direitos sobre o uso de marcas celebrados entre empresas
concorrentes estão sujeitos à aprovação do CADE” (CADE. Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de
23.8.2000. Requerentes: Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. DOU de
19.11.2000, Seção 1, p. 2. Disponível em <http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008). “Ementa: Autos de
Concentração Econômica. Contrato de Licenciamento. Artigo 54, § 3° da Lei nº 8.884/94 - faturamento.
Mercado Relevante: óleos refinados em geral e maionese em geral. Dimensão Geográfica: nacional.
Tempestividade. Aplicação do art. 50 da Lei nº 9.784/99 - convergência dos pareceres da SEAE/MF, SDE/MJ,
ProCADE e MPF. Aprovação sem restrições. VOTO Conforme descrito no relatório, o presente feito,
submetido à apreciação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), trata da celebração de
“Contrato de Licença de Marca” entre a Unilever Bestfoods Brasil Ltda (‘Unilever’) e a Cargill Agrícola S/A
(‘Cargill’) , através do qual o Grupo Unilever licenciou à Cargill o uso das marcas Gourmet de maionese e
óleos comestíveis (com exceção de azeites/óleos de oliva), Goumet Light de maionese e Gourmet Special Line
de óleos comestíveis (com exceção de azeites/óleo de oliva). Houve faturamento, no Brasil e no mundo,
superior a R$ 400 milhões”. (CADE. Processo nº 08012.004942/2004-71. Requerentes: Unilever Bestfoods
Brasil Ltda e a Cargill Agrícola S/A. Relator: Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Julgado em
14.7.2005. Disponível em <http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008).
758
Art. 1.113 a art. 1.115, e art. 1.031, do Código Civil de 2002.
158
Quanto à incorporação, ela ocorre quando uma ou várias sociedades são absorvidas
por outra, a qual lhes sucede em todos os direitos e obrigações, contudo, para isso devem
todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos de sociedade
759
.
A fusão ocorre quando as sociedades se unem, para formar sociedade nova, que a
elas sucederá nos direitos e obrigações. A fusão determina a extinção das sociedades que se
unem. A decisão quanto à fusão será decidida pelas sociedades que pretendam unir-se, na
forma estabelecida pelos respectivos tipos societários
760
.
Quanto à transformação da sociedade, não se trata de transferência da titularidade da
marca, tendo em vista que a empresa não se extingue, ela apenas se converte em um novo tipo
societário. Contudo, no tocante à incorporação ou fusão há sucessão de direitos e obrigações,
caso em que é necessária a transferência de titularidade da marca para que se assegurem os
direitos às sociedades. A opção pela realização de um novo registro de marca, com ou sem
cancelamento do registro anterior, não seria uma modo adequada para se operar à
transferência de titularidade da marca, ainda que na prática seja possível observar casos nesse
sentido
761
. Assim, aplicam-se aqui as mesmas regras da transferência de marcas por cessão,
inclusive no que se refere à apreciação do órgão de defesa da concorrência
762
.
Cumpre observar que nos termos das Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas do
INPI, determina-se que nessas situações, deve ser apresentado o documento que comprova a
incorporação ou fusão, devidamente arquivado no Órgão competente. Ademais, a empresa
incorporadora deve promover a transferência para todos os processos da empresa incorporada
ou fundida, do contrário serão solicitados esclarecimentos quanto ao modo de transferência ou
759
Art. 1.116, do Código Civil de 2002.
760
Art. 1.119 e 1.120, do Código Civil de 2002.
761
“Ementa: direito comercial. Propriedade industrial. Registro simultâneo de marca em classes afins. Sucessão
do fundo de empresa. Ausência de averbação da transferência de titularidade. É ilícito que o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, mediante revisão administrativa e visando à correção de registro simultâneo em
nome de titulares distintos, cancele a titularidade deferida erroneamente por desconsiderar a colidência com
registros anteriores da mesma marca em classes afins. A incorporação do fundo de empresa da titular
originária transfere à sucessora também a titularidade da marca, haja vista estar inclusa naquela universidade
jurídica, afigurando-se inócua a invocação da ausência da averbação da transferência [...]”. (BRASIL. Tribunal
Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº 96.02.37369-5. Apelante: Seara Indústria e Comércio
de Produtos Agropecuários Ltda; Apelados: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e BUNGE
Alimentos S.A. Sexta Turma. Relator: Sr. André Fontes. Rio de Janeiro, 12.4.2004. Publicação: DJ-2,
26.05.2004, p. 210. Disponível em: <http://www.trt2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
762
Caso brasileiro da aquisição da Kolynos pela Colgate, em que o aspecto central foi da acumulação das duas
marcas, centrais no mercado relevante, opta-se pela suspensão voluntária do uso da marca “KOLYNOS” e
suas extensões (CADE, Ato de Concentração nº 27/1995. Requerente: K & S Aquisições Ltda; Kolynos do
Brasil Ltda, Relator: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. Disponível em <http://www.cade.gov.br>
Acesso: 10 fev. 2008). Comentários sobre o caso por BARBOSA, 2005.
159
para que o titular realize as providências cabíveis junto ao INPI, sob pena de arquivamento do
pedido de anotação
763
.
No caso de cisão de sociedade, em que se cria uma segunda empresa, esta para passar
a ser titular de direitos sobre a marca registrada devendo solicitar a anotação da transferência,
do mesmo modo que no caso cessão da marca, porém deve apresentar a documentação que
lhe é pertinente. Se as marcas se mantiverem sob a titularidade da empresa cindida e essa
modificar seu nome empresarial ou sede, ele deve requer apenas a alteração de nome e/ou
sede junto ao INPI
764
.
4.1.3.6 A titularidade do sucessor da pessoa natural
Em razão de falecimento de pessoa natural, titular de marca registrada, pode se
realizar a transferência em virtude de sucessão legítima ou testamentária. Para operar essa
transferência deverá ser requerida a anotação junto ao INPI.
No ato do pedido de transferência, deve ser apresentado o documento de
transferência para o espólio, assinado pelo inventariante. Ao herdeiro a quem couber, no
formal de partilha, o direito sobre a marca, para ter assegurada à transferência da titularidade
deve cumprir o disposto no § 1, do art. 128, da Lei nº 9.279, de 1996, ou seja, deve exercer
atividade efetiva e licitamente compatível com produto ou serviço e a marca registrada
765
. O
INPI realizará o exame do pedido de transferência, podendo deferir ou não o pedido
766
.
Somente com a publicação das anotações se produzem efeitos em relação a terceiros
767
.
763
Item 5.1.3.3, Resolução INPI nº 51/1997.
764
Item 5.1.3.5, Resolução INPI nº 51/1997.
765
“As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e
licitamente [...]” (art. 128, § 1º, primeira parte, da Lei nº 9.279/1996). Item 5.1.3.7 INPI, Resolução nº
51/1997.
766
Art. 136, I, Art. 138, I, Lei nº 9.279/1996.
767
Art. 137, Lei nº 9.279/1996. Sobre esta questão a jurisprudência não é unânime. Segundo o Tribunal de
Justiça da Bahia: “Ementa: Legitimidade ativa. Marca. Lei de proteção da propriedade industrial. Legitimidade
ativa da empresa que ainda detém a propriedade da marca por não ter sido publicado no órgão oficial do INPI
o deferimento do pedido de transferência para terceiro até a data do ajuizamento da ação. Prosseguimento do
julgamento do feito nos termos do art. 515, § 3º, do CPC. [...] Reforma da sentença para reconhecer a
legitimidade ativa da recorrente, e no mérito, julgar improcedente a ação”. (BRASIL. Tribunal de Justiça da
Bahia. Apelação Cível nº 18.663-4/02. Acórdão nº 26.603, 2ª Câmara Cível, Rel. Juiza Conv. Cynthia Maria P.
Resende. Salvador, 01.04.2003. Disponível em: <http://www.tjba.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
Distintamente, a posição do Superior Tribunal de Justiça: “Ementa: propriedade industrial. Marca.
Titularidade. Transferência. A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu
direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88 par. 1. do código da propriedade industrial [...]”
[artigos da Lei nº 5.772/1971; seu art. 88, I, corresponde ao art. 134 da lei 9.279/1996]. (BRASIL. Superior
Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 36.102-8 RJ (1993/0017082-1). Recorrente: Rouver Group Ltda.
Recorrido: Os mesmos. Terceira Turma. Relator: Ministro Eduardo Ribeiro. Brasília, 28.2.1994. Publicação:
160
Em caso de morte de um dos sócios, numa sociedade de dois, ainda que isso faça
extinguir o contrato, há entendimentos no sentido de se tolerar a sobrevivência da empresa até
que os eventuais sucessores do falecido decidam, com o sócio remanescente, se perdura ou
não a sociedade
768
. Nessas situações não surge propriamente uma co-titularidade, ainda que
diversas pessoas tenham direitos sobre a marca, pois enquanto existir a empresa, será dela a
titularidade.
4.1.3.7 A co-titularidade de marcas
A co-titularidade sobre uma marca existe quando dois ou mais titulares, os quais têm,
cada um deles, uma percentagem ou uma porção ideal sobre a marca como um todo. Todos os
co-titulares são proprietários da marca e têm assegurados os direitos sobre ela, porém nenhum
deles é proprietário da marca por si só
769
.
No contexto normativo internacional, o Acordo TRIPS
770
, não trata desta relação,
contudo, em seu artigo 2º remete à Convenção da União de Paris, a qual em seu artigo 5º,
C(3) estabelece:
O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos
industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da
lei nacional do país onde a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de
maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União,
contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja
contrário ao interesse público
771
.
Com fundamento nesse dispositivo, tem-se que como os demais bens imateriais, a
marca pode ser de titularidade de diversas pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, nacionais ou estrangeiras, em regime de co-titularidade. O que permite a co-
DJ 28.03.1994 p. 6315. RSTJ vol. 59 p. 319. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan.
2008).
768
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça da Bahia: “Ementa: Marca de indústria, de comércio e de serviços.
Indenização por danos moral e material. Inocorrência de uso indevido. Improcedência do pedido conquanto a
morte de um dos sócios, numa sociedade de dois, faça extinguir o contrato, tolera-se a sobrevivência da
empresa até que os eventuais sucessores do falecido decidam, com o sócio remanescente, se perdura ou não a
sociedade. Sendo a empresa a autora da ação, não há que se falar em suspensão processual para habilitação.
Preliminar rejeitada”. (BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº
8.192-5/93. Acórdão nº 8711. Relator Des. Lourival de Jesus Ferreira. Salvador, 17.11.1993. Disponível em:
<http://www.tjba.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
769
MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel; SOUCASSE, Gabriela M. Las marcas de fábrica. La regulación del
condominio sobre una marca de fábrica, industria o comercio en el derecho argentino. Buenos Aires: La Ley,
2002, 1094.
770
Acordo TRIPS.
771
Art. 5º, C (3), Convenção da União de Paris.
161
propriedade e, destarte, o uso simultâneo da mesma marca, em produtos idênticos ou
semelhantes, por distintas pessoas, em consonância com a legislação nacional
772
.
Nesse sentido, de acordo com o disposto na Convenção da União de Paris, ficou a
critério das legislações nacionais disporem sobre a co-titularidade, por um lado, de modo a
não impedir o registro nem diminuir a proteção concedida à referida marca e, por outro, de
modo a assegurar que o uso comum da marca não induza o público em erro nem seja contrário
ao interesse público. Muitas legislações nacionais regulamentaram expressamente esse regime
em seu ordenamento jurídico interno
773
. Este não foi o caso do Brasil.
A legislação brasileira não apresenta disposição expressa sobre a co-titularidade em
marca, e tampouco o proíbe. No entanto, na prática, ainda que se admita o uso por mais de
uma pessoa, como nos casos de marcas coletivas ou no caso de licenciamento de marca, na
prática, a co-titularidade em marcas tem sido rejeitada no Brasil
774
.
No Brasil, alguns doutrinadores manifestam-se contrários à possibilidade de co-
titularidade em marca
775
. Em geral, os argumentos contrários à co-titularidade das marcas
fundam-se em distintas hipóteses, tais como: a dificuldade de se identificar a origem
(subjetiva) do produto ou serviço e a insegurança que isso poderia causar o consumidor; a
utilização indevida da marca ou seu uso em produtos ou serviços que não satisfazem as
expectativas dos consumidores, por um ou alguns dos co-titulares
776
; e a possibilidade de
perda do caráter distintivo do sinal pela exploração de co-titulares de uma mesma marca
777
.
Contudo, trata-se de hipóteses, as quais mereceriam um estudo aprofundado com a busca e
análise de casos empíricos.
772
Especialmente da legislação em matéria de direitos de marcas, direito da concorrência e direito do
consumidor.
773
Na França, uma decisão judicial de 1900 já havia reconhecido a existência da co-titularidade de marca (cf.
sentença do Tribunal de Cassação de 5 de março de 1900). O art. L.712-1 do Código da Propriedade
Intelectual prevê a co-titularidade, mas não a regula. A normativa comunitária, com base na Diretiva européia
de marcas, admitir não só uso plural de marca como também a co-titularidade (co-propriedade) (Art. 8.1 in
fine, da Diretiva de marcas) (VÁQUEZ LÉPINETTE, 1996). Na Argentina, a legislação prevê expressamente
a possibilidade de co-titularidade em marcas (Art. 9, Lei nº 22.362/1981).
774
Conforme informações prestadas no Relatório do Brasil e no Relatório do Comitê Executivo encarregado do
estudo da Questão Q194: O impacto da co-titularidade dos direitos de propriedade industrial e intelectual em
sua exploração, da Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle (AIPPI).
Segundo consta neste estudo, no âmbito dos países considerados no relatório da AIPPI, o Brasil é o único país
em que se busca excluir a possibilidade de co-titularidade de um direito de propriedade intelectual: o direito de
propriedade industrial sobre marca registrada. (ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Summary Report. Question Q194: The Impact of
Co–Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitationº 2007. Executive Committee Meeting in
Singapore 5 - 10 October, 2007. p. 2). Ainda BARBOSA, 2008, p. 263.
775
AFFONSO CELSO, 1988, p. 89-90; BARCELLOS, p. 125.
776
MARTÍNEZ MEDRANO, SOUCASSE, 2002.
777
Esta é a posição expressada nos relatórios dos grupos dos EUA e África do Sul. (AIPPI, Summary Report,
Question Q194, p.)
162
Esses argumentos voltam-se aos possíveis abusos no uso de marcas que poderiam
afetar o consumidor. Assim, de fato, essas questões não impedem a admissão da co-
titularidade em marcas, contudo, para que se possa evitar que essas hipóteses ocorram na
prática, seria possível a regulamentação de uso da marca.
Juridicamente, não há regras impedindo a co-titularidade em marcas na legislação
brasileira, e a Convenção da União de Paris prevê essa situação. Muitos países prevêem a
possibilidade da co-titularidade em sua legislação interna
778
. Além disso, em vários países
onde não há disposição expressa a esse respeito, na prática, ela é aceita
779
.
O regime da co-titularidade de marca, na prática, pode ser uma solução para casos de
parcerias público-privadas e cooperação de entidades em atividades de pesquisa e
desenvolvimento de produtos que resultam na co-titularidade de direitos, tais como patentes
ou registros de desenho industrial, por exemplo. No entanto, deve-se levar em consideração
sempre a ressalva de que o referido “uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem
seja contrário ao interesse público”.
780
4.1.4 A titularidade de direitos sobre marcas coletivas
Um regime de proteção de marcas que admite o uso por uma pluralidade de usuários,
porém que a titularidade de direito é individual, é o regime de proteção das marcas coletivas.
Contudo, cabe observar que no início dos anos 1900, a doutrina entendia que a marca
coletiva não era da titularidade exclusiva de pessoa jurídica, mas de titularidade comum de
778
Como a França (art. L.712-1 do Código da Propriedade Intelectual prevê a co-titularidade, mas não a regula
(FRANÇA. Código da Propriedade Intelectual. Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr>. Acesso em:
10 set. 2007). A normativa comunitária, com base na Diretiva européia de marcas, admitir não só uso plural de
marca como também a co-titularidade (co-propriedade) (Art. 8.1 in fine, da Diretiva de marcas). Na Argentina,
a legislação prevê expressamente a possibilidade de co-titularidade em marcas (Art. 9, Lei nº 22.362/1981).
779
Conforme VÁZQUEZ LÉPINETTE, ainda que a legislação espanhola não regule expressamente a co-
titularidade de marca, ela faz uma breve menção no art. 41.2 da Lei de Marcas, e levando em conta que
historicamente a legislação a reconhecia admite-se a co-titularidade de marca (cf. art. 11 do Estatuto da
Propriedade Industrial). Em outros países o reconhecimento legal ou simplesmente jurisprudencial desta figura
demonstra admitir a co-titularidade de marca. Na Itália, a jurisprudência, após um período de negação (cf.
sentencia do Tribunal de Milão de 18 de janeiro de 1962), passa a admiti-la (cf. sentença do Tribunal de Milão
de 24 de fevereiro de 1977). Nos Estados Unidos, este regime foi objeto de reconhecimento jurisprudencial no
caso Diamond v.Sunsweet, pela resolução da U.S. Patent and Trademark Trial and Appeal Board, de 29 de
novembro de 1979 (Ver comentário e referências em VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 204-205).
780
Art. 5º, C (3), Convenção da União de Paris. Ver documentos apresentados à AIPPI, em resposta à questão
Q194 [...]. Sobre a co-titularidade de marca registrada ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre
Derecho de Marcas. 2 ed. Madrid: Marcial Pons ediciones Jurídicas y Sociales, 2004, p. 217 e ss; VÁZQUEZ
LÉPINETTE, 1996. No direito argentino, onde há regras regulando a co-titularidade, MARTÍNEZ
MEDRANO, SOUCASSE, 2002; BERTONE, CABANELLAS, p. 107 e ss. MARZOTI, Osvaldo J. Derecho
de los negocios internacionales. 3 ed. Buenos Aires: Astrea, 2003, vol. 2, p. 190.
163
vários indivíduos os quais a empregam uti singuli. Tratava-se de um regime de co-titularidade
fundado em uma relação associativa, com personalidade jurídica própria ou não, que os
vinculava e autorizava o uso da marca nos termos do regulamento ou convenção que os
ligaram
781
. Contudo, essa concepção mudou, seja nos termos das normas internacionais ou do
ordenamento jurídico interno brasileiro, conforme será analisado.
4.1.4.1 Os sujeitos de direitos
Segundo o art. 7bis, da Convenção da União de Paris, a marca coletiva refere-se à
marca pertencente à determinada coletividade cuja existência não seja contrária à lei do país
de origem, independente de a coletividade possuir um estabelecimento industrial ou comercial
e/ou estar estabelecida no país ou que se constitua conforme a legislação do país onde se
requer sua proteção
782
. Essa norma ao mencionar “existência”, faz pressupor que a
coletividade tenha personalidade própria.
De acordo com a legislação brasileira, somente pode ser requerente e, por
conseguinte, titular da marca coletiva, a pessoa jurídica representativa de coletividade, que
poderá exercer atividade distinta da de seus membros
783
.
No entanto, a marca deve guardar correspondência com os produtos ou serviços
provindos dos membros da entidade coletiva, pois são os membros quem usam a marca para
identificar seus produtos ou serviços, e não a entidade coletiva
784
.
Com isso, tem-se que a qualidade de titular de marca coletiva corresponde à entidade
representativa da coletividade, com personalidade jurídica própria, distinta da de seus
membros, cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, independente de ela
possuir estabelecimento no Brasil
785
.
A legislação não faz distinção entre as pessoas jurídicas de direito público ou direito
privado, nacionais ou estrangeiras, com sede no Brasil ou no exterior, nos termos da lei. Desse
modo, apenas a entidade que assumir personalidade jurídica, pode ser titular de marca
coletiva, devendo observar as exigências legais a cada caso.
781
BENTO DE FARIA, 1906 p. 116-7.
782
Art. 7bis (1) (3), da Convenção da União de Paris.
783
Art. 128, § 2°, Lei nº 9.279/1996.
784
Art. 123, III, Lei nº 9.279/1996.
785
Com base no art. 7bis da Convenção da União de Paris e art. 123, III, Lei nº 9,279/1996.
164
4.1.4.2 A titularidade de marca coletiva
Assim, no tocante às marcas coletivas, têm-se como sujeitos, por um lado, o titular
da marca a quem se assegura o direito sobre a marca, e, por outro, a figura do usuário da
marca, ao qual se concede o uso da marca. Quanto ao usuário, a marca será utilizada pelos
membros da entidade coletiva, com personalidade distinta da coletividade, para identificar
seus produtos ou serviços
786
.
Em relação ao uso da marca, a legislação determina que a entidade estabeleça um
regulamento de uso da marca coletiva. Esse regulamento servirá de base para os usuários da
marca, membros da entidade coletiva, utilizar a marca nas condições determinadas pela
coletividade, sob pena de extinção da marca
787
. O uso da marca coletiva pelos usuários
autorizados no regulamento, independente de contrato de licença
788
.
Nesse sentido, na ocasião do pedido de registro de marca coletiva, o requerente deve
apresentar o regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da
marca, e enquadrar seu pedido nas classes correspondentes aos produtos ou serviços
provindos dos membros da entidade coletiva
789
.
No que tange a possibilidade de a entidade renunciar a marca, isso dependerá de
autorização prevista no regulamento de utilização, no contrato social ou estatuto da própria
entidade. Do contrário não se admite a renúncia ao registro de marca coletiva
790
. Cumpre
observar que quaisquer alterações que sejam feitas no regulamento de utilização devem ser
comunicadas ao INPI, sob pena de não ser considerada
791
.
Com relação à transferência da marca coletiva, em alguns países, a legislação
expressamente não admite sua transmissão
792
. No entanto, como outras legislações
estrangeiras, a legislação brasileira não menciona nada sobre a matéria
793
. Ainda que se
apliquem as regras gerais em relação às marcas, no tocante à transmissão por sucessão de
786
Art. 123, III, Lei nº 9.279/1996.
787
Art. 151, II, Lei nº 9.279/1996.
788
Art. 150, Lei nº 9.279/1996.
789
Art. 128, § 2°, Art. 147, Lei nº 9.279/1996. Ver ainda Item 1.5 das Diretrizes do INPI
790
Art. 152, Lei nº 9.279/1996.
791
Art. 149, Lei nº 9.279/1996.
792
Em alguns países, é expressamente proibida a transmissão da marca de certificação, como é o caso do
Uruguai. (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. La protección jurídica del slogan publicitario en el derecho
comparado. Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005, p. 169)
793
Assim como os legisladores dos EUA, Itália, Espanha e Venezuela (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 78).
165
empresas, ela parece não admitir, ao estabelecer que quando a entidade titular de marca de
certificação deixa de existir extingue-se a marca
794
.
Além disso, não se admite o registro, por terceiros, de marca de certificação que já
tenha sido usada e cujo registro tenha sido extintos, antes de expirado o prazo de cinco anos,
contados da extinção do registro
795
. De modo semelhante, mas com suas particularidades,
regula-se a titularidade sobre marcas de certificação.
4.1.5 A titularidade de direitos sobre marca de certificação
Há registros apontando que as marcas originaram-se na Idade Média. A marca à
época era aposta pela autoridade pública, e não pelo fabricante, com o fim de constatar a
conformidade dos produtos com os tipos regulamentares
796
. Com finalidade semelhante, na
atualidade, existem as marcas de certificação
797
, que são utilizadas para atestar a
conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações
técnicas
798
.
No que se refere às marcas de certificação, o Acordo TRIPS não as define em seu
texto. Assim, fica a critério das legislações nacionais regularem sua proteção, contudo, se o
fizerem, devem observar as disposições relativas às marcas. Desse modo, ao ajustarem suas
normas internas em consonância este Acordo, vários países
799
incorporaram a proteção da
marca de certificação
800
, como é o caso do Brasil
801
.
Conforme mencionado, de acordo com a lei brasileira, as marcas de certificação
referem-se a um tipo de marca passível de ser protegida por direito de propriedade
industrial
802
. Em regra, nos distintos países, como é o caso do Brasil, os direitos relativos à
794
Art. 151, I, Lei nº 9.279/1996.
795
Art. 154, Lei nº 9.279/1996.
796
HAMMES, 2002, p. 354.
797
Segundo UZCÁTEGUI ÂNGULO, o termo “marcas de certificação”, em inglês Certification Trade Marks,
foi primeiramente usado na Grã-Bretanha, Seção 37.6 e Anexo 1, do Trademark Act de 1938 (UZCÁTEGUI
ÂNGULO, 2006).
798
Lei nº 9.279/1996.
799
Em regra, nos distintos países, como é o caso do Brasil, os direitos relativos à marca de certificação surgem a
partir do registro validamente concedido. No caso do Reino Unido, EUA e Espanha, por exemplo, o registro
deve ser realizado na categoria determinada para se caracterizar marca de certificação, e deve observar certas
condições e requisitos específicos a esse tipo de marca (Ver UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 74-75).
800
Uma profunda análise de direito comparado sobre a marca de certificação é realizada por UZCÁTEGUI
ÂNGULO, 2006.
801
UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 57-58.
802
Art. 2º, III, Lei nº 9.279/1996.
166
marca de certificação surgem a partir do registro validamente concedido
803
. Para isso, o
requerente da marca deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos, assim como as
condições exigidas para sua concessão.
Em geral, a essas marcas aplicam-se as mesmas regras relativas às marcas de produto
ou serviços, porém, ressalva-se que há disposições que são a elas aplicáveis e que precisam
ser observadas. Essas disposições especiais implicam em importantes particularidades no que
tange à titularidade de direitos
804
.
4.1.5.1 Os sujeitos de direitos
A marca de certificação é usada “para atestar a conformidade de um produto ou
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”.
805
Com isso, em relação às marcas de certificação, tem-se a figura do certificador. É o
certificador que pode requerer a marca. Para isso, ele deve exercer essa atividade (certificar)
efetiva e licitamente
806
, direta ou indiretamente, através de empresas que controlem direta ou
indiretamente. Nesse sentido, a pessoa deve ter competência (capacidade técnica) para exercer
a função de certificar
807
.
Além disso, o requerente da marca não pode exercer atividade que guarde relação
direta ou imediata com o produto ou serviço a ser certificado
808
. Conforme Uzcátegui Ângulo,
a pessoa que certifica precisa ter certos atributos como a independência e a transparência a
fim de garantir “a eficácia da função de certificação no mercado e frente ao consumidor final
pelos produtos ou serviços certificados”.
809
A competência (técnica) e a independência do titular não são levadas em
consideração de maneira unânime nas legislações como requisito para o registro ou
803
Contudo, no caso do Reino Unido, EUA e Espanha, o registro deve ser realizado na categoria determinada
para que se caracterizar marca de certificação, o que deve observar certas condições específicas (Ver
UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 74-75).
804
Art. 128, § 3°, e arts. 147 a 154, da Lei nº 9.279/1996.
805
Lei nº 9.279/1996.
806
Art. 128, § 1°, Lei nº 9.279/1998. Item 1.5. INPI. Resolução nº 51, de maio de 1999. Diretrizes Provisórias de
Análise de Marcas.
807
A competência para certificar apresenta diferentes significados em diferentes países e, em alguns países como
França, Espanha e Reino-Unido, há necessidade de ser acreditado o certificador perante o órgão administrativo
correspondente (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 76).
808
Art. 128, § 3°, da LPI
809
Segundo Uzcátegui Ângulo, trata-se da afirmação técnica sobre a presença de um ou mais atributos de valor
diferencial em produtos ou serviços (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 83).
167
manutenção de marca de certificação. Trata-se de uma tendência que se vem consolidando em
virtude das exigências do próprio mercado, para dar maior confiança aos usuários e
consumidores de produtos e serviços com marca de certificação
810
.
A lei não estipula que são as pessoas que podem ser titular desse tipo de marca, se
pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Assim, entende-se que qualquer
delas pode ser titular desde que cumpra com as exigências do registro. Assinala-se que em
alguns países não se admite que a pessoa física seja titular de marca de certificação, como é o
caso da França
811
.
Em relação às pessoas de direito privado, para elas poderem requerer o registro de
marca devem comprovar que exercem a atividade efetiva e lícita
812
, no entanto não podem
exercer atividade que guarde relação direta ou imediata com o produto ou serviço a ser
certificado
813
.
4.1.5.2 A titularidade da marca de certificação
Uma importante característica da marca de certificação como sinal distintivo está
ligada a sua titularidade, ou seja, o titular da marca não é a pessoa que usa a marca sobre os
próprios produtos ou serviços
814
.
Existe uma absoluta separação, e que deve ser permanente, entre a figura do titular
da marca e seus usuários
815
. Essa separação, conforme mencionado, busca garantir a eficácia
da atividade certificadora, sua transparência e independência, frente ao consumidor final pelos
produtos ou serviços certificados.
816
A titularidade da marca de certificação é determinada de modo bastante ampla na lei,
admitindo como titular, em regra, as pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou
privado. No entanto, com as ressalva de que o titular não fabrique ou comercialize produtos
810
UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 102.
811
Art. L.715-3, do Código de Propriedade Intelectual Francês (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).
812
As pessoas jurídicas de direito privado para que possam gozar do uso exclusivo de uma marca precisam ter
adquirido personalidade, isto é, que sejam legalmente reconhecidas (BENTO DE FARIA, 1906 p. 116). A falta
de personalidade jurídica pode prejudicar os direitos das pessoas físicas organizadas (na forma de sociedade de
fato), em especial em razão das restrições impostas às marcas coletivas (Art. 128, § 2°, Lei nº 9.610/1996).
813
Art. 128, § 3°, da
814
UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 73-74. Exclui-se o uso da marca de forma direta por parte do titular.
(“princípio da transparência” DAWSON apud UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 146)
815
UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p.148
816
UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 83.
168
ou serviços idênticos ou similares para os quais requeira o registro da marca
817
, em virtude do
princípio da não-utilização da marca por seu titular.
Quaisquer pessoas, que não o titular, que fabriquem ou comercializem o produto ou
serviço objeto de certificação, e que cumpram com as exigências e condições para certificação
podem utilizá-la, nos termos das medidas de controle impostas pelo titular
818
.
Em razão disso, o titular da marca, na ocasião do pedido, deverá apresentar além dos
documentos e informações em relação às características do produto ou serviço objeto de
certificação, as medidas de controle que serão adotadas por ele em relação ao uso da marca
819
.
Quanto à transferência da marca, em alguns países, a legislação expressamente não
admite a transmissão de marca de certificação
820
. A legislação brasileira, como é o caso de
outras leis, não estabelece expressamente a possibilidade de transmissão de marca de
certificação.
821
No entanto, ela parece não autorizar a transmissão sucessória, ao estabelecer
que quando a entidade titular de marca de certificação deixa de existir extingue-se a marca
822
.
Além disso, não se admite por terceiros o registro de marca de certificação que já
tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos, antes de expirado o prazo de cinco
anos, contados da extinção do registro
823
.
Assim, têm-se várias particularidades pertinentes aos distintos regimes de proteção
de marcas. Essas peculiaridades, em geral, não encontram respaldo nos distintos regimes de
proteção dos bens imateriais, como por exemplo, a questão de se conceder direitos somente às
pessoas jurídicas.
Diante desse estudo, tem-se que a análise dos distintos regimes de proteção de bens
por direitos de propriedade intelectual, em suas particularidades, permite associar alguns tipos
de bens e modo de atribuição da titularidade de direitos, especialmente para fins de aplicação
das normas.
No entanto, por outro aspecto, observa-se que, em relação a determinados bens, em si
mesmos, exige-se uma análise separada em virtude das distintas regras que regulam os bens.
817
Na Espanha, além de proibir que o titular seja usuário da marca em seus próprios produtos e serviços, proíbe-
se que o titular da marca de certificação esteja vinculado economicamente com os usuários desta, conforme a
Lei 17/2001 e D-486. Isso pode ser fundamento para o cancelamento de marca, caso tenha sido registrada
(UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 79).
818
Art. 148, Lei nº 9.279/1996. Comentários sobre o regulamento de utilização da marca Ver UZCÁTEGUI
ÂNGULO, 2006, p. 76-77.
819
Art. 148, Lei nº 9.279/1996.
820
Em alguns países, é expressamente proibida a transmissão da marca de certificação, como é o caso da França,
(UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 78), e do Uruguai. (BUGALLO MONTAÑO, 2005, p. 169)
821
Assim como os legisladores dos EUA, Itália, Espanha e Venezuela (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 78).
822
Art. 151, I, Lei nº 9.279/1996.
823
Art. 154, Lei nº 9.279/1996.
169
Isso parece ter principalmente devido às (novas) modos de organização das pessoas e o
interesse dessas pessoas organizadas sobre o uso do bem. Como exemplo disso, tem-se as
regras relativas às marcas coletivas, obras coletivas, derivadas, em co-autoria e audiovisuais.
O que dissociou a maneira de regular os bens não por seus aspectos objetivos, mas sim
subjetivos.
Com isso, considera-se que são muitas as questões que merecem ainda ser refletidas
em relação à titularidade sobre os bens imateriais.
170
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. A proposta deste estudo de analisar a titularidade sobre os bens imateriais, no
âmbito dos direitos de propriedade intelectual, buscando identificar quem são os sujeitos de
direitos sobre esses bens impõe um grande desafio, por um lado, devido a complexidade do
tema, e por outro, em virtude das diferenças que se estabelecem em relação aos distintos bens.
Os vários regimes instituídos para proteger e regular esses direitos diferenciam-se no sentido
de se adaptar às características de cada bem imaterial tutelado.
2 O ordenamento jurídico internacional, que busca estabelecer regras mínimas para
os legisladores nacionais em matéria de direitos de propriedade intelectual, ao estipular essas
regras, deixa ampla flexibilidade para os países regularem os aspectos subjetivos desses
direitos, incluindo-se a titularidade sobre os bens imateriais. Sob este aspecto, as normas
atentam especialmente para o tratamento dos estrangeiros residentes no exterior, estipulando
regras como o tratamento nacional e a reciprocidade.
3 Desse modo, muitos países, em seu ordenamento jurídico interno, estabelecem
distintos regimes de atribuição da titularidade sobre os diferentes bens imateriais.
Particularmente no caso do Brasil, a partir deste estudo, é possível observar importantes
distinções quanto à atribuição da titularidade de direitos sobre os diferentes bens imateriais.
4. Ademais, no tocante a cada um dos bens imateriais, aplicam-se regimes jurídicos
distintos de acordo com as particularidades correspondentes ao bem. Diante disso, a proposta
inicial de partir o estudo pelas obras intelectuais (literárias, artísticas e cientificas), programa
de computador, artistas intérpretes e executante, fonogramas, radiodifusão, invenção, modelo
de utilidade, desenho industrial, cultivar e marca, exigiu uma reestruturação.
4.1 No que se refere às obras intelectuais, tornou-se necessária à dissociação da
análise da titularidade das obras devido às diferentes regras aplicáveis às obras derivada, em
co-autoria, coletiva e audiovisual.
4.2 Em relação às marcas, separou-se o estudo da titularidade em relação às marcas
de produtos ou de serviços, às marcas de certificação e às marcas coletivas.
5. Quanto aos bens imateriais, os elementos objetivos que os caracterizam e os quais
recaem sua proteção guardam relação com a atribuição da titularidade sobre o bem. A
originalidade que se consubstancia na criação, atribui originária dos direitos ao seu autor. A
171
novidade, associada à inventividade, atribui à titularidade ao primeiro inventor ou pessoa
através dele legitimada que requerer a patente do invento, registro do desenho industrial ou
certificado de cultivar. A distintividade, que não corresponde a um ato de criação ou
invenção, está relaciona à função da marca que assinala produto ou serviço fabricado,
comercializado ou prestado pelo titular.
6. Em relação às criações intelectuais, a aquisição da titularidade sobre o bem guarda
relação direta com as formalidades exigidas ou não, como é o caso do registro, para a
constituição do direito.
6.1 Devido às formalidades exigidas, no caso o registro (desenho industrial), patente
(invenções e modelos de utilidade) ou certificado (cultivar), os direitos conferidos, em
princípio, ao autor, pessoa natural, podem se constituir originariamente a pessoas que não o
autor, seja pessoa natural ou jurídica.
6.2 No que se refere às obras intelectuais, aos programas de computador, aos artistas
intérpretes e executantes, a aquisição da titularidade independe de registro e, assim, em
principio é conferida ao autor.
6.3 Há exceções a essa regra da autoria. Em relação à aquisição da titularidade sobre
as obras intelectuais, pode o organizador ser o titular originário da obra coletiva. No tocante
aos programas de computador, o organizador é o titular originário do programa caracterizado
como obra coletiva, bem como ao empregador confere-se a titularidade da criação de serviço.
O organizador e o empregador podem ser pessoas naturais ou jurídicas.
7. Quanto aos sujeitos, nem todas as pessoas, naturais ou jurídicas, podem ser
titulares sobre os bens imateriais.
7.1 A pessoa natural pode ser titular de direitos morais e patrimoniais sobre as obras
intelectuais, a interpretação ou execução, a produção de fonograma, o programa de
computador, a invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial. Não será, em regra,
titular sobre a radiodifusão em si, atividade caracteristicamente realizada por pessoa jurídica
legalmente constituída e registrada.
7.2 Quanto às marcas, a pessoa natural pode ser titular de marca de produto e de
serviço e de marca de certificação, mas não de marca coletiva.
7.3 No que se refere à pessoa jurídica, a titularidade limita-se aos direitos
patrimoniais.
7.3.1 A pessoa jurídica pode ser titular originária de direitos que independem de
registro quando houver previsão legal (e.g.obra coletiva).
172
7.3.2 Nos casos em que se exige registro para a constituição do bem, pode a pessoa
jurídica ser titular originária, no caso de patente de invenção, de modelo de utilidade ou de
registro de desenho industrial, desde que legitimada pelo autor do invento ou da criação, seja
por estipulação legal ou por ato, entre vivos ou por causa de morte.
7.3.3 Quanto às marcas, a pessoa jurídica pode ser titular de qualquer tipo de marca,
desde que atendidas as exigências e condições legais.
8. Em relação à titularidade das criações realizadas por empregado, bem como ao
prestador de serviços ou outra atividade laboral, há distintas regras em relação aos bens
imateriais. No entanto, não há previsões nesse sentido em relação às marcas.
8.1 Em relação às obras protegidas por direitos de autor e conexos, não há previsão
legal expressamente tratando das criações realizadas em virtude de contrato de trabalho ou
prestação de serviço. Nesse caso, a liberdade contratual também fica restrita aos termos da lei,
por exemplo, há limite temporal no caso de cessão de obras futuras. Além disso, é vedada a
cessão de direitos de artistas e executantes.
8.2 No que se refere ao programa de computador, ele pode ser caracterizado como
‘criação de serviço’, de titularidade do empregador, ou ‘criação livre’, de titularidade do
empregado. Não há previsão expressa quanto à co-titularidade entre empregado e empregador,
no entanto, considera-se que é possível haver ‘criação comum’.
8.3 Quanto à invenção, ao modelo de utilidade e desenho industrial, o invento
realizado pelo empregado pode se caracterizar como ‘invenção de empresa’, ‘invenção de
serviço’, ‘invenção livre’ e ‘invenção comum’. Nos dois primeiros casos, a titularidade é
exclusiva do empregador, ressalvado o direito de nominação do inventor. A invenção livre é
de titularidade exclusiva do empregado. No caso da invenção comum, atribui-se em comum o
direito ao empregado e empregador.
8.4 Em relação às cultivares, há a as obtenções vegetais podem se caracterizar como
‘obtenções de serviço’ ou ‘obtenções comuns’, assegurando-se na primeira a titularidade ao
empregador, e na segunda a ambos, empregado e empregador.
8.5 No tocante a cultivar, invenção, modelo de utilidade e desenho industrial, quando
o direito é atribuído em comum ao empregado e empregador, em regra, o exercício do direito
exclusivo de exploração é conferido ao empregador e ao empregado garante-se uma
remuneração justa. Ainda, cumpre observar que há regras especiais para os empregados da
Administração Públicas, e particularmente para os empregados de instituições tecnológicas e
científicas do setor público.
173
8.6 Em quaisquer desses casos, podem as partes, contratante e contratado,
convencionar de modo diverso a atribuição da titularidade, nos termos da lei, especialmente
no que se referem aos direitos patrimoniais sobre o bem imaterial.
9. Quanto à transmissão da titularidade por cessão dos direitos, que pode ser total ou
parcial, em geral, ela é admitida no que se trata dos direitos patrimoniais. Não é admitida no
caso de direitos de artistas intérpretes e executantes. Em relação às marcas deve observar as
restrições legais. Em geral, os bens tutelados por direitos de propriedade industrial ficam
sujeitos à apreciação dos órgãos de defesa da concorrência, de acordo com a situação.
10. Nos casos de licenciamento ou autorização de uso a titularidade não é transferida,
mas sim o exercício de certos direitos de propriedade intelectual. Em regra, quem pode
licenciar é o titular do direito. Um caso particular está previsto em matéria de direitos
autorais, em que as associações de titulares de direitos autorais pode autorizar terceiros a usar
a obra, no entanto, dentro dos limites de seu estatuto.
10.1 O licenciamento pode ser de caráter voluntário, total ou parcial. Podem ser
registrados os contratos para fins de gerar efeitos erga omnes. Quanto a isso, conforme o caso,
os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial estarão sujeitos à apreciação dos
órgãos de defesa da concorrência.
11. No tocante a perda da titularidade por desapropriação, a legislação brasileira em
vigor estabelece esta possibilidade, particularmente em relação às obras intelectuais. No
sentido da intervenção do Estado sobre esses direitos, a legislação mais recente estabeleceu
novos mecanismos, como a declaração de uso público restrito, além de manter o mecanismo
da licença compulsória. Essas medidas não retiram a titularidade de direitos de seu titular,
mas limitam o exercício de seus direitos.
12. Em geral, assegura-se aos sucessores a titularidade por causa de morte do autor
ou titular do bem imaterial. Em regra, são transferidos os direitos patrimoniais e o exercício
de alguns direitos morais. Em relação às marcas, a sucessão, seja por causa de morte titular ou
por sucessão de sociedade, ela sofre certas restrições, devendo ser observados os termos da
lei.
13. Em regra se admite a co-titularidade em direitos de propriedade intelectual. Em
relação às obras intelectuais, programas de computador, invenções, modelo de utilidade,
desenho industrial e cultivares a legislação dispõe expressamente sobre a co-titularidade. Em
relação às marcas, ainda que não haja previsão expressa nas normas internas, não há qualquer
disposição que vede a co-titularidade de marcas. Há previsão nas normas internacionais
admitindo a co-titularidade de marcas.
174
14. As leis que dispõem expressamente a co-titularidade determinam algumas regras
para o exercício dos direitos pelos co-titulares.
14.1 Particularmente na lei de propriedade industrial e na lei de propriedade
intelectual de cultivares, há previsões no tocante a co-titularidade em virtude de co-invenção e
quando fundada de relação trabalhista ou de prestação de serviços. Aplicam-se às cultivares as
regras relativas às patentes, subsidiariamente.
14.2 No que se refere às obras intelectuais, há regras gerais e as regras pertinentes
aos regimes específicos das obras em co-autoria e audiovisuais. Quanto aos programas de
computador, no que couber, aplicam-se as regras previstas em matéria de direitos autorais.
14.3 Em relação à aplicação subsidiária das regras de direito civil à co-titularidade
em direitos de propriedade intelectual, ela é aceita pela doutrina que trata da matéria, contudo,
com ressalvas no sentido de que não sejam contrárias aos princípios e disposições da
legislação de propriedade intelectual.
14.4 As regras que tratam da co-titularidade em direitos de propriedade intelectual
deixam liberdade para os co-titulares convencionarem de forma distinta do estipulado em lei.
175
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BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 2007.001.34403.
Apelantes: Panther Industria Eletronica Ltda e outro (1), Thle Nunes Industria e Comencio
Ltda (2). Apelado: Os mesmos (1), Antonio Marcondes de Abreu Marques Filho (2), Maria
Cristina Salles (3), Crysfred Comercial Ltda ME (4), Roberto Casado (5), Engenharia e
Consultoria Ltda (6). Décima Câmara Cível. Relator: Des. José Carlos Varada. Rio de
Janeiro, 31.10.2007. Disponível em: <http://www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.
BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 2007.001.34381.
Apelantes: Panther Indústria Eletronica Ltda e outro. Apelado: Thle Nunes Indústria e
Comencio Ltda (1), Roberto Casado (2). Décima Câmara Cível. Relator: Des. Jasé Carlos
Varada. Rio de Janeiro, 31.10.2007. Disponível em: <http://www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15
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BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 1918/2006. Apelante:
Concord Fabrics Inc. Apelado: Companhia Progresso Industrial do Brasil fabrica Bangu.
Nona Câmara Cível. Relator: Des. Joaquim Alves de Brito. Rio de Janeiro, 16.5.2006.
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Cristina Salles (3), Crysfred Comercial Ltda ME (4), Roberto Casado (5), Engenharia e
Consultoria Ltda (6). Décima Câmara Cível. Relator: Des. José Carlos Varada. Rio de
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BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 2007.001.34381.
Apelantes: Panther Indústria Eletronica Ltda e outro. Apelado: Thle Nunes Indústria e
Comencio Ltda (1), Roberto Casado (2). Décima Câmara Cível. Relator: Des. Jasé Carlos
Varada. Rio de Janeiro, 31.10.2007. Disponível em: <www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan.
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Agravante: Aurora Ramos Braun. Agravado: USA Discos. Décima Câmara Cível. Rel. Des.
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BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Processo nº 49583.008/93-1 RO.
Recorrente: Ricardo Vanderlei Mattje Krause. Recorrida: Dam Distribuidora de Metais Ltda.
Segunda Turma. Juiz: Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo. Porto Alegre, 2.7.2003. Publicação:
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BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Processo nº 01743.771/00-2 RO.
Recorrente: Roque Rohr. Recorrido: Curtume Aimoré S/A. Segunda Turma. Juiz: Clóvis
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Recorrente: Darcelio Ribeiro Britto. Recorridos: Massa Falida de Somada Veterinária
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Quinta Turma. Juiz: Carlos Alberto Robinson. Porto Alegre, 24.1.2002. Publicação:
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00406.2004.201.04.00.5 RO. Recorrentes: Édison Pereira Dachi (1); Eletrônica Selenium S.A
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BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Processo nº
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BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Processo nº 49583.008/93-1 RO.
Recorrente: Ricardo Vanderlei Mattje Krause. Recorrida: Dam Distribuidora de Metais Ltda.
Segunda Turma. Juiz: Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo. Porto Alegre, 2.7.2003. Publicação:
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Ltda. Recorridos: os mesmos. Primeira Turma. Juiz: José Felipe Ledur. Porto Alegre,
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Quinta Turma. Juiz: Carlos Alberto Robinson. Porto Alegre, 24.1.2002. Publicação:
18.02.2002. Disponível em: <http://www.trt4.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Processo nº
00406.2004.201.04.00.5 RO. Recorrentes: Édison Pereira Dachi (1); Eletrônica Selenium S.A
(2). Recorridos: os mesmos. Oitava Turma. Juiz: Carlos Alberto Robinson. Porto Alegre,
1.12.2005. Publicação: 13.12.2005. Disponível em: <http://www.trt4.gov.br>. Acesso em: 15
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BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Processo nº
00334.2006.791.04.00.4 RO. Recorrente: Francisco Carlos Torriani. Recorrido: Cooperativa
dos Suinocultores de Encantado Ltda - COSUEL. Quarta Turma. Juiz: Denise Maria de
Barros. Porto Alegre, 14.6.2007. Publicação: 25.06.2007. Disponível em:
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Recorrente: Antônio Carlos Andreza. Recorrida: Aço Minas Gerais S/A Açominas. Quarta
Turma. Relator: Juiz João Bosco Pinto Lara. Belo Horizonte, 30.5.2001. Publicação: DJMG,
23.06.2001, p. 16. Disponível em: <http://www.mg.trt.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Processo nº
00551.2003.057.03.00.9 RO. Recorrente: Arnaldo Guimarães Vieira. Recorrida: Ferrovia
Centro Atlântica S/A. Oitava Turma. Relator: Juiz Heriberto de Castro. Belo Horizonte,
22.9.2004. Publicação: DJMG, 2.10.2004. Disponível em: <http://www.mg.trt.gov.br>.
Acesso em: 15 jan. 2008.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Processo nº
01602.2004.016.03.00.5 RO. Recorrentes: Metrored Telecomunicações Ltda. (1) Sílvio
Henrique de Miranda (2). Recorridos: Os Mesmos. Segunda Turma. Relator: Juiz Jorge Berg
de Mendonça. Belo Horizonte, 19.9.2006. Disponível em: <http://www.mg.trt.gov.br>.
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01504.1999.021.03.00.5 RO. Recorrentes: Telemig Telecomunicações de Minas Gerais S/A e
Outra (1). Ênio Lúcio Pinto de Souza e Outro (2). Recorridos: Os Mesmos. Quarta Turma.
Relator: Luiz Otávio Linhares Renault. Belo Horizonte, 17.12.2002. Publicação: DJMG,
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BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Processo nº
01447.2003.023.03.00.4 RO. Recorrente: Dilmar Malheiros Meira (1). Telemar Norte Leste
S/A (2). Recorridos: os mesmos. Setima Turma. Relator: Convocado Fernando Luiz
Gonçalves Rios Neto. Belo Horizonte, 3.6.2004. Publicação: DJMG, 22.06.2004. Disponível
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BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Processo nº 1203/00 RO.
Recorrente: Honório Pires Neto. Recorrida: Brasil Beton S/A. Primeira Turma. Relator: Maria
Auxiliadora Machado Lima. Belo Horizonte, 26.6.2000. Publicação: DJMG, 14.07.2000.
Disponível em: <http://www.mg.trt.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Processo nº
00305.2007.003.03.00.9 RO. Recorrente: Ruy Cardoso da Silva Júnior. Recorridas: TNL
Contax S/A (1). Telemar Norte Leste S/A (2). Primeira Turma. Relator: Des. Mauricio
Godinho Delgado. Belo Horizonte, 27.8.2007. Disponível em: <http://www.mg.trt.gov.br>.
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00812.2002.023.03.00.2 RO. Recorrentes: Saulo Pereira Sales (1). Telemar Norte Leste S/A.
Recorridos: os mesmos. Terceira Turma. Relator: Paulo Araújo. Belo Horizonte, 16.7.2003.
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Recorrente: Antônio Carlos Andreza. Recorrida: Aço Minas Gerais S/A Açominas. Quarta
Turma. Relator: Juiz João Bosco Pinto Lara. Belo Horizonte, 30.5.2001. Publicação: DJMG,
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00551.2003.057.03.00.9 RO. Recorrente: Arnaldo Guimarães Vieira. Recorrida: Ferrovia
Centro Atlântica S/A. Oitava Turma. Relator: Juiz Heriberto de Castro. Belo Horizonte,
22.9.2004. Publicação: DJMG, 2.10.2004. Disponível em: <http://www.mg.trt.gov.br>.
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01602.2004.016.03.00.5 RO. Recorrentes: Metrored Telecomunicações Ltda. (1) Sílvio
Henrique de Miranda (2). Recorridos: Os Mesmos. Segunda Turma. Relator: Juiz Jorge Berg
de Mendonça. Belo Horizonte, 19.9.2006. Disponível em: <http://www.mg.trt.gov.br>.
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01504.1999.021.03.00.5 RO. Recorrentes: Telemig Telecomunicações de Minas Gerais S/A e
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Relator: Luiz Otávio Linhares Renault. Belo Horizonte, 17.12.2002. Publicação: DJMG,
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